MAGISTRADO PONENTE: JUAN CARLOS APITZ BARBERA

EXPEDIENTE: 01-25660

- I -
NARRATIVA

En fecha 24 de agosto de 2001 los abogados Román Duque Corredor, Cecilia Acosta Mayoral, Bruno Ciuffetelli, Gonzalo Capriles, Beatrice Sansó de Ramírez, Andrés Linares Benzo y Manuela Tomaselli, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nos. 466, 26.422, 28.878, 8.767, 31.948, 42.259 y 66.500, respectivamente, actuando con el carácter de apoderados judiciales de la sociedad mercantil ALMACENES EXITO, S.A., creada de acuerdo con la legislación de Colombia y domiciliada en la ciudad de Medellín, Colombia, interpusieron por ante esta Corte de conformidad con los artículos 238, 245 y 248 de la Decisión 486, dictada por la Comisión de la Comunidad Andina, recurso de nulidad conjuntamente con pretensión de amparo constitucional y solicitud de medida cautelar innominada, de conformidad con los artículos 585 y 588 del Código de Procedimiento Civil, contra los registros signados Nos 96-006171 y 96-020758 concedidas al ciudadano ALÍ M. EL FAKIH y contenidos en los Boletines de la Propiedad Intelectual 413, Tomo II del 06 de junio de 1997 y 418, Tomo III del 26 de enero de 1998, respectivamente, por el REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

En fecha 27 de agosto de 2001 se dio cuenta y, de conformidad con el artículo 123 de Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia se ordenó solicitar del ciudadano Registrador de Propiedad Intelectual del indicado Órgano, el correspondiente expediente administrativo. Asimismo, se designó ponente al Magistrado JUAN CARLOS APITZ BARBERA, a los fines de que la Corte decida acerca del referido amparo cautelar y eventualmente sobre la solicitud de medida cautelar innominada.

El 28 de agosto de 2001 se pasó el expediente al Magistrado Ponente.

El 31 de agosto de 2001, los abogados Román Duque Corredor, Cecilia Acosta Mayoral, Bruno Ciuffetelle y Manuela Tomaselli Moccia, actuando con el carácter de apoderados judiciales de la parte accionante, consignaron escrito y anexos.

En fecha 12 de septiembre de 2001 se dio por recibido Oficio N° 0591 del 10 de ese mismo mes y año, proveniente del Juzgado Undécimo de Municipio de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas, anexo al cual remitió inspección judicial relacionada con la presente causa, y la cual fuera promovida por los apoderados judiciales de la hoy recurrente. En tal sentido, se acordó agregarlo a los autos y abrir pieza separada con los anexos correspondientes.

Realizado el estudio del expediente se pasa a dictar sentencia con base en las siguientes consideraciones:

FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE NULIDAD Y AMPARO CAUTELAR

Los apoderados judiciales de la sociedad mercantil recurrente expusieron en su escrito los siguientes alegatos:

Que su representada es titular y única propietaria de la marca comercial ‘Exito’ y su respectiva protección en almacenes, productos, establecimientos, servicios, diseños y etiquetas, entre otros, cuya antigüedad, uso, notoriedad, duración y existencia actual se desprende tanto de sus registros en Colombia, como de sus solicitudes del referido signo distintivo en Venezuela.
La marca ‘Exito’ no sólo es notoria por su amplia distinción en el mercado nacional comunitario e internacional, sino que la misma cumple con los parámetros establecidos por la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina sobre el Régimen Común sobre Propiedad Intelectual, la cual, de conformidad con el artículo 228, establece los elementos que una marca debe cumplir para ser considerada como notoria, presentes en la marca de su representada. Además de ello, la referida marca tiene una duración en el mercado de la Comunidad Andina que data desde el año 1949, logrando en el tiempo una gran expansión y apertura, tanto comercial como geográfica a través de sus innumerables establecimientos comerciales, actualmente ubicados en la capital de nuestro país.

Aducen que la sociedad mercantil recurrente ha invertido en Venezuela, a través de la CADENA DE TIENDAS VENEZOLANA (CATIVEN), en cuyo contrato de licencia se autorizó el uso de sus signos, lo cual incluye la promoción tanto de los establecimientos comerciales como de las actividades, productos y servicios de la marca ‘Exito’ en toda su extensión.

Asimismo, que tal y como lo exige el artículo 224 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina la marca ‘Exito’ ha sido reconocida como un signo distintivo notorio por el sector interesado pertinente, esto es, los consumidores reales o potenciales, las personas que participan en los canales de distribución o comercialización y los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de servicio o productos a los que aplica la marca ‘Exito’.

Que según se desprende de un anuncio de prensa publicado en el diario “El Universal” de fecha 26 de mayo de 2001 “un ciudadano identificado como Alí M. El Fakih procedió públicamente a declarar que él es el único y exclusivo propietario del nombre comercial que identifica como Exitos, a través del cual ‘regenta su compañía Exitos, C.A. en la Isla de Margarita’, ‘legalmente’ concedida por el registro de la propiedad Intelectual, según inscripción N° 16.171-96”. Que en una reunión que sostuvieron con los abogados de dicha empresa se les comunicó que el indicado ciudadano es propietario de dos (2) marcas, constituidas por la denominación ‘Exitos’ destinado a un establecimiento para la compra-venta al mayor y detal de artículos de vestir, sombreros y calzados y ‘Exitos Perfumería’ para distinguir un establecimiento comercial. Asimismo le informaron que los citados nombres comerciales habían sido inscritos en el Registro Mercantil de Nueva Esparta en el año de 1986, con base en lo cual fundamenta el indicado ciudadano el uso indebido por parte de su representada Almacenes Éxito, S.A. de su marca “‘casi idéntica’: Exitos”.

Su representada ante el inminente uso ilegal de su marca por parte del citado ciudadano, en fecha 13 de agosto de 2001 solicitó por ante el Juzgado Undécimo de Municipio de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas medida cautelar innominada, a los fines, entre otras cosas, de que dicho ciudadano se abstuviese temporalmente de continuar el uso de los nombres comerciales ‘Exitos’ y ‘Exitos Perfumería’, eliminando toda forma de divulgación al público o a los intermediarios, sea cual fuere su naturaleza; asimismo, se suspendieran los efectos derivados de las solicitudes de registro estableciendo expresamente que tal suspensión tendría un ámbito limitado a la abstención de su uso contra la empresa Almacenes Exito, S.A. o cualquiera de sus filiales o licenciatarias; igualmente se ordenara la suspensión de los efectos derivados de la denominación comercial o razón social que distingue la sociedad mercantil Exitos, C.A. Que en esa misma fecha (13-08-01) el referido Tribunal acordó las mencionadas solicitudes. Las mismas fueron ejecutadas ese día.

Que el presente recurso de nulidad constituye la formalización de la acción que con posterioridad a tales medidas, debe ser ejercida dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su ejecución, tal como lo exige el segundo aparte del artículo 248 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina en concordancia con el artículo 5 eiusdem.

Que cuando existe peligro de confusión de una marca con otra notoria, existe para el titular de ésta última el peligro de confusión con ésta y con ello el riesgo de que se destruya lo que la caracteriza, es decir, la fuerza distintiva o su valor publicitario o que se aproveche ilícitamente su prestigio o renombre.

Denuncian la violación del derecho de propiedad intelectual previsto en el artículo 98 de la Constitución. Al respecto aducen que, se trata éste de un derecho real sobre los bienes inmateriales objeto de la creación inmaterial, que tiene las características de ser un derecho de exclusión de los terceros sobre el bien que no puede ser utilizado sin autorización del titular. Así, el otorgamiento de un registro ilícito a un particular en contravención al de otro que tiene carácter notorio, viola los derechos del titular de esta última porque acaba con su fuerza definitiva, que es lo que da valor incluso por encima de los productos o servicios que identifica.

Que el derecho de propiedad intelectual de su mandante está representado por la fuerza definitiva y el valor comparativo de sus marcas notorias, que le reconoce y protege la Decisión 486 de la referida Comisión, entonces un acto que afecte tales características es evidentemente violatorio de tal derecho. En tal sentido alegan que los ilegales registros del indicado ciudadano son violatorios a tal derecho, pues los mismos afectan su fuerza definitiva y su valor comparativo.

Igualmente denuncian la violación del derecho al libre ejercicio de la libertad económica consagrado en el artículo 112 del Texto Constitucional. Al respecto aducen que cuando el ciudadano ALÍ M. EL FAKIH pretende a través de la aludida publicación del anuncio de prensa, impedir el uso de su marca notoria a su representada que es la utilizada por ella para desarrollar su actividad comercial de prestación de servicios e hipermercado, está obviamente limitándole y más aún violándole tal derecho sin que exista Ley alguna que así lo permita.

Por otra parte, aducen que se violó a su representada el derecho de propiedad establecido en el artículo 115 de la Constitución. En tal sentido, argumentan que aún cuando el derecho de propiedad intelectual recae sobre un bien de índole inmaterial, el titular de una marca goza de iguales derechos de propiedad sobre la misma que el propietario de un inmueble sobre éste. Entonces, el registro de unos signos que sirven de punto de partida para que su titular pretenda impedir el uso, goce y disfrute de la marca notoria a su representada es evidentemente violatorio a su derecho de propiedad.

Que se conculcó a su representada el derecho a la libre escogencia de bienes de calidad previsto en el artículo 117 de la Constitución. Así, aducen que, con el uso de tales ilegales actos registrales se pretende impedir que su representada siga ofreciendo servicios y bienes de alta calidad que la caracteriza y que reconoce el público consumidor.

Asimismo, denuncian la lesión del derecho al honor, intimidad e imagen previsto en el artículo 60 de la Constitución. Al respecto aducen que, tal derecho se lesiona en virtud del anuncio de prensa que fuera publicado en los principales periódicos del país y que tuvieran como fundamento los ilegales registros del ciudadano ALÍ M. EL FAKIH. “todos los venezolanos que leen el periódico y que son aquellos a los que van destinados nuestros productos, pueden perder la confianza en una empresa que supuestamente, como se desprende del decreto, no cumple con sus obligaciones legales”.

Por lo anterior solicitan que se “decrete amparo a favor de nuestra representada, y por tanto, autorícela en forme expresa, clara e indubitable al uso libre de sus marcas notorias en todo el territorio nacional, y que por tanto, se le autorice a publicitarlas, abrir y mantener abierto sus establecimientos e introducir al país productos identificados con sus marcas notorias, tal cual como le corresponde, y que el indicado ciudadano pretende impedir a través de la utilización ilegal de unos registros también ilegales de unos registros también ilegales, y oficie de ello a los correspondientes registros”.

Seguidamente, los apoderados judiciales de la sociedad recurrente a lo largo de los diferentes capítulos que contiene el escrito argumentaron lo siguiente:

Que la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina es una norma derivada de un Acuerdo de Integración, suscrito entre los países andinos, por lo que no hay duda que lo previsto en la misma es de aplicación inmediata y directa y por tanto debe formar parte de nuestro ordenamiento jurídico. En tal sentido hacen referencia a los artículos 134 y 136 de dicha Decisión.

En otro contexto, los apoderados judiciales de la parte recurrente hacen alusión a la importancia de las marcas notorias, realizando, entre otras cosas, un análisis acerca del principio de especialidad de la marca y la marca de alto renombre. Así, comentan el contenido de los artículos 224 y 226 de la referida Decisión. Agregan que, la marca ‘Exito’ es una marca notoria, y la cual cumple con las condiciones previstas en el artículo 228 eiusdem.

Que la presente acción debe ser interpretada en el sentido que la propia Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina denomina acciones de protección ante las infracciones marcarias, cuyo objetivo específico es la nulidad de la marca que fuera otorgada en violación del carácter notorio demostrado.

Que se está en presencia de una grave vicio de ilegalidad el cual es sancionado con nulidad absoluta, de conformidad con el artículo 19 numeral 1 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, lo cual así lo solicitan.

DE LA SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR INNOMINADA

Los apoderados judiciales de la sociedad mercantil accionante solicitaron medida cautelar innominada, de conformidad con los artículos 585 y 588 parágrafo Primero, a los fines de que se “dicte una medida mediante la cual ratifique la suspensión de los efectos de los registros del ciudadano Alí M. El Fakih, tanto ante el Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual (SAPI) como ante el Registro Mercantil del Estado Nueva Esparta, correspondientes a las marcas y nombre comercial, respectivamente, es decir, a los signos Exitos y Exitos Perfumería y al nombre Exitos, C.A. que se identifica bajo los Nos. 96-006171 y 96-02758 concedidas en los Boletines de la Propiedad Intelectual N° 413, Tomo II del 06-08-97 y N° 418, Tomo III del 26-01-98 mientras dure el presente juicio de nulidad, que decretara el Juez Undécimo de Municipio de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas”. Para ello fundamentaron lo siguiente:

Que tal solicitud la ejercen ante la evidencia del temor fundado de que quede ilusorio el fallo, y de los daños irreparables e inminentes o de difícil reparación que sufriría su representada, ante cualquier actuación análoga que pueda realizar el indicado ciudadano a la que efectuara por vía de prensa y pública o cualquier otra de mayor gravedad.

Que es evidente el riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo que decida el fondo del asunto, si para el momento en que el mismo sea emitido, el indicado ciudadano tiene la plena libertad de utilizar sus registros que le fueran ilegalmente concedidos.


Finalmente solicitan que se oficie al Registro de Propiedad Intelectual del Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual (SAPI), como al Registro Mercantil antes mencionado y al ciudadano Alí M. El Fakih, para que sean realizadas los correspondientes asentamientos registrales, a los fines de la ejecución de la indicada decisión.





- II -
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Corresponde a esta Corte pronunciarse en primer lugar acerca de su competencia para conocer del recurso de nulidad intentado conjuntamente con pretensión de amparo constitucional, y al efecto observa:

Previo a cualquier otro aspecto que tienda a determinar la competencia para conocer de la presente acción, considera esta Corte necesario puntualizar que, la presente acción fue ejercida por la empresa recurrente de conformidad con los artículos 238, 245 y 248 primer aparte de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, normas que deben ser consideradas "…parte integrante del ordenamiento legal vigente y de aplicación directa y preferente a la legislación interna" (artículo 153 de la Constitución de 1999).

Los referidos artículos del Texto subregional, enmarcados en el Título XV "DE LAS ACCIONES POR INFRACCION DE DERECHOS", disponen lo siguiente:

"Artículo 238.- El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho. También podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción.
Si la legislación interna del País Miembro lo permite la autoridad nacional competente podrá iniciar de oficio, las acciones por infracción previstas en dicha legislación.
En caso de cotitularidad de un derecho, cualquiera de los cotitulares podrá entablar la acción contra una infracción sin que sea necesario el consentimiento de los demás salvo acuerdo en contrario entre los cotitulares".

"Artículo 245.- Quien inicie o vaya a iniciar una acción por infracción podrá pedir a la autoridad nacional competente que ordene medidas cautelares inmediatas con el objeto de impedir la comisión de la infracción, evitar sus consecuencias, obtener o conservar pruebas, o asegurar la efectividad de la acción o el resarcimiento de los daños y perjuicios".
"Artículo 248.- Cuando se hubiera ejecutado una medida cautelar sin intervención de la otra parte, ella se notificará a la parte afectada inmediatamente después de la ejecución, La parte afectada podrá recurrir ante la autoridad nacional competente para que revise la medida cautelar ejecutada.

Salvo norma interna en contrario, toda medida cautelar ejecutada sin intervención de la otra parte, ella se notificará a la parte afectada inmediatamente después de la ejecución. La parte afectada podrá recurrir ante la autoridad nacional competente para que revise la medida ejecutada.

La autoridad nacional competente podrá modificar, revocar o confirmar la medida cautelar".


Como se desprende de la anterior transcripción, la normativa referida instaura no sólo el mecanismo de defensa de los titulares de derechos que protege la Decisión, la cual califica de "acción por infracción", sino que dispone las medidas cautelares que podrá tomar la "autoridad nacional competente".

Ahora, la mencionada Decisión dentro de sus Disposiciones Finales (artículo 273), establece lo siguiente:

"Artículo 273.- Para los efectos de la presente Decisión, entiéndase como Oficina Nacional Competente, al órgano administrativo encargado del registro de la Propiedad Industrial.

Asimismo, entiéndase como Autoridad Nacional Competente, al órgano designado al efecto por la legislación nacional sobre la materia".


Así pues, queda claro que a la luz de la Decisión 486, la oficina nacional competente refiere el órgano administrativo encargado del registro de la propiedad industrial, en el caso venezolano a través del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI); mientras que, la naturaleza jurídica de la autoridad nacional competente se le deja a la regulación de la legislación interna. Ahora bien, el ordenamiento jurídico venezolano no ha definido la naturaleza de esa autoridad nacional competente, téngase presente que la Ley de la Propiedad Industrial data del año 1955, con lo cual aun no existe la regulación legal interna que defina la autoridad a la que deberá acudirse cuando, a los efectos de la Decisión 486 se trate de autoridad nacional competente.

Esta Corte sin ánimo de invadir la competencia legislativa de la Asamblea Nacional, a quien le corresponderá dictar la Ley respectiva para adecuar el derecho interno a la normativa subregional, y frente a la inexistencia de regulación legal interna en torno a ello, se permite formular las siguientes consideraciones, atendiendo a la regulación que con referencia a esa autoridad nacional competente trae la Decisión 486, a los fines de dilucidar si esta Corte tiene jurisdicción para decidir el presente caso, pues de considerarse que la autoridad nacional competente pueda ser el mismo órgano administrativo que titulariza a la oficina nacional competente, llevaría a la consideración de la falta de jurisdicción de esta Corte respecto del caso planteado.

Ahora bien, la referida Decisión 486 establece en el Título XV, en el que se enmarcan los artículos referidos, las acciones por infracción de derechos, así: la acción por infracción de un derecho protegido en virtud de la Decisión (artículo 238), acción -que califica de judicial- por daños y perjuicios por el uso no autorizado de una invención o modelo de utilidad (artículo 239) y acción por infracción de una patente (articulo 240).

Al establecer el régimen de estas acciones previstas en el Capítulo I de ese Título, alude a que se ejercerán por ante la autoridad nacional competente; igualmente por lo que se refiere a las medidas cautelares que pueden ser ordenadas señala que las mismas podrán ser pedidas a esa autoridad nacional competente, las cuales, incluso, pueden ser dictadas mediante lo que en aforismo latino se ha identificado como inaudita alteram parte, previendo una suerte de oposición para el afectado por esas medidas al darle la posibilidad de recurrir de ellas por ante la autoridad nacional competente.

Ahora, la regulación anterior no induce per se a considerar que las acciones en manos de los titulares de derechos deban ser ejercidas por ante un órgano jurisdiccional, pues la simple mención de la autoridad nacional competente no necesariamente denota que sea un órgano jurisdiccional, sin embargo a los fines de indagar la ratio de la intención del Legislador comunitario, es preciso ocurrir al análisis comparativo de tal regulación con otras normas de la propia Decisión, a través del método de interpretación contextual de dicho texto normativo.

Así pues, de ninguna manera la Decisión define la naturaleza jurídica de esa autoridad nacional competente, sin embargo, en la propia disposición final, antes transcrita la deslinda de la oficina nacional competente, y en toda la regulación precedente en algunos casos la Decisión alude a un órgano -de determinada naturaleza- y en otros a un órgano distinto. Se refiere a la autoridad nacional competente, en toda aquella regulación que trata las acciones a ejercer por los titulares de derechos protegidos por ella, así: la acción reinvindicatoria (Título XIV), la acción por infracción de derechos (Título XV), la regulación de la acción por competencia desleal (Título XVI), así aludiendo a la naturaleza de los mecanismos de defensa de los derechos protegidos por la Decisión, entre las que se incluyen incluso acciones por daños y perjuicios calificadas como judiciales y la referencia a las autoridades judiciales prevista en el artículo 242 eiusdem, inducen a esta Corte a considerar que son los órganos jurisdiccionales a los que compete el conocimiento de dichas acciones.

Adicionalmente, y aun en el caso de considerarse dicha acción como administrativa, no obsta a que este órgano jurisdiccional conozca de una demanda de nulidad -como en este caso- pues, aquélla se trata de una nulidad declarada bien de oficio o a instancia de parte, en vía administrativa, mientras que en este caso estamos frente a un recurso jurisdiccional que de modo alguno se ve mermado por aquellas llamadas "acciones de nulidad". El poder del Juez Contencioso Administrativo, no puede verse impedido por los mecanismos de los que en vía administrativa disponen los administrados para recurrir de los actos que les afectan.

Además de ello, el artículo 259 de la vigente Constitución establece la posibilidad de que todos los actos emanados de la Administración puedan ser controlados en su legalidad y constitucionalidad por los órganos competentes en lo contencioso administrativo, de modo que, siendo el caso de autos, un acto emanado de un organismo de la Administración Pública, sus actuaciones pueden ser revisadas por este órgano jurisdiccional sin menoscabar la posibilidad jurídica que tiene de revisar sus propios actos contrarios a Derecho en virtud del principio de autotutela administrativa, y así se declara.

Partiendo de ello, se observa que en el presente caso los actos que se impugnan y se estiman lesivos a los derechos denunciados lo constituyen los registros signados con los Nos 96-006171 y 96-020758, concedidos en los Boletines de la Propiedad Intelectual 413, Tomo II del 06 de junio de 1997 y 418, Tomo III del 26 de enero de 1998, respectivamente, por el SERVICIO AUTÓNOMO DE PROPIEDAD INTELECTUAL (SAPI), órgano cuya actividad administrativa en la materia que nos ocupa está sometido al control jurisdiccional de esta Corte, conforme a la llamada competencia residual prevista en el artículo 185 ordinal 3° de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, que le atribuye el conocimiento de los recursos de nulidad ejercidos contra los actos emanados de autoridades distintas a aquellas sujetas al control jurisdiccional de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia o de otro Tribunal, como en el presente caso, por tanto, esta Corte resulta competente para conocer del recurso ejercido, y así se decide.

En cuanto a la pretensión de amparo constitucional, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, cuyos criterios son vinculantes para esta Corte, a tenor de lo previsto en el artículo 335 de la Constitución vigente, en sentencia dictada en fecha 20 de enero de 2000, declaró vigente y ajustado al nuevo orden constitucional el artículo 5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, con fundamento en el cual se solicita el amparo de autos. Así, el fallo en cuestión dispuso que en cuanto a la competencia para conocer de aquellos casos en que ha sido ejercido conjuntamente el amparo constitucional con el recurso contencioso administrativo de anulación, el juez competente para conocer y decidir de tal solicitud será aquel competente para conocer del recurso de nulidad, salvo que el mismo se funde en una infracción directa e inmediata de la Constitución y siempre que la acción de amparo no se encuentre caduca.

Ello así, y determinada como está la competencia de esta Corte para conocer del recurso de nulidad, resulta también competente para conocer de la pretensión de amparo, y así se decide.

Sobre la base de lo expuesto y en atención de los principios constitucionales de tutela judicial efectiva y principio de instrumentalidad del proceso (artículo 26 y 257 de la Constitución respectivamente) se hace necesario admitir de conformidad con el artículo 84 en concordancia con el artículo 124 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, el presente recurso contencioso administrativo de anulación contra el acto impugnado, sin emitir juicio acerca de las causales relativas a la caducidad y agotamiento de la vía administrativa, conforme a lo previsto en el artículo 5 de Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Así se decide.

Admitido el presente recurso de nulidad, esta Corte siguiendo el criterio asentado por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, mediante sentencia de fecha 20 de marzo de 2001, caso: MARVIN ENRIQUE SIERRA VELASCO (Exp. N°0904), esto es, la inaplicación del procedimiento previsto en los artículos 23, 24 y 26 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, y el cual fuera acogido por esta Corte, pasa de seguidas a emitir pronunciamiento sobre la medida cautelar de amparo solicitada, lo que implica, verificar si existe en autos, en primer lugar, el fumus boni iuris, ello con el objeto de concretar la presunción grave de violación o amenaza de violación de los derechos y garantías constitucionales que se reclaman, y en segundo lugar, el periculum in mora, elemento éste que se determina por la sola constatación del requisito anterior, pues “la circunstancia de que exista presunción grave de violación de un derecho de orden constitucional, el cual por su naturaleza debe ser restituido en forma inmediata, conduce a la convicción de que debe preservarse ipso facto la actualidad de ese derecho, ante el riesgo de causar un perjuicio irreparable en la definitiva a la parte que alega la violación” (sentencia de la SPA/TSJ ya citada).

Sin embargo, previo a ello es preciso que esta Corte analice la forma en que ha sido pretendido el amparo cautelar en este caso y cómo se ha concretado ese pedimento en lo solicitado por la parte recurrente. Para ello, es preciso desde ya destacar que en el presente caso se ha ejercido un recurso de nulidad conjuntamente con amparo cautelar, contra los "registros marcarios números 96-006171 y 96-020758, concedidas en los Boletines de la Propiedad Industrial 413, Tomo II del 06 de junio de 1997 y 418, Tomo III del 26 de enero de 1998", la pretensión de amparo fue solicitada a los fines de que se autorice a la empresa recurrente "…el uso libre de sus marcas notorias en todo el territorio nacional, y que por tanto, se le autorice a publicitarlas, abrir y mantener abiertos sus establecimientos e introducir al país productos identificados con sus marcas notorias, tal cual como le corresponde, y que el indicado ciudadano [Alí M. El Fakih], pretende impedir a través de la utilización ilegal de unos registros también ilegales, y oficie de ello a los correspondientes registros".

Adicionalmente, la parte recurrente solicitó una medida cautelar innominada tendente a "la ratificación de las medidas acordadas por el Juez Undécimo de Municipio de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas, en fecha 13 de agosto de 2001", dichas medidas consistieron en las siguientes:

"1.) Se ordena al ciudadano MOHAMED ALI EL FAKIH, en su calidad de propietario de los nombres comerciales 'EXITOS' y 'EXITOS PERFUMERIA' o de cualquier sujeto que hubiese adquirido o estuviese negociando se adquisición (sic), o hubiese contratado el disfrute de cualquiera de los elementos que configuran el derecho real sobre tal signo, abstenerse temporalmente de continuar su uso, eliminando toda forma de divulgación al público o a los intermediarios, sea cual fuere su naturaleza. Igualmente, que se ordene el cese de su utilización publicitaria o por cualquier medio que implique la divulgación de la marca entre el público. A tales efectos se comisiona al Juzgado de Municipio Ejecutor con competencia en los Municipios Mariño y García de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta, a los fines de la práctica de la presente medida.

2.) Se decreta Medida Preventiva Innominada, en el sentido de, que se ordena la suspensión inmediata de todos los efectos derivados de las solicitudes de registro, inscripciones números 96-006171 y 96-020758, respectivamente, concedidas en los Boletines 413 del 06-08-97, Tomos II y 418 del 26-01-98, Tomo III, respectivamente a nombre del ciudadano MOHAMED ALI EL FAKIH, estableciendo expresamente que tal suspensión de efectos tendrá un ámbito limitado a la abstención de su uso en contra de la empresa ALMACENES ÉXITO S.A., o cualquiera de sus filiales o licenciatarias, en este caso, Cadenas de Tiendas Venezolanas C.A. (Cativen), en todo el territorio nacional de la República Bolivariana de Venezuela, hasta tanto se resuelva en forma definitiva la acción que se pudieren (sic) proponer en el término previsto en el artículo 248 ya mencionado. A tal efecto se ordena Oficiar al Servicio Autónomo de la Propiedad Industrial participando dicha medida.

3.) Se ordena la suspensión de los efectos derivados de la denominación comercial o razón social que distingue la compañía anónima 'EXITOS' C.A., inscrita ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta, bajo el Nro. 65, Tomo II, de fecha 08-04-1996. Se ordena oficial al Registro Mercantil supra identificado, de tal medida".


Como se ve, las solicitudes cautelares y en especial el amparo, va no sólo tendente a la suspensión de los efectos de los actos administrativos impugnados, sino que abarcan aspectos que bien pueden ser apreciados como efectos colaterales de tales actos. Tal posibilidad ha sido ya reconocida por la jurisprudencia constitucional, incluso en esta materia de amparo constitucional cautelar ello se justifica con base en los poderes de restablecimiento de la situación de los que goza el Juez Constitucional, frente a quien no puede obstar ninguna circunstancia para restablecer la situación constitucional infringida o presuntamente infringida, abarcando no sólo la posibilidad de suspender los efectos del acto recurrido, sino incluso tomar las medidas necesarias para el respeto y garantía de los derechos constitucionales en discusión, que precisamente por ello se requiere la actuación del órgano jurisdiccional. Así lo reconoció la Sala Político Administrativa de la extinta Corte Suprema de Justicia en sentencia de fecha 30 de mayo de 1995, al sostener:

".(…) si bien esta modalidad de amparo no cuenta con los plenos efectos restablecedores que posee cuando es ejercido en forma autónoma, tampoco puede afirmarse que su resultado está circunscrito, solamente, a la suspensión de los efectos del acto individual impugnado, ya que (…) el juez que conozca del amparo conjunto tiene las más amplias facultades -dentro de los limitantes propios de toda cautelar- para impedir se mantengan las violaciones de derechos constitucionales por parte del acto recurrido o evitar que éstas se produzcan, en caso de ser inminente la amenaza. Para ello, si bien en muchas ocasiones la simple suspensión de efectos del acto administrativo cuestionado será suficiente, en otras ocasiones será necesario el dictar medidas provisionales que, sin satisfacer totalmente la pretensión final del recurrente, garanticen que, durante el proceso requerido para su emisión, no se hubieren lesionado derechos fundamentales del recurrente".



Sobre la base de lo anterior entonces, esta Corte analizará la cautelar de amparo solicitada en el presente caso, aún cuando tiene claro que lo pretendido a través de ella no es la suspensión de efectos directos del acto impugnado, sino de aquellos reflejos o colaterales producto de la protección brindada por los registros otorgados al ciudadano Alí M. El Fakih, a través de los actos impugnados.

Así pues, la parte recurrente denunció la violación de sus derechos de propiedad industrial, a la libertad económica, a la propiedad, a la libre escogencia de bienes de calidad y al honor, intimidad e imagen, establecidos en los artículos 98, 112, 115, 117 y 60, respectivamente, de la Constitución.

Las predichas violaciones constitucionales y de manera general el recurso de nulidad ejercido se fundamenta -como puede apreciarse de la parte narrativa de este fallo- en que se habrían producido vicios de inconstitucionalidad e ilegalidad por los registros otorgados al ciudadano Alí M. El Fakih, sobre las marcas "EXITOS" y "EXITOS PEFRUMERIA", siendo que ellas producen el uso ilegal de la marca notoria que ostenta su representada ALMACENES ÉXITO, S.A.., la cual ha creado una imagen y distintividad que le caracteriza en el mercado nacional e internacional.

Ahora bien, es preciso que esta Corte una vez más precise que la naturaleza de la pretensión de amparo ejercida de manera conjunta con el recurso de nulidad, ya determinada jurisprudencialmente desde la sentencia del caso Tarjetas Banvenez, dictada en fecha 10 de julio de 1991, por la Sala Político Administrativa de la extinta Corte Suprema de Justicia, es la de ser una medida cautelar al recurso de nulidad, que por ello es accesoria e instrumental al mismo, pues, por un lado corre la suerte que aquél tenga y, por la otra, se constituye en instrumento para garantizar la eficacia de la sentencia definitiva que en aquél se dicte, e impide que el Juez al pronunciarse sobre ella incurra en el análisis de la materia de fondo controvertida, pues ello le haría adelantar la decisión de fondo. Ello, no porque a través de la medida cautelar sea per se imposible un adelantamiento del fondo, pues siempre quedará la medida dictada con efectos provisionales, sino porque existirán casos en los que el otorgamiento de la medida cautelar de amparo o mejor aún, el análisis de las violaciones constitucionales denunciadas requerirá un pronunciamiento en el que indefectiblemente se decida de manera anticipada el fondo del asunto, todo lo cual no sólo hará incurrir al Juez en causa de recusación, sino porque dejará a la parte posiblemente perdidosa por la sentencia de fondo, en la imposibilidad de ejercer su defensa en el marco de un debido proceso.


Partiendo de tal análisis, esta Corte observa:

En cuanto a la violación del derecho a la propiedad industrial, la representación de la parte recurrente alega que éste se encuentra representado por la fuerza distintiva y el valor comparativo de sus marcas notorias, que reconoce y protege la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, es así que, "[l]os efectos lesivos de los ilegales registros del indicado ciudadano son violatorios del derecho de [su] representada sobre sus marcas notorias, pues afectan su fuerza distintiva y su valor comparativo (…)".

Sobre esta denuncia, entiende la Corte que la normativa creada por la Comunidad Andina y sobre la cual se fundamenta el ejercicio de la presente acción, en especial la Decisión 486 que contiene el Régimen Común sobre Propiedad Industrial, tiene como objeto fundamental el brindar seguridad y protección a la distintividad de una marca registrada, otorgándole al titular la posibilidad de uso exclusivo, cuestión fundamental para permitirle obtener los beneficios de su marca, ello justamente es lo que impide el registro de marcas idénticas e incluso similares. En efecto, tal como lo alega la parte recurrente, la propiedad industrial permite al titular beneficiarse de los derechos que le confiere en este caso la marca.

Ahora bien, una denuncia como la planteada en el marco de este amparo ejercido conjuntamente con el recurso de nulidad implica que esta Corte entre a determinar en primer lugar, que la marca ALMACENES ÉXITO, C.A. es una marca notoria con fuerza distintiva en el mercado, por lo cual responde a las características que la hacen protegible a la luz del régimen sobre propiedad industrial; en segundo lugar, que las marcas "EXITOS" y "EXITOS PERFUMERIA" inscritas ante el Registro de la Propiedad Industrial efectivamente, contravienen las disposiciones de ese régimen y por ende causan a la recurrente perjuicios en la esfera de su derecho a la propiedad industrial el cual -se repite- habría previamente que determinar. Todas estas determinaciones, necesarias para hacer desprender de allí la presunta violación del derecho a la propiedad industrial que se alega vulnerado, implicarían indefectiblemente realizar un análisis del asunto de fondo que -insiste la Corte- le haría incurrir forzosamente en un pronunciamiento anticipado sobre el asunto debatido, decidiendo prima facie un asunto a decidir en la oportunidad de dictar sentencia definitiva.

Entiende esta Corte que toda medida cautelar lleva implícito un pronunciamiento adelantado del asunto a decidir en la sentencia definitiva, por la mera razón de que el asunto en sede cautelar requiere de un análisis aún en apariencia, sin embargo, en casos como el presente para la determinación de que la recurrente ostenta, en efecto, la titularidad del derecho que reclama -en este caso el de propiedad industrial- sería necesario que ese pronunciamiento se efectuara fundamentado en algo más que una apariencia de buen derecho, pues, implicaría el análisis de lo que está justamente controvertido como materia de fondo.

Con base en el análisis anterior, esta Corte desestima la presunta violación del derecho analizado, y así se decide.

Respecto a la denuncia de violación del derecho a la libertad económica, observa la Corte que tal violación se hace descansar en lo siguiente: "[c]uando el indicado ciudadano [Alí M. El Fakih] pretende, como ya lo hizo, a través de la publicación de un anuncio de prensa, impedir el uso de su marca notoria a nuestra representada, que es la que ella utiliza para desarrollar su actividad comercial de prestación del servicio e hipermercados, está obviamente limitándole y más aún violándole tal derecho, sin que exista ley alguna que se lo permita".

Así, tal como puede observarse la presunta violación deviene del anuncio de prensa que cursa a los autos, conforme al cual el ciudadano antes mencionado participa al público que "(…) es el único y exclusivo propietario del nombre comercial 'EXITOS'", en virtud de "(…) haber venido utilizando, de manera notoria e intensiva, dicho nombre comercial desde hace varios lustros, tanto en Venezuela como en el exterior y, muy particularmente, a través de la prestigiosa cadena de Tiendas 'EXITOS' que regenta la compañía EXITOS, C.A. en la isla de Margarita; y por haberle sido legalmente concedido hace tiempo dicho nombre comercial internacional por el Registro de la Propiedad Industrial, entre otras, según inscripción N° 1-6.171-96, en la clase NC Internacional" y, asimismo, advierte que "NO HA CONFERIDO AUTORIZACION PARA USAR SU NOMBRE COMERCIAL 'EXITOS' A OTRA PERSONA; Y EN CONSECUENCIA (…) UN ESTABLECIMIENTO CON UN NOMBRE CASI IDENTICO QUE RECIENTEMENTE ABRIO SUS PUERTAS EN VENEZUELA NO TIENE SU AUTORIZACION PARA UTILIZAR EL NOMBRE COMERCIAL 'EXITOS' NI NINGUNO PARECIDO, razón por la cual (…) ha encomendado a sus abogados el estudio del caso y el ejercicio de las acciones legales pertinentes (…)".

Queda claro entonces y así lo hace valer la parte recurrente, que los efectos del registro de la marca "EXITOS" del indicado ciudadano "(…) le permitieron proferir amenazas de 'ejercer las acciones pertinentes'" contra el uso de cualquier marca con nombre similar, en este caso, EXITO. Sin embargo, contrario a lo que afirma la parte recurrente, si bien puede existir un posible impedimento para el libre ejercicio de la actividad comercial a la que se dedica, producto de esas amenazas, y en virtud de ser justamente la marca en cuestión la que le permite ese ejercicio, no es posible sostener que ello sea producto de una limitación ilegal, esto es, una limitación sin ley que se lo permita, pues el registro de la marca otorgado a dicho ciudadano le permite de acuerdo con la Ley, ejercer la defensa de esa marca.

Cabe advertir en este sentido que, la jurisprudencia ha dejado establecido que el derecho a la libertad económica no se encuentra establecido como un derecho absoluto, sino que, por el contrario, se encuentra supeditado a las limitaciones previstas por la propia Constitución y las que establezcan las leyes por razones de desarrollo humano, seguridad, sanidad, protección del ambiente u otras de interés social (artículo 112 de la Carta Magna). Asimismo, ha señalado esta Corte que tal derecho constitucional sólo resulta susceptible de protección, en la medida que el órgano presuntamente lesivo no esté legalmente facultado para limitarlo, o en todo caso, cuando la limitación impuesta no sea de las contempladas legalmente.

Justamente, la dilucidación de la ilegalidad o no del registro otorgado es lo que será en su caso materia a decidir en la sentencia definitiva y es precisamente ello lo que abona el impedimento de considerar en esta etapa la violación constitucional analizada. Ya anteriormente, se dejó establecido que el análisis de las violaciones constitucionales en materia de amparo cautelar no puede constituirse en un adelantamiento del pronunciamiento de fondo, que en el caso del derecho a la libertad económica implicaría determinar la ilegalidad del registro otorgado al ciudadano Alí M. El Fakih, cuestión necesaria para hacer derivar la ilegítima defensa que éste pueda realizar de la marca otorgada, materializada en este caso en el aviso de prensa parcialmente transcrito. De allí que esta Corte desestime la presunta violación del derecho invocado, y así se decide.

En cuanto a la presunta violación del derecho de propiedad, esta Corte observa:

Al igual que el derecho anteriormente analizado, el de propiedad se encuentra consagrado constitucionalmente como un derecho sujeto a restricciones legales, aquellas que legalmente sean establecidas con fines de utilidad pública o de interés general. El derecho de propiedad se define como el derecho de "usar, gozar y disponer de una cosa de manera exclusiva, con las restricciones y obligaciones establecidas por la Ley" (artículo 545 del Código Civil) y, justamente, se concreta en la posibilidad efectiva de que los particulares puedan hacer uso de los atributos de la misma sin más limitaciones que las establecidas legalmente. Ello redunda en que cualquier limitación al derecho debe necesariamente devenir de una regulación legal que así lo establezca.

Ahora bien, la parte recurrente en este aspecto afirma que "(…) un registro ilícito de unos signos que sirven de punto de partida para que su titular pretenda impedir el uso y goce y disfrute de la marca notoria a [su] representada es evidentemente violatorio a su derecho de propiedad". Nuevamente, considera la Corte que la presunta violación del derecho denunciado no puede sino derivar del establecimiento de que la marca que ostenta la recurrente es notoria y distintiva y que el otorgamiento de la marca "EXITOS" o "EXITOS PERFUMERIA" es a su vez ilícito, como se aduce, cuestión que requerirá el análisis de esas limitaciones a que está sujeta la marca "ÉXITO" y derivar de allí la inconstitucionalidad del registro otorgado al ciudadano Alí M. El Fakih, sobre cuya base éste pretende ejercer la defensa de su marca, todo lo cual -insiste la Corte- no puede ser objeto de análisis en sede cautelar. Por tanto, también esta presunta violación se desestima, y así se decide.

La representación de la parte recurrente denuncia asimismo que se violó a su representada el derecho a la libre escogencia de bienes de calidad previsto en el artículo 117 de la Constitución. Así, aducen que, con el uso de los ilegales actos registrales impugnados se pretende impedir que su representada siga ofreciendo servicios y bienes de alta calidad que la caracteriza y que reconoce el público consumidor. Al respecto esta Corte observa que el invocado artículo constitucional establece lo siguiente:

"ARTICULO 117. Todas las personas tendrán derecho a disponer de bienes y servicios de calidad, así como a una información adecuada y no engañosa sobre el contenido y características de los productos y servicios que consumen, a la libertad de elección y a un trato equitativo y digno. La ley establecerá los mecanismos necesarios para garantizar esos derechos, las normas de control de calidad y cantidad de bienes y servicios, los procedimientos de defensa del público consumidor, el resarcimiento de los daños ocasionados y las sanciones correspondientes por la violación de estos derechos".


Con independencia de lo acertado o no que pueda ser la consideración de la parte recurrente en el sentido de que dicha norma consagra el derecho a la escogencia de bienes de calidad no sólo del consumidor sino de quien los ofrece, lo cual de la interpretación literal de la norma puede resultar desacertado, se observa que en el caso de ser considerado así, siempre el ofrecimiento de bienes y servicios de calidad quedará sujeto a aquellos mecanismos que la ley establezca para su garantía, lo cual aún cuando no esté estrechamente vinculado con el presente caso, se circunscribe a la posibilidad de obtener y/o -de ser el caso- ofrecer bienes de calidad de acuerdo con los parámetros establecidos legalmente. En este caso, es lógico que el ofrecimiento al público de bienes de calidad por parte de ALMACENES ÉXITO, S.A. queda circunscrito a los mecanismos y parámetros legalmente establecidos y no podría considerarse que la posibilidad de ese ofrecimiento se vea directamente afectado por la defensa que de su marca pueda realizar otra persona, pues no existe una relación de causalidad entre la defensa que ella pueda realizar con la imposibilidad de ofrecer bienes de calidad, dado que lo discutido es que ese ofrecimiento se realice en uso de una marca que se encuentra controvertida. De allí que se desestima la denuncia, y así se declara.

Asimismo, la parte recurrente denuncia la lesión del derecho al honor, intimidad e imagen previsto en el artículo 60 de la Constitución. Al respecto aducen que, tal derecho se lesiona en virtud del anuncio de prensa que fuera publicado en los principales periódicos del país y que tuvieran como fundamento los ilegales registros del ciudadano ALÍ M. EL FAKIH, de tal manera que, “todos los venezolanos que leen el periódico y que son aquellos a los que van destinados nuestros productos, pueden perder la confianza en una empresa que supuestamente, como se desprende del decreto, no cumple con sus obligaciones legales”. Ello con fundamento en que la calificación de una marca como notoria implica para los fabricantes de los productos distinguidos con la misma, el mantenimiento de la mejor imagen en el mercado y ella es justamente lo que permite a su representada vender sus productos y prestar servicios.

En este sentido, se observa que en anterior oportunidad y en un caso similar al de autos, esta Corte (véase fallo del 20 de junio de 2000, caso: Industrias Malfot, C.A. vs. Registro de la Propiedad Industrial), ha considerado sobre el derecho al honor, lo siguiente:
"Por otra parte, se ha discutido en la doctrina nacional y extranjera si las personas jurídicas son titulares del derecho al honor y a la reputación, bajo la consideración que el 'honor interno o subjetivo' constituye la conciencia individual o personal de su propio valer, es decir, la consideración propia (…); y ciertamente, en tanto que las personas jurídicas son entes de razón de carácter irreal e incorpóreo que ha llevado a cierto sector de la Doctrina a afirmar que se trata de una ‘ficción’ para cumplir los fines de la persona humana, y como consecuencia no tienen, en realidad, ‘conciencia de su propio valer’ y, por consiguiente, no pueden tener ‘honor interno o subjetivo’.
Sin embargo, un asunto distinto ocurre con el ‘honor externo u objetivo’ pues en este caso se trata de la ‘conciencia de los demás del propio valer de una persona’, por ello se ha conectado este honor con la ‘reputación’. La reputación entonces es la creencia y la conciencia que existe en los demás sobre el cumplimiento de nuestros deberes individuales o colectivos que nos hacen digno de estima y aprecio. En este caso, es perfectamente posible imputar a las personas jurídicas este tipo de honor puesto que las empresas viven y se desarrollan en virtud de la ‘confianza’ y la consideración que tienen los demás de la ‘seriedad’ y ‘responsabilidad’ de las mismas. De hecho, las empresas dedicadas al comercio tienen, en su reputación llamada también ‘fama’, un elemento extra patrimonial pero con decididos efectos patrimoniales que implican la presencia de una empresa en el mercado".


Ahora bien, resulta cierto que el aviso de prensa que anteriormente se transcribiera podría ocasionar una referencia desfavorable a la marca ÉXITO, que ostenta ALMACENES ÉXITO, S.A., partiendo de las consideraciones anteriormente transcritas, no obstante, es claro que la defensa que se ejerce a través del aviso en cuestión es producto de los actos administrativos impugnados que otorgaron presuntamente derechos marcarios a otra empresa, lo que le permite la explotación con exclusividad y en su provecho, de las ventajas de tal marca; de modo que no es posible a priori determinar una afectación al honor de la empresa recurrente, por ostentar presuntamente una marca notoria y distintiva, pues ello sólo podrá ser deducido una vez determinado cuál de las personas que discuten en este caso los derechos de exclusividad sobre una marca ostentan efectivamente la notoriedad y distintividad, cuestión que será determinante para el análisis del asunto de fondo a dilucidar y que no puede ser determinada en esta sede. Es por ello que esta Corte desestima la denuncia analizada, y así se decide.

Todas las consideraciones anteriores conducen a declarar la improcedencia del amparo cautelar solicitado en el presente caso. Así se decide.

Decidido lo anterior, esta Corte debe pasar a pronunciarse acerca de la medida cautelar innominada solicitada de manera subsidiaria, para lo cual debe previamente emitir pronunciamiento acerca de las causales de admisibilidad del recurso de nulidad relativas a la caducidad y agotamiento de la vía administrativa, las cuales no fueron revisadas anteriormente, conforme a lo previsto en el artículo 5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, ello en virtud de que la remisión del expediente al Juzgado de Sustanciación retrasaría innecesariamente el pronunciamiento sobre la referida medida cautelar. En tal sentido se observa lo siguiente:

Sobre el lapso de caducidad del recurso, la parte recurrente aduce en epígrafe denominado "De la no prescripción o caducidad de la acción", que la acción contra un uso no autorizado de un signo distintivo notoriamente conocido, como es el caso, prescribe a los cinco (5) años, contados a partir de la fecha en que el titular del signo tuvo conocimiento del uso no autorizado, conforme al artículo 232 de la Decisión 486, y en este caso la parte recurrente tuvo conocimiento de ello en fecha 26 de mayo de 2001, con la publicación del artículo de prensa.

En tal sentido, concuerda esta Corte con el alegato de la parte recurrente, en cuanto a la aplicación directa en el orden interno de la República Bolivariana de Venezuela, de la Decisión 486, por ser normas derivadas en el seno de un acuerdo de integración por ella suscrito: el Acuerdo de Cartagena, cuyos objetivos (artículo 1: promover el desarrollo equilibrado y armónico de los países miembros, mediante la integración y cooperación económica y social; acelerar su crecimiento y la generación de ocupación; facilitar la participación en el proceso de integración regional, con miras a la formación de un mercado común latinoamericano), se enmarcan en aquellos que ahora propugna el Texto Constitucional de 1999 en su artículo 153.

De allí que, en aplicación directa del mencionado artículo 153, en concordancia con las normas de la Decisión 486, que propenden a la protección de la propiedad industrial, y encontrándose ello como deber constitucional de esta Corte como órgano jurisdiccional que debe aplicar de manera directa y preferente tales normas, deber que incluso dimana de lo previsto en el artículo 334 de la Constitución, pues en definitiva pretende garantizar la previsión del invocado artículo 153 eiusdem, en concordancia con la previsión del artículo 26 del Texto Constitucional que garantiza el acceso a la justicia y a la tutela judicial efectiva de los derechos e intereses de los ciudadanos, estima de aplicación preferente al artículo 134 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, la regulación contenida en la Decisión 486, y así se declara.

Ahora bien, en el presente caso se ha ejercido una acción por infracción de derechos, conforme a lo previsto en el artículo 238 de la Decisión 486, diciéndose la parte recurrente titular de una marca ("ÉXITO"), que constituye un signo distintivo de notoriedad, el cual -a su decir- responde a los factores establecidos en el artículo 228 de la Decisión 486 y que se generó aun antes del otorgamiento de los registros aquí impugnados, lo cual era un impedimento para su otorgamiento, con lo cual el lapso de prescripción (rectius: caducidad) a aplicar debe ser el establecido en el artículo 232 de la Decisión 486, el cual establece:

"Artículo 232.- La acción contra un uso no autorizado de un signo distintivo notoriamente conocido prescribirá a los cinco años contados desde la fecha en que el titular del signo tuvo conocimiento de tal uso, salvo que éste se hubiese iniciado de mala fe, en cuyo caso no prescribirá la acción. Esta acción no afectará la que pudiera corresponder por daños y perjuicios conforme al derecho común".


Ahora bien, es preciso determinar si se está frente a un caso de uso no autorizado de un signo distintivo, para configurar el supuesto de hecho de la referida norma, al menos con carácter preliminar. Para ello es preciso atender a lo previsto en el artículo 226 de la Decisión 486, de cuyo contenido emana como elemento fundamental que se haga uso del signo, su reproducción, imitación, traducción o transliteración y que ello sea susceptible de crear confusión respecto al producto al que se aplique.

Partiendo de ello, se observa que en el presente caso el núcleo central del recurso ejercido lo constituye justamente la aseveración de la parte recurrente, de que las marcas "EXITOS" y "EXITOS PERFUMERIA" constituyen un uso no autorizado de una marca notoriamente conocida, al constituir una "reproducción casi total de la marca 'Exito'", de lo cual se desprende que el registro de los signos distintivos anteriores, presuntamente pueden encuadrarse en el uso indebido de un signo distintivo notoriamente conocido que fue registrado como marca. De allí que esta Corte considera aplicable al caso in examine la citada disposición y, por ende estima aplicable el lapso de caducidad allí previsto. Así se decide.

Así pues, al haber tenido conocimiento la parte recurrente del registro otorgado a las marcas "EXITOS" y "EXITOS PERFUMERIA" en fecha 26 de mayo de 2001, mediante aviso de prensa consignado a los autos (folio 831) del uso de la marca "EXITOS" por el ciudadano ALÍ M. EL FAKIH, considera esta Corte que para la fecha de interposición del presente recurso de nulidad no había transcurrido el lapso de caducidad de cinco (5) años antes mencionado; en todo caso, de tomarse como fecha cierta la del otorgamiento de los registros impugnados, tampoco habría operado la caducidad en referencia, por tanto el recurso resulta ejercido en tiempo hábil, y así se decide.

En cuanto al agotamiento de la vía administrativa debe considerarse lo siguiente:

De acuerdo con el artículo 43 de la Ley de Propiedad Industrial, "[d]e toda resolución del Registrador sobre registro, objeción u oposición se oirá apelación para ante el Ministro de Fomento, dentro de cinco días hábiles contados a partir de la fecha de la notificación al interesado". Esta norma -que data del año 1955- responde a la naturaleza de un recurso jerárquico a ejercer para ante el Ministro respectivo, lo cual -en concordancia con las previsiones de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, que requieren el agotamiento previo de la vía administrativa- induciría a declarar que al no haberse ejercido apelación en el presente caso, el recurso sería inadmisible, sin embargo resulta claro para esta Corte que al no haber participado la hoy recurrente en el procedimiento administrativo seguido para el otorgamiento del registro hoy impugnado, mal podía ser notificada de dicha decisión.

Adicionalmente, debe reiterarse lo ya dicho ut supra en cuanto a la consideración de la naturaleza de la autoridad nacional competente a la que hace alusión la Decisión 486, pues al tratarse en el caso venezolano de un órgano jurisdiccional, la acción ejercida es directamente proponible ante esta Corte, resulta claro entonces que la norma interna referida no se encuentra adecuada -como es lógico dada la fecha en que fue dictada- a la normativa subregional andina (Decisión 486), por lo que debe amoldarse a ella y si como se precisó, la acción de nulidad a que ésta se refiere debe ser conocida por un órgano jurisdiccional, es claro que la Decisión 486 no amerita de un conocimiento previo en vía administrativa. En efecto, considera la Corte que no podría exigirse el agotamiento de la vía administrativa frente a un acto que otorgó un registro mediante el reconocimiento de su nulidad ante el órgano administrativo que lo otorgó, cuando ello constituye una de las manifestaciones de una potestad de la Administración: la de autotutela, que con ocasión del mérito y oportunidad de su ejercicio, aquélla valora si la ejerce, no imponiéndose entonces realizar dicha solicitud al particular que se siente afectado por dicho registro. De allí que, la decisión del Registro de la Propiedad Industrial es recurrible ante esta Corte, sin exigirse un agotamiento previo de la vía administrativa, y así se decide.
Con base en lo anterior, esta Corte considera cumplidas las causales de admisibilidad analizadas, salvo el análisis que, por su carácter de orden público pueda realizarse en cualquier estado y grado del proceso, y así se decide.

Decidido lo anterior, pasa esta Corte a emitir pronunciamiento acerca de la medida cautelar innominada solicitada, de conformidad con los artículos 585 y 588, Parágrafo Primero del Código de Procedimiento Civil. Dicha medida fue solicitada a los fines de que esta Corte "ratifique la suspensión de los efectos de los registros del ciudadano Alí M. El Fakih, tanto ante el Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual (SAPI) como ante el Registro Mercantil del Estado Nueva Esparta, correspondientes a las marcas y nombre comercial, respectivamente, es decir, a los signos Exitos y Exitos Perfumería y al nombre Exitos, C.A. que se identifica bajo los Nos. 96-006171 y 96-02758 concedidas en los Boletines de la Propiedad Intelectual N° 413, Tomo II del 06-08-97 y N° 418, Tomo III del 26-01-98 mientras dure el presente juicio de nulidad, que decretara el Juez Undécimo de Municipio de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas”. Para ello se fundamentaron, tal como quedó narrado anteriormente, en lo siguiente:

Que tal solicitud la ejercen ante la evidencia del temor fundado de que quede ilusorio el fallo, y de los daños irreparables e inminentes o de difícil reparación que sufriría su representada, ante cualquier actuación análoga que pueda realizar el indicado ciudadano a la que efectuara por vía de prensa y pública o cualquier otra de mayor gravedad.

Que es evidente el riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo que decida el fondo del asunto, si para el momento en que el mismo sea emitido, el indicado ciudadano tiene la plena libertad de utilizar sus registros que le fueran ilegalmente concedidos.

Finalmente solicitan que se oficie al Registro de Propiedad Intelectual del Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual (SAPI), como al Registro Mercantil antes mencionado y al ciudadano Alí M. El Fakih, para que sean realizados los correspondientes asentamientos registrales, a los fines de la ejecución de la indicada decisión.

Ahora bien, en primer término es preciso observar que a la luz de la Decisión 486 es posible que aquél que se sienta afectado en los derechos que ésta protege solicite a la autoridad nacional competente dicte las medidas cautelares necesarias a fin de salvaguardar su situación. De conformidad con el artículo 245 eiusdem, "[q]uien inicie o vaya a iniciar una acción por infracción podrá pedir a la autoridad nacional competente que ordenen medidas cautelares inmediatas con el objeto de impedir la comisión de la infracción, evitar sus consecuencias, obtener o conservar pruebas, o asegurar la efectividad de la acción o el resarcimiento de los daños y perjuicios".

Resulta claro entonces que las medidas cautelares a dictar por esa autoridad nacional competente pueden ser intentadas aun antes de iniciar la acción por infracción, pero siempre ante el Tribunal -como se determinó ut supra- que sea el competente para conocer de la acción ejercida o a ejercer. Así pues, siendo como quedó determinado que el Tribunal competente para conocer de la acción aquí ejercida es esta Corte, las medidas cautelares dictadas por el Juzgado Undécimo de Municipio de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas deben quedar sin efecto por haber sido dictadas por un Tribunal incompetente, y así se decide.

Ahora bien, pasa esta Corte a conocer de la medida solicitada, para lo cual observa que, en reiterados fallos esta Corte ha definido los requisitos de procedencia de las medidas cautelares innominadas, según lo precisado tanto por las normas adjetivas correspondientes (artículos referidos), como por la Doctrina y Jurisprudencia del Máximo Tribunal. Así se ha establecido que tales requisitos son los siguientes:

1. La apariencia de buen derecho o "fumus boni iuris", la cual supone que quien solicite la medida sea el titular del derecho que reclama y tenga fundadas probabilidades de éxito en la sentencia de fondo, de tal manera que haga presumir que existe la posibilidad de que la acción pueda prosperar y está constituido por un cálculo de probabilidades por medio del cual se llega al menos a la presunción de que, quien invoca el derecho, "aparentemente" es su titular, sin perjuicio que durante el juicio pueda demostrarse lo contrario.

2. El peligro en la mora o periculum in mora, que consiste en el temor fundado de que el transcurso del tiempo que se debe esperar para que se satisfaga el derecho que se reclama, pueda hacer nugatoria la sentencia que reconozca el derecho, o pueda hacer que se frustre la satisfacción del derecho, en la medida en que esta llegue tarde, para reparar el daño o restablecer la situación jurídica infringida o la que más se asemeje a ella, esto es, el fundado temor de que el fallo quede ilusorio en su ejecución, o que no pueda reparar daños colaterales mientras no se actúa la voluntad definitiva de la ley por conducto de la sentencia de mérito.

3. El periculum in damni, constituido por el fundado temor de daño inminente, o continuidad de la lesión.

En el presente caso, en cuanto al primero de los mencionados requisitos, observa la Corte que, ciertamente, se desprende de los elementos cursantes en autos que la marca "ÉXITO", fue otorgada por el Ministerio de Comercio e Industrias de la República de Colombia, en fecha 11 de junio de 1949 (folio 36 de la pieza denominada Inspección Judicial de este Expediente); asimismo, en sucesivas oportunidades se hizo renovación de la marca y posteriormente la Superintendencia de Industria y Comercio, División de Propiedad Industrial del Ministerio de Desarrollo Económico de la República de Colombia otorgó en sucesivas oportunidades (entre los años 1988 a 1999) el registro de la marca a la empresa ALMACENES ÉXITO, S.A., solicitando ésta su registro por ante el Servicio Autónomo de la Propiedad Industrial (SAPI) adscrito al Ministerio de la Producción y Comercio de esta República, en fechas 8 y 18 de agosto de 2000.

Todo ello hace presumir a esta Corte que al menos en apariencia la recurrente ostentaba la marca "ÉXITO", con anterioridad al registro de propiedad industrial otorgado en 1996 al ciudadano ALÍ M. EL FAKIH, lo cual en modo alguno implica la consideración de un uso indebido por parte de éste, pues tal como se dejó establecido a lo largo del presente fallo, el mencionado ciudadano utiliza dicha marca con fundamento en el registro a la marca "EXITOS" y "EXITOS PERFUMERIA" otorgado. De allí que se derive a juicio de esta Corte la presunción de buen derecho en apariencia de la recurrente sobre el derecho reclamado, y así se decide.

Ahora, en cuanto al segundo de los requisitos analizados, esto es, el periculum in mora, observa la Corte que el mismo se hace derivar de que en el caso de no acordarse la medida analizada, el ciudadano antes mencionado ejerza acciones que impidan a la empresa hoy recurrente el uso de la marca "ÉXITO", que serán al menos de difícil reparación por la sentencia definitiva que al efecto se dicte anulando, de ser el caso, los registros a aquél otorgados. Que además, es evidente el riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo que decida el fondo del asunto, si para el momento en que el mismo sea emitido, el indicado ciudadano tiene la plena libertad de utilizar sus registros que le fueran ilegalmente concedidos.

En este sentido, observa la Corte que el requisito bajo análisis es si se quiere el fundamento de las medidas cautelares, pues de no haber una presunción de daño la institución carecería de relevancia, lo que se quiere precisamente a través de las medidas cautelares del tipo que sean y, en específico de las medidas innominadas es evitar que la situación pueda tornarse perjudicial para quien aparentemente tiene la razón en un juicio.

Ahora, tal como se precisó, el riesgo de que quede ilusoria la ejecución del fallo definitivo amerita de la existencia de un daño que pueda ser irreparable por la sentencia definitiva o, al menos de difícil reparación. Siempre, no obstante debe existir un daño cierto, no simplemente presumible sino probable, tal exigencia refiere un temor fundamentado de que pueda acaecer un daño que haga ilusoria la sentencia definitiva.

Lo anterior, lleva a la consideración de que las medidas cautelares, en específico las medidas innominadas se constituyen como un medio para alcanzar la tutela judicial efectiva, pues permiten garantizar el status quo de la parte solicitante, mientras se decide el asunto principal o de fondo. Por lo demás, las medidas cautelares si bien pretenden brindar una garantía mientras se dilucida lo debatido en vía principal, de modo alguno podrían provocar una situación de indefensión contra un sujeto que no es parte en el juicio en el que ellas se dicten. Es así entonces que, debe el Juez al momento de dictar un decreto cautelar, garantizar que su decisión además de fundamentarse en un daño cierto, posible e inmediato no afecte los derechos e intereses de aquellos quienes no son o han sido parte en el proceso, de modo que mal pueden padecer los rigores de una decisión cautelar, puesto que con ello se quebrantaría el derecho a la defensa y, como consecuencia, al debido proceso.

Entiende la Corte que, de conformidad con las previsiones de la Decisión 486 (artículo 248) existe la posibilidad de decretar medidas cautelares sin intervención de la parte afectada, sin embargo, siendo que en el presente caso, la parte que pueda resultar afectada por la medida hace valer el uso de su marca, con base en el otorgamiento del Registro de la Propiedad Industrial, sobre lo cual hace descansar la posibilidad de ejercicio de acciones contra la recurrente, esta Corte considera que no se encuentra cumplido el requisito analizado, pues la simple posibilidad de ejercicio de acciones, que además serían ejercidas con base en un registro -que tocará decidir en el fondo si es o no legal- no hace presumir un daño cierto y probable, características a las que debe responder, como ya se asentó, la verificación del periculum in mora, y así se decide.
En consecuencia, al no estar presente uno de los requisitos necesarios para el otorgamiento de las medidas cautelares innominadas, los cuales deben ser concurrentes, se declara improcedente la medida solicitada en el presente caso. Así se decide.

Finalmente, y en vista de que en el presente caso se solicita la nulidad de unos actos administrativos que generan derechos subjetivos a favor de un tercero, esto es, el ciudadano ALÍ M. EL FAKIH, quien de proceder la nulidad de los registros resultaría afectado en su esfera jurídica, con lo cual existe un evidente interés en esta causa, esta Corte ordena su notificación, a los fines de que comparezca a este juicio como tercero interesado. Así se decide.

-III-
DECISIÓN

Por las razones antes expuestas esta Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, dispone en los siguientes términos:

1) Se declara COMPETENTE para conocer del recurso contencioso administrativo de anulación ejercido por los abogados Román Duque Corredor, Cecilia Acosta Mayoral, Bruno Ciuffetelli, Gonzalo Capriles, Beatrice Sansó de Ramírez, Andrés Linares Benzo y Manuela Tomaselli, ya identificados, actuando con el carácter de apoderados judiciales de la sociedad mercantil ALMACENES EXITO, S.A., antes identificada, contra los registros signados con los Nos 96-006171 y 96-020758 concedidos al ciudadano ALÍ M. EL FAKIH y contenidos en los Boletines de la Propiedad Intelectual 413, Tomo II del 06 de junio de 1997 y 418, Tomo III del 26 de enero de 1998, respectivamente, por el REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.
2) ADMITE el recurso de nulidad ejercido, en consecuencia, ORDENA la remisión del expediente al Juzgado de Sustanciación, a los fines de que continúe su curso de Ley.
3) Declara IMPROCEDENTE la solicitud de amparo constitucional cautelar.
4) REVOCA las medidas cautelares dictadas por el Juzgado Undécimo de Municipio de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas, en decisión de fecha 13 de agosto de 2001.
5) Declara IMPROCEDENTE la medida cautelar innominada solicitada.
6) Ordena PRACTICAR la notificación del ciudadano ALÍ M. EL FAKIH, a los fines de que comparezca a este juicio como tercero interesado.

Publíquese, regístrese y notifíquese. Cúmplase lo ordenado.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Sesiones de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo en Caracas, a los_______________ ( ) días del mes de _______________de dos mil uno (2001). Años 191° de la Independencia y 142° de la Federación.

El Presidente,


PERKINS ROCHA CONTRERAS


El Vice-Presidente,


JUAN CARLOS APITZ BARBERA
Ponente






MAGISTRADOS:




EVELYN MARRERO ORTIZ




ANA MARÍA RUGGERI COVA




CÉSAR J. HERNÁNDEZ





El Secretario Acc.,



RAMÓN ALBERTO JIMÉNEZ




Exp. N° 01-25660
JCAB/.-a