TSJ Regiones - Decisión

JUEZ PONENTE: MARISOL MARÍN R.
EXPEDIENTE Nº AW41-X-2013-000043

En fecha 28 de mayo de 2013, se recibió del Juzgado de Sustanciación de esta Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, copia certificada del expediente contentivo de la demanda de nulidad interpuesta conjuntamente con medida cautelar de suspensión de efectos por los Abogados José Henrique D’Apollo, María Fernanda Zajía y Martha Cohén, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado (INPREABOGADO) bajo los Nros. 19.692, 32.501 y 67.315, respectivamente, actuando con el carácter de Apoderados Judiciales de la Sociedad Mercantil INDUSTRIA LÁCTEA VENEZOLANA, C.A (INDULAC), inscrita en el Juzgado de Primera Instancia en lo Mercantil del Distrito Federal según asiento de Registro de Comercio No. 614, Tomo 71-A Pro, de fecha 28 de mayo de 1941, siendo modificado su documento constitutivo ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y estado Miranda el 20 de octubre de 2006, bajo el No. 67, Tomo 212-A Pro, contra las Resoluciones Nros 165 y 424 del 23 de marzo de 2012 y 12 de julio de ese mismo mes y año, respectivamente, emanadas del SERVICIO AUTÓNOMO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (SAPI).
Tal remisión se efectuó de conformidad con lo ordenado en fecha 20 de mayo de 2013, por el Juzgado de Sustanciación de esta Corte, mediante sentencia que declaró la competencia de este Órgano Jurisdiccional para conocer de la presente demanda, admitió la misma, ordenó la notificación de los ciudadanos Fiscal General de la República, Procurador General de la República, y Registrador de la Propiedad Industrial, asimismo ordenó la apertura del presente cuaderno separado, a los fines de la tramitación de la medida cautelar solicitada.

En fecha 30 de mayo de 2013, se ordenó pasar el presente cuaderno separado a la Juez ponente MARISOL MARÍN R., a los fines que la Corte dictara la decisión correspondiente. En esa misma se pasó el expediente a la Juez ponente.

Realizada la lectura individual de las actas procesales que conforman el presente cuaderno separado, esta Corte pasa a decidir el asunto sometido a su consideración, previa las consideraciones siguientes:

I
DE LA DEMANDA DE NULIDAD EJERCIDA CONJUNTAMENTE CON MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSIÓN DE EFECTOS

En fecha 13 de mayo de 2013, los Abogados José Henrique D’Apollo, María Fernanda Zajía y Martha Cohén, antes identificados, actuando con el carácter de Apoderados Judiciales de la Sociedad Mercantil Industria Láctea Venezolana, C.A (INDULAC), interpusieron demanda de nulidad conjuntamente con medida cautelar de suspensión de efectos contra el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), con fundamento en las siguientes razones de hecho y de derecho:

Señalaron que su representada es la legítima titular y solicitante de las marcas en uso Frigurt y Frigurt (Diseño) las cuales se detallan a continuación:

Marca No. Registro Fecha de Registro Fecha de Vencimiento Clase Cobertura
FRIGURT P181912 10 de octubre de 1995 10 de octubre de 2015 31 INT Productos, agrícolas, hortícolas, forestales y granos, no comprendidos en otras clases, animales, frutas y legumbres frescas, semillas, plantas y flores naturales, alimentos para animales, malta.
FRIGURT P181913 10 de octubre de 1995 10 de octubre de 2015 32 INT Cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas, sirope y otras preparaciones para hacer bebidas

Marca No. de Solicitud Fecha de Solicitud Clase Cobertura
FRIGURT 2008/006166 3 de abril de 2008 29 INT Leche y productos lácteos, carne, pescado aves y caza, extractos de carne, frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas, jaleas, mermeladas, compotas, huevos, aceites y grasas comestibles.
FRIGURT 2008/016328 20 de agosto de 2008 29 INT Leche, productos lácteos, mermeladas, jaleas, compotas, frutas, legumbres en conserva, secas y cocidas, huevos, aceites y grasas comestibles, carne, extractos de carne, pescado, aves y caza
FRIGURT 2008/016229 20 de agosto de 2008 29 INT Leche, productos lácteos, mermeladas, jaleas, compotas, frutas, legumbres en conserva, secas y cocidas, huevos, aceites y grasas comestibles, carne, extractos de carne, pescado, aves y caza
FRIGURT 2008/016330 20 de agosto de 2008 29 INT
Leche, productos lácteos, mermeladas, jaleas, compotas, frutas, legumbres en conserva, secas y cocidas, huevos, aceites y grasas comestibles, carne, extractos de carne, pescado, aves y caza
FRIGURT 2008/016331 20 de agosto de 2008 29 INT Leche, productos lácteos, mermeladas, jaleas, compotas, frutas, legumbres en conserva, secas y cocidas, huevos, aceites y grasas comestibles, carne, extractos de carne, pescado, aves y caza.

Que con dichas marcas se identifica un producto derivado de la leche denominado como “yogurt”.

Manifestaron que en fechas 11 de abril y 24 de mayo de 2011, la empresa Pascual Andina presentó ante El Registro de la Propiedad Industrial la solicitud de marca MIGURT y MYGURT, para distinguir carne, pescado, aves y caza, extracto de carne, frutas y legumbres en conservas, secas y cocidas, jaleas, mermeladas, compotas, huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles, en especial yogures, bebidas a base de yogures pasteurizados de larga duración y productos lácteos de clase 46 nacional y 29 internacional, las cuales quedaron inscritas bajo los Nros. 2011/005936 y 2011/008535, respectivamente.

Que, en fecha 28 de julio de 2011, la empresa Pascual Andina presentó ante el Registro de la Propiedad Industrial la solicitud de marca MIGURCITO, para distinguir yogures, yogures pasteurizados de larga duración, bebidas a base de yogures, leches fermentadas, postres lácteos y productos lácteos en general en clase 46 nacional y 29 internacional, la cual quedó inscrita bajo el No. 2011/013133.

Adujeron que se aprobó el registro de dichas marcas mediante los actos administrativos impugnados permitiendo a la empresa Pascual Andina introducir un producto al mercado bajo la denominación de “yogurt” en perjuicio de su representada.

Alegaron que los actos impugnados están viciados de nulidad absoluta por violar las normas establecidas en los numerales 11 y 12 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Intelectual, el principio de igualdad establecido en el artículo 21 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y los derechos de propiedad y libertad económica de su representada que es la legítima titular de la marca FRIGURT al otorgar la concesión de registro de marcas gráfica y fonéticamente similares, susceptibles de generar confusión en el público consumidor en virtud de la existencia de una marca previamente registrada.

Manifestaron que, la confusión en materia marcaria está referida a la falta de claridad a la que pueden ser inducidos los consumidores para poder elegir un producto de otro, por no existir en la marca capacidad distintiva suficiente por cuanto a los efectos de establecer la existencia o no del riesgo de confusión es necesario determinar si existe identidad o similitud entre las marcas objeto de disputa, tanto entre si como en relación a los productos o servicios que distinguen.

Insistieron en que en el caso de las marcas de Pascual Andina y la marca FRIGURT de su representada existe marcada similitud gráfica y fonética igualmente vinculación y asociación entre sus productos, con lo cual es evidente que su coexistencia en el mercado generará confusión en el público consumidor.

Describieron dichas similitudes de la manera siguiente:

“(I) MIGURT: La similitud entre la marca FRIGURT vs. MIGURT tiene su razón en la identidad de sus terminaciones y coincidencia de una vocal débil en su primera sílaba. Así, la marca MIGURT está compuesta por la sílaba inicial ‘MI’ y la terminación ‘GURT’. Por su parte, FRIGURT está compuesta por la sílaba inicial ‘FRI’ y la terminación ‘GURT’. Es innegable que las marcas poseen en su conjunto una pronunciación similar, lo cual conlleva una marcada confusión auditiva y en consecuencia, la posibilidad de diferenciarlas es remota. La mera sustitución de la consonante ‘F’ por ‘M’ y eliminación de la consonante ‘R’ no le imprimen a MIGURT distintividad suficiente. Por el contrario, Pascual Andina ingeniosamente ha mantenido la vocal ‘I’ y la terminación ‘GURT’” (Mayúsculas y negrillas del original).

“(II) MYGURT: El parecido gráfico y fonético de las marcas FRIGURT vs. MYGURT tiene su razón en la identidad de sus terminaciones y coincidencia sonora en su primera sílaba. Así, la marca MYGURT está compuesta por la sílaba inicial ‘MY’ y la terminación ‘GURT’. Por su parte, la marca FRIGURT está compuesta por la sílaba inicial ‘FRI’ y la terminación ‘GURT’. Es innegable que las marcas in comento poseen en su conjunto una pronunciación similar lo cual conlleva una marcada confundibilidad auditiva y en consecuencia, la posibilidad de diferenciarlas es remota. La mera sustitución de la consonante ‘F’ por ‘M’ y eliminación de la consonante ‘R’ no le imprimen a la marca MYGURT distintividad suficiente. Por el contrario, Pascual Andina ingeniosamente ha sustituido la vocal ‘I’ por la consonante ‘Y’ lo cual en modo alguno resulta un elemento diferenciador ya que al estar combinada con otra consonante, la consonante ‘Y’ tiene idéntica pronunciación que la vocal ‘I’. Asimismo Pascual Andina ha mantenido la terminación ‘GURT’” (Mayúsculas y negrillas del original).

“(III) MIGURCITO: En lo que respecta a las marcas FRIGURT vs. MIGURCITO, también es evidente que existe entre ellas marcada similitud gráfica y fonética, la cual se fundamenta en la misma secuencia de vocales y consonantes. Así, la marca MIGURCITO está compuesta por la sílaba inicial ‘MI’, la raíz ‘GUR’ y la terminación ‘CITO’. Por su parte, la marca FRIGURT está compuesta por la sílaba inicial ‘FRI’ y la terminación ‘GURT’. La repetición de la vocal débil ‘I’ seguida de la raíz ‘GURT’ hace que las marcas tengan una pronunciación similar, y en consecuencia confundibilidad auditiva. Al igual que en el caso de las marcas MIGURT y MYGURT, la mera sustitución de la consonante ‘F’ por ‘M’ y eliminación de la consonante ‘R’ no le imprimen a la marca MIGURCITO distintividad suficiente, como tampoco constituye un elemento diferenciador la inclusión de la terminación ‘CITO’, ya que este sufijo es comúnmente usado como diminutivo y en modo alguno le imprime a la marca en cuestión la distintividad requerida por ley” (Mayúsculas y negrillas del original).

Asimismo, detallaron que los productos distinguidos por las marcas cuyo registro se impugnan y los productos pertenecientes a la marca FRIGURT propiedad de su representada pertenecen al mismo género, a saber, productos alimenticios con el mismo destino y finalidad, que comparte idénticos canales de distribución y comercialización y son publicitados en los mismos medios lo cual evidencia su vinculación y asociación.

Afirmaron que ha señalado la doctrina que, “… el consumidor que en un mismo negocio observa artículos diferentes con marcas confundibles, como por ejemplo bebidas y jugos de frutas y bebidas a base de leche fermentada, o yogures, puede creer que todos tienen el mismo origen o procedencia y además produce la injusta consecuencia de que la fama de quien posee derechos mas antiguos, como en este caso Nuestra Representada, sea aprovechada por el titular más reciente, como lo es Pascual Andina, o bien la de que el desprestigio de éste se transfiera al primero”. (Negrillas del original).

Sostuvieron que al concederse el registro de las marcas pertenecientes a Pascual Andina se violaron los principios básicos del derecho de propiedad industrial siendo que -a su decir- se obtuvo el registro de marcas gráfica y fonéticamente similares a otras previamente registradas ya que se limitó a copiar los elementos distintivos de FRIGURT sin agregar ningún otro elemento que le otorgue a las marcas de Pascual Andina la fuerza diferenciadora que por ley debe reunir todo signo distintivo para gozar de protección marcaria.

Manifestaron que la prohibición de registro de marcas con similitud gráfica y fonética con otra previamente registrada constituye una disposición de orden público por cuanto persigue la tutela de un interés colectivo por lo tanto las resoluciones impugnadas están viciadas de nulidad absoluta.

Denunciaron que el Registrador de la Propiedad Industrial, violó el derecho a la irretroactividad y a la igualdad consagrados en los artículos 24 y 21 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela ya que aplicó a su representada un criterio distinto al que en forma pacífica y reiterada había sido utilizado, por cuanto la Ley de Propiedad Industrial otorga protección a los derechos e intereses de los titulares de marcas ya registradas frente a aquellos terceros que pretendan registrar marcas que guarden similitud gráfica y fonética y que en virtud de tal similitud puedan causar confusión en el consumidor violentado así el precedente administrativo sostenido pacífica y reiteradamente por el mencionado Registrador, la buena fe y la expectativa legítima y seguridad jurídica de su representada al confiar en que la actuación de la Administración sería de una manera determinada al aplicar el criterio que había venido sosteniendo en el caso de marcas similares contra la protección de marcas previamente registradas.

Esgrimieron que, las resoluciones impugnadas son absolutamente nulas por violar el derecho de prelación de su representada puesto que quien primero solicita una marca tiene derecho al registro de la misma frente a quien lo hace después.

Que “…Pascual Andina presentó Las Marcas ante El Registro de la Propiedad Industrial en fechas 11 de abril de 2011, 24 de mayo de 2011 y 28 de julio de 2011. Por su parte, INDULAC presentó las solicitudes FRIGURT y FRIGURT (Diseño) ante El Registro de la Propiedad Industrial en fechas 3 de abril de 2008 y 20 de agosto de 2008. Evidentemente, al haber concedido el registro de Las Marcas sin haberse emitido decisión alguna respecto de la registrabilidad de las solicitudes FRIGURT y FRIGURT (Diseño) el Registrador de la Propiedad Industrial violó el derecho de prelación de Nuestra Representada” (Mayúsculas y negrillas del original).

Asimismo denunciaron que no fue respetado el principio de orden de entrada establecido en el artículo 34 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos en el cual se establece que la Administración debe respetar el orden de ingreso de toda solicitud a los fines de su revisión y decisión pudiendo alterarlo solo por razones de orden público.

Que, su representada se creó la confianza legítima que toda solicitud presentada en fecha posterior a la realizada por ella sería resuelta con posterioridad a su solicitud y más cuando le asiste un mejor derecho al registro de sus marcas por cuanto han sido usadas de manera constante desde el año 1995.

Denunciaron que “…es evidente que Pascual Andina pretende aprovecharse de la reputación y prestigio de Nuestra Representada. Además de haber obtenido de mala fe el registro de Las Marcas, las cuales como quedó evidenciado (…) son gráfica y fonéticamente similares a las marcas registradas FRIGURT de Nuestra Representada, Pascual Andina ha presentado ante El Registro de la Propiedad Industrial diversas solicitudes de marcas MIGURT (Diseño) que, como veremos (…) copian los elementos denominativos y figurativos de las solicitudes FRIGURT (Diseño). Asimismo, Pascual Andina ha lanzado al mercado dichas marcas” (Mayúsculas y negrillas del original).

Manifestaron que la escogencia de los elementos de nombre y diseño por parte de Pascual Andina revela una intención de la misma de aprovecharse del prestigio y posicionamiento en el mercado de la marca FRIGURT.

Solicitaron medida cautelar de suspensión de efectos fundamentando el fumus bonis iuris en que “…al ser dictadas las Resoluciones Impugnadas, el Registrador de la Propiedad Industrial violó las normas prohibitivas establecidas en los numerales 11 y 12 del artículo 33 de la LPI (sic), según los cuales se prohíbe el registro de marcas que tengan similitud tanto gráfica como fonética con aquellas anteriormente registradas y que puedan generar confusión en el consumidor. En este mismo sentido, al otorgar el registro de Las Marcas, el Registrador de la Propiedad Industrial rompió con el precedente administrativo que él mismo ha establecido a lo largo de los años al no permitir el registro de marcas que se parezcan gráfica y fonéticamente a aquellas previamente registradas, infringiendo así el derecho de igualdad y de no retroactividad de Nuestra Representada, consagrados en la Constitución de la República”, incurriéndose en violación a la libertad económica de la demandante, a su derecho a la propiedad al ser menoscabada su posición competitiva en el mercado (Negrillas del original).

En relación al periculum in mora alegaron que “Las Resoluciones Impugnadas otorgan a Pascual Andina, titular del registro de Las Marcas, el uso de dichas marcas en el mercado, que al ser productos alimenticios muy similares, compiten en el mismo mercado y buscan atraer a la misma clientela que FRIGURT, aprovechándose, por la confusión que causan las marcas, de la buena reputación y calidad de los productos que Nuestra Representada ha creado a lo largo de los años, en otras palabras, no sólo están menoscabando la fuerza distintiva de la marca FRIGURT, sino que igualmente se genera una pérdida económica para INDULAC, derivada del volumen indeterminado de ventas que ésta deja de hacer con ocasión de las que, beneficiándose del referido riesgo de confusión generado a partir del uso de Las Marcas, hace Pascual Andina, violando la libertad económica y los derechos de propiedad que Nuestra Representada tiene sobre su marca FRIGURT” (Mayúsculas y negrillas del original).

Así en cuanto a la ponderación de intereses destacaron “…la confusión que resulta entre Las Marcas y FRIGURT no sólo lesiona los intereses particulares de Nuestra Representada, al verse perjudicada por el irrespeto de los numerales 11 y 12 del artículo 33 de la LPI, sino también se genera un perjuicio al público consumidor, al crear una confusión en él sobre los productos que desea adquirir” (Mayúsculas y negrillas del original).

Por todo lo anterior solicitaron la nulidad de las Resoluciones Nros. 165 y 424 dictadas en fecha 23 de marzo de 2012 y 12 de julio de 2012, respectivamente, por el Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual y se decrete medida cautelar de suspensión de efectos mientras se dicte sentencia definitiva.

II
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Ahora bien, declarada la competencia para conocer del presente recurso por el Juzgado de Sustanciación de esta Corte mediante decisión de fecha 20 de mayo de 2013, corresponde a este Órgano Jurisdiccional pronunciarse acerca de la medida cautelar de suspensión de efectos solicitada por la Representación Judicial de la Sociedad Mercantil Industria Láctea Venezolana, C.A., y al efecto se observa:

Las medidas cautelares son adoptadas con la finalidad de asegurar provisionalmente la situación jurídica infringida, el derecho o interés de que se trate, para que una eventual sentencia definitiva estimatoria de la pretensión pueda ser ejecutada de manera íntegra y eficaz, lográndose de este modo, garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva.

En ese sentido el artículo 104 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, prevé lo siguiente:

“Artículo 104: A petición de las partes, en cualquier estado y grado del procedimiento el tribunal podrá acordar las medidas cautelares que estime pertinentes para resguardar la apariencia de buen derecho invocado y garantizar las resultas del juicio, ponderando los intereses públicos generales y colectivos concretizados y ciertas gravedades en juego, siempre que dichas medidas no prejuzguen sobre la decisión definitiva.

El tribunal contará con los más amplios poderes cautelares para proteger a la Administración Pública, a los ciudadanos o ciudadanas, a los intereses públicos para garantizar la tutela judicial efectiva y el restablecimiento de las situaciones jurídicas infringidas mientras dure el proceso.

En causas de contenido patrimonial, el tribunal podrá exigir garantías suficientes al solicitante”.

De la norma anteriormente trascrita, se desprende en primer término que la procedencia de las medidas cautelares se encuentran sujetas a condiciones específicas y concurrentes, cuya finalidad subyace en virtud de lo contemplado por el legislador, la cual comprende: 1) el riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo, 2) la presunción grave del derecho que se reclama y 3) la adecuada ponderación del interés público involucrado.

Es por ello que la posibilidad de solicitar las medidas cautelares que crean convenientes a los fines de proteger la posibilidad de un resultado favorable, y de esta forma, asegurar la resolución del caso, sin que su otorgamiento implique un prejuzgamiento sobre la decisión definitiva, lo pueden hacer las partes en cualquier grado y estado de la causa. Así tenemos que:
El derecho a la tutela judicial efectiva se encuentra consagrado en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en los términos siguientes:

“Artículo 26. Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos, a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente.

El Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles…”.

En ese orden de ideas, es menester destacar que las medidas cautelares, como elemento fundamental del referido derecho constitucional a la tutela judicial efectiva, constituyen, a su vez, mecanismos que permiten al Juez dictar las decisiones que estime pertinentes para garantizar la efectividad del fallo mientras dure el juicio, es decir, hasta tanto sea dictada la sentencia que resuelva el fondo de la controversia, tomando en consideración las circunstancias particulares del caso sometido a su conocimiento.

Igualmente, debe señalarse que la concreción jurisprudencial del dispositivo referido, mediante la cual se da cuenta de la correcta aproximación al examen del asunto debatido en fase cautelar, se encuentra claramente desarrollada en el contenido de la sentencia Nº 26 de fecha 11 de enero de 2006, dictada por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (caso: C.A. Electricidad de Caracas Vs. Ministerio de la Producción y el Comercio), en el cual se expresó lo siguiente:

“(…) Por lo tanto, la medida preventiva de suspensión de efectos procede sólo cuando se verifiquen concurrentemente los supuestos que la justifican, esto es, que la medida sea necesaria a los fines de evitar perjuicios irreparables o de difícil reparación por la definitiva, y además, que de la pretensión procesal principal se desprenda que pudiera resultar favorable al demandante; por lo que deben comprobarse los requisitos de procedencia de toda medida cautelar, como son: el riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo y la presunción grave del derecho que se reclama.

En efecto, el correcto análisis acerca de la procedencia de la medida cautelar solicitada requiere además de la verificación del periculum in mora, la determinación del fumus boni iuris, pues mientras aquél es exigido como supuesto de procedencia en el caso concreto, ésta, la presunción grave de buen derecho, es el fundamento mismo de la protección cautelar, dado que en definitiva, sólo a la parte que posee la razón en juicio puede causársele perjuicios irreparables que deben ser evitados, bien que emanen de la contraparte o sean efecto de la tardanza del proceso. Consecuentemente, el referido principio se encuentra necesariamente comprendido en las exigencias del aparte 21 del artículo 21 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela para acordar la suspensión de efectos, cuando alude la norma en referencia a que la medida será acordada ‘teniendo en cuenta las circunstancias del caso’.

Adicionalmente a lo anterior, ha señalado igualmente la jurisprudencia de este Alto Tribunal que aunado a los requisitos del periculum in mora y el fumus boni iuris, el acto impugnado debe llenar ciertas condiciones para que sea procedente su suspensión, esto es: que se trate de un acto administrativo de efectos particulares o de alguno de efectos generales en que la voluntad de uno o varios sujetos no afecte el interés de la colectividad; y que se trate de actos que tengan efectos positivos, ya que éstos son los únicos idóneos de ser suspendidos…”.

De allí que, de conformidad con el criterio jurisprudencial ut supra transcrito, es de rigor para el Juez que emprende la labor de realizar la cognición breve que por antonomasia representa el juicio cautelar en el ámbito especializado del contencioso administrativo, determinar y verificar de manera concurrente y ostensible, tanto la configuración del fumus boni iuris o presunción de buen derecho, como la procedencia del periculum in mora o peligro en la demora, todo ello claro está teniendo en consideración las circunstancias particulares del caso.

En lo que se refiere al fumus boni iuris o presunción de buen derecho, ha señalado la jurisprudencia que tal requisito puede comprenderse como un cálculo preventivo o juicio de probabilidad y verosimilitud sobre la pretensión del demandante; correspondiéndole al Juez analizar los recaudos o elementos presentados juntos con el libelo de la demanda, a los fines de indagar sobre la existencia del derecho que se reclama (Sentencia Nº 3390, dictada por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 26 de mayo de 2005, caso: Pinturas 50 y 50, S.A.).

En ese orden de ideas, esta Corte trae a colación la sentencia Nº 935, dictada por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 25 de junio de 2009 (caso: Serenos Responsables Sereca, C.A., Vs. Ministro del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Social), a través de la cual estableció lo siguiente:

“(…) De esta manera, el fumus boni iuris se constituye como el fundamento de la protección cautelar, dado que en definitiva sólo a la parte que tiene la razón en juicio pueden causársele perjuicios irreparables que deben ser evitados, bien que sean producidos por la contraparte o que deriven de la tardanza del proceso; mientras que el periculum in mora es requerido como supuesto de procedencia en el caso concreto de que se trate.

En armonía con lo expuesto, la decisión del Juez debe fundamentarse no sobre simples alegatos de perjuicio sino en la argumentación y acreditación mediante elementos probatorios fehacientes, de los hechos concretos que permitan crear en el Juzgador, al menos, una presunción grave de la existencia de un posible perjuicio material y procesal para la parte solicitante…” (Negrillas de esta Corte).

De la decisión parcialmente transcrita, se desprende que el Juez a fin de decretar una medida cautelar debe verificar los requisitos establecidos como lo son el fumus boni iuris y el periculum in mora, para lo cual su decisión no debe fundamentarse en simples alegatos o argumentos, sino en elementos probatorios fehacientes que determinen hechos concretos, de los cuales el juzgador pueda crearse la convicción de presunción grave de la existencia del perjuicio alegado.

Partiendo de los principios constitucionalmente consagrados en nuestra Carta Magna, entendemos que la suspensión jurisdiccional de efectos del acto administrativo constituye una modalidad de tutela cautelar, elemento integrante del artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que establece la tutela judicial efectiva, que además resulta una medida cautelar nominada en el ámbito de la jurisdicción especializada. El otorgamiento de ésta acarrea la suspensión de la eficacia de la actuación de la Administración, porque incluye implícitamente una excepción al principio de ejecutividad y ejecutoriedad como consecuencia de la presunción de legalidad del acto administrativo el cual para que sea acordado en sede jurisdiccional se encuentra sujeto de los dos elementos antes mencionados a saber el fumus boni iuris y el periculum in mora, respectivamente.

Por otra parte, como se ha señalado anteriormente ha sostenido la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en cuanto al periculum in mora que el solicitante tiene la carga de alegar y probar el presunto daño, en consecuencia, ambos elementos o extremos deben cumplirse como lo son el fumus boni iuris y el periculum in mora e igualmente se debe ponderar los intereses en juego y en particular la medida y la intensidad en que el interés público requiere la ejecución del acto administrativo, en razón que la Administración actúa en principio, de acuerdo a su proposición constitucional e institucional, en función de la gestión de los intereses generales o colectivos con fundamento en el marco del Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia, proclamado como principio fundamental en el artículo 2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Pues, la apreciación judicial sobre el otorgamiento de la medida de suspensión de efectos del acto demandado, debe inclusive abarcar la evaluación judicial sobre el impacto de la proposición de la ejecución que dicho acto pueda generar en el plano de los intereses generales, o en la esfera de los derechos de terceros, ajenos a la controversia.

Con fundamento en los criterios anteriormente expuestos y circunscribiéndonos al caso de autos, se observa que la Representación Judicial de la Sociedad Mercantil demandante, alegó como fundamento de su pretensión cautelar que:

El Registrador de la Propiedad Industrial violó las normas prohibitivas establecidas en los numerales 11 y 12 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial, según los cuales se prohíbe el registro de marcas que tengan similitud tanto gráfica como fonética con aquellas anteriormente registradas y que puedan generar confusión en el consumidor. En ese mismo sentido, al otorgar el registro de dichas marcas, el Registrador de la Propiedad Industrial rompió con el precedente administrativo que él mismo ha establecido a lo largo de los años al no permitir el registro de marcas que se parezcan gráfica y fonéticamente a aquellas previamente registradas, infringiendo así el derecho de igualdad y de no retroactividad.

Que al otorgar el registro a las marcas “MIGURT”, “MYGURT” y “MIGURCITO” las cuales compiten en el mismo mercado y buscan atraer a la misma clientela que “FRIGURT”, aprovechándose, por la confusión que causan las marcas, de la buena reputación y calidad de los productos que su representada ha creado a lo largo de los años, asimismo se genera una pérdida económica para su representada derivada del volumen indeterminado de ventas que ésta deja de hacer con ocasión de las que, beneficiándose del referido riesgo de confusión generado a partir del uso de Las Marcas, hace Pascual Andina, violando la libertad económica y los derechos de propiedad que su representada tiene sobre su marca FRIGURT.

Ahora bien, debe esta Corte en virtud del derecho constitucional a la tutela judicial efectiva estudiar la procedencia de dicha medida de conformidad con lo denunciado en el escrito recursivo y los recaudos cursantes en el presente cuaderno separado.

- Del Fumus Bonis Iuris

Así, respecto a la apariencia de buen derecho observa este Órgano Jurisdiccional que:

- De la presunta violación de los numerales 11 y 12 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial

Denunció la parte demandante que el órgano demandado infringió lo establecido en los numerales 11 y 12 del artículo 33 de la Ley de de Propiedad Industrial al registrar las marcas MIGURT, MYGURT y MIGURCITO las cuales -a su decir- son gráfica y fonéticamente similares a su marca FRIGURT.

Determinado el planteamiento del asunto en esta fase cautelar, esta Corte debe realizar las siguientes consideraciones:

La propiedad intelectual viene a ser las creaciones de la mente (invenciones, obras literarias, artísticas, etc.), los cuales nacen en derechos que deben actuar como mecanismos para fomentar la innovación, la creación artística, el desarrollo tecnológico, todo ello con el objetivo de contribuir al mejoramiento del nivel de vida de las personas, de modo que tal propiedad se divide en dos (2) categorías, a saber: i) La propiedad industrial; y ii) El derecho de autor.

Por lo que respecta a la propiedad industrial, se encuentra dirigida a conceder un monopolio temporal de explotación y uso exclusivo, de ciertas creaciones del ingenio humano, tales como las invenciones o las nuevas formas (diseños) de los productos, así como los signos distintivos de los productos y servicios de las empresas que las crean, a los fines de su explotación comercial, siendo una pieza fundamental para las actividades económicas de las empresas.

Los elementos que conforman la propiedad industrial, según lo estudiado por el autor de la obra “Propiedad Intelectual, el uso de la marca como herramienta de mercado” Luis García Muñoz (Vid. http://www.crecemype.pe/portal/images/stories/files/PROPIEDAD_INTELECTUAL.pdf), a su vez se subdividen en dos (2) clases, las cuales son i) Nuevas creaciones y ii) los signos distintivos.

(i) Nuevas creaciones.-

Dentro de este grupo se encuentran las invenciones y otras creaciones técnicas, incluyendo los modelos de utilidad, las obtenciones vegetales y los esquemas de trazado de circuitos integrados. Asimismo, encontramos a los diseños (dibujos y modelos) industriales.

(ii) Signos distintivos.-

En este grupo está el conjunto de instrumentos que sirven al empresario para diferenciarse.

Los signos distintivos son los medios identificadores que utiliza el empresario para distinguir en el tráfico mercantil su empresa, su establecimiento de comercio, los productos que fabrica o comercializa o los servicios que presta. Son distintivos las marcas, las denominaciones de origen, los lemas comerciales y los nombres comerciales (Vid. http://www.crecemype.pe/portal/images/stories/files/PROPIEDAD_INTELECTUAL.pdf).

Ello así, en el sentido de signos, ha de estar comprendida lo que la marca desarrolla, en el entendido que configura un signo o una combinación lo que busca diferenciar los productos o servicios de una empresa a los de otra u otras.

Esos signos pueden ser palabras, letras, números, fotos, formas, colores, así como toda combinación de los mismos. Además, cada vez son más los países que autorizan el registro de formas menos tradicionales de marcas, como los signos tridimensionales, signos sonoros, o los signos olfativos, que vienen a emplearse para la identificación de productos.

Pero existen otras categorías de marcas al margen de las que se utilizan para identificar la fuente comercial de los productos o servicios. Por marcas colectivas se entienden las marcas que son propiedad de una asociación, por ejemplo, una asociación de contables o ingenieros, cuyos miembros utilicen la marca para denotar cierto nivel de calidad y otros requisitos impuestos por la asociación. En cuanto a las marcas de certificación, denotan cumplimiento con ciertas normas definidas pero no implican pertenencia a asociación alguna. A estas últimas vienen a añadirse las marcas que se utilizan en relación con servicios, y que vienen a llamarse marcas de servicio, que suelen ser utilizadas, por ejemplo, por hoteles, restaurantes, líneas aéreas, agencias de turismo, agencias de alquiler de automóviles, tintorerías, etc. Todo lo que se aplica a las marcas de fábrica y de comercio se aplica también a las marcas de servicio.

En términos generales, siguiendo las líneas de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), la “marca” desempeña cuatro (4) funciones principales, cuya función es diferenciar los productos y servicios que llevan la marca, identificar el origen comercial de las mismas y su calidad, así como fomentar su venta en el mundo del mercado, a saber:

1) Diferenciar los productos y servicios de una empresa de los demás. Las marcas facilitan la vida del consumidor a la hora de adquirir determinados productos o de utilizar determinados servicios, en el sentido de que permiten identificar un producto o servicio ya conocido o que haya sido objeto de publicidad. El carácter distintivo de la marca debe ser evaluado en relación con los productos o servicios a los que se aplique. Por ejemplo, la palabra “apple” (manzana) o la imagen de una manzana no permiten diferenciar un tipo de manzanas de las de los demás, antes bien, es un signo distintivo en la esfera informática. Las marcas no sólo permiten diferenciar productos y servicios como tales. También permiten diferenciarlos dentro de la propia empresa de la que son originarios.

2) Las marcas permiten remitirse a una empresa concreta, no necesariamente conocida para el consumidor, que ofrece los productos o servicios en el mercado. Por consiguiente, las marcas diferencian los productos o servicios de una fuente de productos o servicios idénticos o similares de otras fuentes. Esta función es importante para definir el alcance de la protección de las marcas.

3) Las marcas sirven también para denotar una cualidad concreta del producto o servicio a las que se apliquen, de modo que el consumidor pueda fiarse así de la calidad constante de los productos que lleven dicha marca. Esta función se conoce comúnmente en tanto que función de garantía. La marca no siempre es prerrogativa de una única empresa, por cuanto el titular del registro de la marca tiene la facultad de conceder licencias a otras empresas a los fines de utilizar la marca en cuestión. Por consiguiente, es esencial que los licenciatarios respeten las normas de calidad establecidas por el propietario de la marca. Además, las empresas comerciales suelen utilizar las marcas para productos que adquieren de distintas fuentes. En esos casos, el propietario de la marca no se encarga por sí mismo de elaborar los productos (tarea igualmente importante) sino de seleccionar los que reúnen, según su criterio, normas y requisitos de calidad. E incluso en los casos en los que el propietario de la marca sea también el fabricante del producto concreto al que se aplique, es frecuente que haya partes del producto que no se haya encargado él de elaborar pero que hayan sido seleccionadas por él mismo.

4) Las marcas se utilizan también para promover la comercialización y la venta de productos y la comercialización y la prestación de servicios. Por lo tanto, no sólo se utilizan para diferenciar productos y servicios o para identificar una empresa o una cualidad concreta, sino para fomentar las ventas. De ahí que la selección de marcas sea una tarea sumamente delicada, por cuanto la marca debe atraer al consumidor e inspirar confianza. Esto último a veces se conoce con el nombre de función de atraer el interés del consumidor.

Los propietarios de marcas registradas, tienen derechos exclusivos respecto de las mismas. Esos derechos les confieren la prerrogativa de utilizar la marca y de impedir la utilización por terceros no autorizados de la misma o de una marca similar, de modo que el consumidor y el público en general no sean inducidos a error e impedir la utilización de una marca similar.

Ello así, fomentada una determinada marca, es de señalar que el ámbito de la publicidad viene a ser el mecanismo usual que tiene una empresa para transmitir al consumidor como destinatario final del producto ofertado, la información de sus productos o servicios; pero si las marcas que distinguen esos productos no resultan lo suficientemente distintivas, no produce los resultados esperados, de modo que no servirá de mucho una agresiva campaña publicitaria para que el consumidor los escoja por encima de otros productos o servicios que se encuentran en el mercado, los cuales quizá no tengan una marca llamativa, pero que resultan más confiables (Vid. http://www.crecemype.pe/portal/images/stories/files/PROPIEDAD_INTELECTUAL.pdf).

Ahora bien, es importante considerar que el objetivo principal del derecho marcario consiste en la distinción de las mercancías de un fabricante a otro. De esta manera, históricamente se ha dado la posibilidad de formar un público consumidor, de tal modo que se ha hecho necesaria la protección del consumidor contra el fraude de otras empresas, lo que podría traer como consecuencia la afectación no sólo de los intereses económicos del titular de la marca sino también del público quien se podría encontrar en una situación de confusión e inseguridad acerca del producto que pretenda adquirir en el mercado.
Sin embargo, hay que acotar que el derecho propiedad industrial y los derechos de explotación que de su titularidad se derivan, están sometidos a algunas limitaciones legales, las cuales tienen su razón de ser en la función social que caracteriza el derecho de propiedad en un Estado social de justicia y de Derecho como el venezolano. En este sentido, se ha pronunciado la Sala Político-Administrativa en sentencia Nº 1385 del 30 de septiembre de 2009, en la cual estableció:

“Esta Sala ha precisado en otras oportunidades `… que el derecho de propiedad (…) no es un derecho absoluto, antes bien está sometido a restricciones, dictadas por la necesidad de proteger un alto interés superior`.

En este sentido, se insiste que la propiedad es un derecho sujeto a determinadas limitaciones que deben encontrarse acordes con ciertos fines, tales como la función social, la utilidad pública y el interés general”.

De la misma manera, en la Revista Jurídica de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil en su artículo titulado “Las Licencias Obligatorias como Límites a los Derechos de Propiedad Intelectual” se expresó lo siguiente:

“(…) Estas consideraciones introductorias tienen por finalidad destacar entonces que los derechos exclusivos de explotación sobre determinados bienes inmateriales, también está sometido a algunas limitaciones legales, especialmente para satisfacer ciertas necesidades sociales, pero guardando un adecuado equilibrio con el fin de resguardar el legítimo interés del titular a seguir la suerte económica de su producto intelectual, estimular así su labor creativa e incentivar la producción de nuevos bienes culturales o tecnológicos, así como alentar las inversiones industriales y comerciales en los distintos sectores involucrados” (Vid.http://www.revistajuridicaonline.com/index.php?option=com_content&task=view&id=540&Itemid=118).

En este sentido, esta Corte debe hacer la precisión, en razón de lo anterior, de que la titularidad de una marca tiene trascendencia no sólo para su titular que se beneficia económicamente en el mercado de ésta, sino para el público quien en todo caso es el consumidor y por tanto receptor final de la actividad económica del titular marcario.

Así, la función social de este derecho subjetivo es de vital importancia y de ineludible consideración para la Administración en el ámbito marcario, a la hora de otorgar o acordar el registro de una marca, lo cual en todo caso debe hacerse tomando las debidas precauciones, a los fines de garantizar un escenario de seguridad al interés público y evitar la desconfianza o confusión entre los consumidores.

Ahora bien, es de destacar parte de la normativa que se encuentra establecida en la Ley de Propiedad Industrial, publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 25.227, de fecha 10 de diciembre de 1956 y así, tenemos:

“Artículo 1º.- La presente Ley regirá los derechos de los inventores, descubridores e introductores sobre las creaciones, inventos o descubrimientos relacionados con la industria; y los de los productores, fabricantes o comerciantes sobre las frases o signos especiales que adopten para distinguir de los similares los resultados de su trabajo o actividad”.

“Artículo 3º.- Se presume que es propietario de un invento, mejora o modelo o dibujo industriales, o de una marca, lema o denominación comerciales, o introductor de un invento o mejora, la persona a cuyo favor se haya hecho el correspondiente registro”.

“Artículo 27.- Bajo la denominación de marca comercial se comprende todo signo, figura, dibujo, palabra o combinación de palabras, leyenda y cualquiera otra señal que revista novedad, usados por una persona natural o jurídica para distinguir los artículos que produce, aquéllos con los cuales comercia o su propia empresa.
La marca que tiene por objeto distinguir una empresa, negocio, explotación o establecimiento mercantil, industrial, agrícola o minero, se llama denominación comercial.
Lema comercial es la marca que consiste en una palabra, frase o leyenda utilizada por un industrial, comerciante o agricultor, como complemento de una marca o denominación comercial”.

“Artículo 33.- No podrán adoptarse ni registrarse como marcas:

(…)

11) la marca que se parezca gráfica o fonéticamente a otra ya registrada, para los mismos o análogos artículos.
12) la que pueda prestarse a confusión con otra marca ya registrada o que pueda inducir a error por indicar una falsa procedencia o cualidad” (Destacado de esta Corte).

“Artículo 34.- Tampoco podrán registrase:
1º) las denominaciones comerciales meramente descriptivas de la empresa que se pretenda distinguir, salvo que, además de esta parte descriptiva, contengan alguna característica que sirva para individualizarlas. En este caso el registro solo protegerá la parte característica; y,
2º) los lemas comerciales que contengan alusiones a productos o marcas similares, o expresiones que puedan redundar en perjuicio de esos productos o marcas”.

“Artículo 54.- Todas las publicaciones previstas en la presente Ley, deberán hacerse en el Boletín de la Propiedad Industrial que es el órgano de la Oficina de Registro. Los ejemplares de este Boletín tendrán fuerza de instrumento público”.

“Artículo 55.- Los actos y documentos cuya publicación ordena la presente Ley, tendrán el carácter de públicos por el hecho de aparecer en el Boletín de la Propiedad Industrial”.

“Artículo 57.- Periódicamente se publicara el índice de marcas y patentes registradas durante el lapso respectivo”.

“Artículo 71.- Todo el que pretenda obtener el registro de una marca, deberá llenar los siguientes requisitos:
(…)
g) que la marca solicitada no tiene semejanza con otra análoga ya registrada para distinguir artículos en la misma clase o en otra similar, de modo que pueda confundirse con ella y engañar al público” (Destacado de esta Corte).

Destacados los artículos anteriores, esta Corte logra observar que en la República Bolivariana de Venezuela, el derecho de la propiedad intelectual viene a configurarse bajo la tutela de la Ley de Propiedad Industrial, así como de los diversos acuerdos que en materia internacional se han realizado, a los fines de dicha protección, por lo que naturalmente deberían las personas como consumidores últimos de los bienes tangibles e intangibles tener la certeza de que diversas empresas mercantiles no los induzcan en error o engaño, jugando a su vez con el ámbito de objetividad marcaria.

De la anterior normativa citada, se desprende que en el artículo 33, ordinal 12 de la Ley de la Propiedad Industrial establece un supuesto de hecho que nos remite al denominado concepto de la notoriedad de las marcas, señalándose –a través de criterios jurisprudenciales- que procede cuando “…pueda prestarse a confusión con otra marca ya registrada o que pueda inducir a error por indicar una falsa procedencia o cualidad”.

Ello así y a los fines de determinar lo explanado, debe esta Corte hacer referencia a lo establecido por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, mediante la sentencia Nº 00514, de fecha 3 de abril de 2001, caso “sociedad mercantil The Coca-Cola Company, contra el Director General del Ministerio de Fomento”, la cual falló que:

“(…) En este sentido, cabe reiterar que en materia de propiedad industrial son escasas las reglas con valor permanente para concluir en la confundibilidad de marcas. Sin embargo, la doctrina y la jurisprudencia de esta Sala han establecido determinados criterios para apreciar la semejanza entre marcas, los cuales no tienen un carácter taxativo sino meramente enunciativo y deberán ser aplicados a la luz de cada caso concreto (véanse sentencias de la Sala Político-Administrativa de fechas 14 de junio de 1984 y 07 de noviembre de 1995, casos: Sáfilo Societa Azionaria Fábrica Italiana Lavorazione Occhiale (SAFILO S.P.A.) y THE CLOROX COMPANY, respectivamente). Algunos de estos parámetros se enumeran a continuación:
a) La confundibilidad entre marcas debe ser evidente y no el resultado de un análisis por separado de cada uno de los elementos que integran la respectiva marca: la confusión debe resultar pues, de la comparación que se haga a simple vista o de ser oída. En este examen debe también apreciarse el impacto que pueda producir el o los elementos que por resaltar suficientemente dentro de su propio conjunto, constituirían la imagen figurativa y/o fonética característica individualizadora a recordar por el consumidor.
b) Las marcas gráficas y complejas deben juzgarse en su conjunto y no por elementos tomados aisladamente;
c) La acentuación prosódica u ortográfica, sin que constituya por sí sola un elemento de juicio, debe tomarse en cuenta al establecer las diferencias. De allí que puedan coexistir marcas nominativas con algunas sílabas idénticas, si el resto de las sílabas que integran la palabra y su acentuación difieren a tal punto que evitan toda posible confusión;
d) Debe considerarse también, la naturaleza de los bienes que pretende identificar la marca; si pertenecen a la misma clase, su estructura y su ámbito comercial (…)” (Destacado de esta Corte).

Ahora bien, en forma pacífica y reiterada nuestra jurisprudencia, la mayor parte de la Sala Político Administrativa de la entonces Corte Suprema de Justicia, ahora Tribunal Supremo de Justicia, considera que el concepto de notoriedad de una marca, se encuentra consagrado en el ordinal 12 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial antes referida. Entre las decisiones más destacadas se encuentra la sentencia de fecha 10 de marzo de 1993, en el juicio de la “Societé Anonyme Des Galleries Lafayette” que es la pionera en la materia, entre otras.

Así, es de destacar que la entonces Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Político Administrativa, en el referido caso “Galeries Lafayette”, fallo lo siguiente:

“(…) Adicionalmente, se observa que la marca `GALERIAS (sic) LAFAYETTE` es notoriamente conocida en el extranjero, básicamente en Europa y específicamente en Francia, hecho éste por lo demás no negado en el presente caso. Tratándose de un hecho notorio, puede derivar su conocimiento dentro del sector de comerciantes al cual refiere el tercero opositor, tal y como se expresa en el texto mismo del documento constitutivo de GALERIAS LAFAYETTE, C.A., específicamente en su cláusula Segunda `La sociedad tiene por objeto principal la compra, venta y administración de toda clase de bienes muebles e inmuebles, acciones o valores, explotación y administración de negocios de tiendas y minitiendas, inversiones en general, así como la realización de cualesquiera otro actos de lícito comercio`. Resulta ostensible el conocimiento que esta empresa podía tener de la notoriedad de la marca en disputa, dado que la misma identifica, como antes se dijo, una de las grandes tiendas por departamentos en el mundo (…)

Con base en la totalidad de las consideraciones antes hechas, no puede sino concluirse en la nulidad de la Resolución recurrida, toda vez que la misma ordenó el registro de una marca que no era de la propiedad del solicitante y que además goza de notoriedad internacional suficiente como para que resultare factible el que su uso, por parte de quien no ha dado origen a tal notoriedad, pueda inducir a error por indicar falsa procedencia o cualidad. Así se declara” (Vid. sentencia de fecha 10 de marzo de 1993, emanada de la Sala Político Administrativa de la Corte Suprema de Justicia, caso: “Societe Anonime des Galleries Lafayette contra el Ministerio de Fomento”.

El fundamento de la anterior decisión lo constituye el ordinal 12 del artículo 33 in commento, el cual hace referencia a la notoriedad, que lleva a la circunstancia de que la marca pueda inducir a error por indicar una falsa procedencia, en el sentido que la noción de marca notoria implica que la misma no puede ser adoptada o registrada sino, por quien originalmente le haya dado tal notoriedad, de manera pues que no cabe duda que la Ley comentada consagra el concepto de notoriedad como uno de los requisitos a examinar por el organismo competente, es decir, el Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual (SAPI), a los fines de la procedencia o no del registro de una marca.

También, y de conformidad a lo previsto en el artículo 37 de la Ley de Propiedad Industrial “Todo lo relativo a la propiedad industrial estará a cargo de una oficina que se denominará Registro de la Propiedad Industrial” y según lo previsto en el literal b) del artículo 42 eiusdem, son atribuciones del registrador, autorizar o negar las solicitudes de registro de diversas marcas, de manera que al concordar las normas antes citadas con el ordinal 12 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial, razonablemente se deduce que es de la competencia del registrador de la propiedad industrial la determinación de si una marca es o no notoria.

Respecto a lo antes citado, es de destacar que la notoriedad de una marca es una condición especial que ella recibe por cuanto ha sido prestigiada en el tiempo, de manera que signifique calidad y sobre la cual se ha efectuado una inversión en publicidad y promoción. Además, el conocimiento de una marca de esta naturaleza por parte de los consumidores, la hace relevante en contraste con las que son comunes en el mercado (disponible en: http://www.crecemype.pe/portal/images/stories/files/PROPIEDAD_INTELECTUAL.pdf.).

Pues, esa condición especial es lo que a ciencia cierta le permite a una marca que la misma sea protegida en la República Bolivariana de Venezuela o en cualquier otro país, sin el previo requisito que ésta haya sido debidamente registrada de modo previo. Es decir, si se logra tal especial condición, su protección es inminente frente a cualquier pretensión de cualquier persona jurídica de apropiarse de la reputación que genere una determinada marca intelectual notoriamente conocida.

En efecto de ello, cabe señalar que los criterios para evaluar la notoriedad de la marca: a) la extensión y el conocimiento de la marca entre el público consumidor a nivel nacional e internacional, b) La intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca; c) La antigüedad y su uso constante d) El examen de la producción y mercado de los productos que distingue la marca con respecto a otras.

En ese mismo orden de ideas, es de señalar que el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, de fecha 20 de marzo de 1883 y enmendado el 28 de septiembre de 1979, estableció en su artículo 6 bis, lo siguiente:

“Artículo 6 bis
[Marcas: marcas notoriamente conocidas]
1) Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta.
2) Deberá concederse un plazo mínimo de cinco años a partir de la fecha del registro para reclamar la anulación de dicha marca. Los países de la Unión tienen la facultad de prever un plazo en el cual deberá ser reclamada la prohibición del uso.
3) No se fijará plazo para reclamar la anulación o la prohibición de uso de las marcas registradas o utilizadas de mala fe” (Negrillas y corchetes de la cita).

En efecto de lo anterior, cabe destacar que la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, mediante decisión Nº 1033, de fecha 11 de mayo de 2000, caso: “Aldo Ferro García contra el Ministerio de Fomento”, ratificó el criterio sostenido por la entonces Corte Suprema de Justicia de fecha 18 de julio de 1996, recaído en el caso: “JEAN PATOU PERFUMEUR SOCIETE ANIMYME contra el Ministerio de Fomento”, mediante el cual estableció las diferencias de las disposiciones contenidas en los ordinales 11 y 12 del artículo 33 estudiado, lo cual en criterio de este Órgano Jurisdiccional, no se aparta del contenido sobre la notoriedad enmarcada en el Convenio de París comentado, de allí que se desprende que:

“(…) La primera y la segunda (…) hacen efectivo el efecto preclusivo de la marca y, la tercera y última referencia, (…) al aspecto de la marca notoria que imposibilita el registro de una marca en usurpación de marca notoria, aun sin existir un registro previo, por la confusión que crearía el uso inadecuado de la marca notoria…”.

De lo anterior, se desprende que el ordinal 12° del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial prevé los siguientes supuestos prohibitivos distintos, en virtud de los cuales no pueden adoptarse ni registrarse como marca:

• El signo confundible con otra marca que ya se encuentre registrada, lo cual, se permite evaluar las distintas causas que pueden originar la confusión entre marcas, tales como conexión competitiva o complementariedad de los productos o servicios, conceptos evocados por los signos, canales de comercialización de los productos, público consumidor al cual van dirigidos los productos, entre otras, y no sólo el parecido gráfico o fonético entre los signos, como lo contempla el ordinal 11° del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial;

• El signo que pueda inducir a error por indicar una falsa procedencia, del cual viene a prohibirse el registro de signos que puedan engañar al público sobre la procedencia del producto. Ahora bien, la procedencia que puede inducir a error o engaño a la cual hace referencia el ordinal 12 in commento, tiene una connotación geográfica, es decir, que el signo con relación a los productos o servicios induzca a creer que estos provienen de un país, de una región o de un lugar determinado, es decir, lleva a la creencia del consumidor que aquéllos proceden geográficamente de un lugar distinto al de su origen, y;

• El signo que pueda inducir a error por indicar una falsa cualidad, el cual se refiere a que el signo marcario pueda engañar al público induciéndole a creer que el producto o servicio tiene alguna característica que, en definitiva, no la posee.

Una vez analizada la normativa y la jurisprudencia fallada sobre la marca y la notoriedad de ella, este Órgano Jurisdiccional observa del escrito recursivo que la Sociedad Mercantil demandante fundamenta la similitud de su marca FRIGURT con las marcas MIGURT, MYGURT y MIGURCITO de la siguiente manera:

“(I) MIGURT: La similitud entre la marca FRIGURT vs. MIGURT tiene su razón en la identidad de sus terminaciones y coincidencia de una vocal débil en su primera sílaba. Así, la marca MIGURT está compuesta por la sílaba inicial ‘MI’ y la terminación ‘GURT’. Por su parte, FRIGURT está compuesta por la sílaba inicial ‘FRI’ y la terminación ‘GURT’. Es innegable que las marcas poseen en su conjunto una pronunciación similar, lo cual conlleva una marcada confusión auditiva y en consecuencia, la posibilidad de diferenciarlas es remota. La mera sustitución de la consonante ‘F’ por ‘M’ y eliminación de la consonante ‘R’ no le imprimen a MIGURT distintividad suficiente. Por el contrario, Pascual Andina ingeniosamente ha mantenido la vocal ‘I’ y la terminación ‘GURT’” (Mayúsculas y negrillas del original).

“(II) MYGURT: El parecido gráfico y fonético de las marcas FRIGURT vs. MYGURT tiene su razón en la identidad de sus terminaciones y coincidencia sonora en su primera sílaba. Así, la marca MYGURT está compuesta por la sílaba inicial ‘MY’ y la terminación ‘GURT’. Por su parte, la marca FRIGURT está compuesta por la sílaba inicial ‘FRI’ y la terminación ‘GURT’. Es innegable que las marcas in comento poseen en su conjunto una pronunciación similar lo cual conlleva una marcada confundibilidad auditiva y en consecuencia, la posibilidad de diferenciarlas es remota. La mera sustitución de la consonante ‘F’ por ‘M’ y eliminación de la consonante ‘R’ no le imprimen a la marca MYGURT distintividad suficiente. Por el contrario, Pascual Andina ingeniosamente ha sustituido la vocal ‘I’ por la consonante ‘Y’ lo cual en modo alguno resulta un elemento diferenciador ya que al estar combinada con otra consonante, la consonante ‘Y’ tiene idéntica pronunciación que la vocal ‘I’. Asimismo Pascual Andina ha mantenido la terminación ‘GURT’” (Mayúsculas y negrillas del original).

“(III) MIGURCITO: En lo que respecta a las marcas FRIGURT vs. MIGURCITO, también es evidente que existe entre ellas marcada similitud gráfica y fonética, la cual se fundamenta en la misma secuencia de vocales y consonante. Así, la marca MIGURCITO está compuesta por la sílaba inicial ‘MI’, la raíz ‘GUR’ y la terminación ‘CITO’. Por su parte, la marca FRIGURT está compuesta por la sílaba inicial ‘FRI’ y la terminación ‘GURT’. La repetición de la vocal débil ‘I’ seguida de la raíz ‘GURT’ hace que las marcas tengan una pronunciación similar, y en consecuencia confundibilidad auditiva. Al igual que en el caso de las marcas MIGURT y MYGURT, la mera sustitución de la consonante ‘F’ por ‘M’ y eliminación de la consonante ‘R’ no le imprimen a la marca MIGURCITO distintividad suficiente, como tampoco constituye un elemento diferenciador la inclusión de la terminación ‘CITO’, ya que este sufijo es comúnmente usado como diminutivo y en modo alguno le imprime a la marca en cuestión la distintividad requerida por ley” (Mayúsculas y negrillas del original).

Ahora bien, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia ha establecido de forma pacífica y reiterada la forma como debe hacerse el análisis de dos marcas cuya similitud se denuncia de la forma siguiente:

“En este sentido, cabe reiterar que en materia de propiedad industrial son escasas las reglas con valor permanente para concluir en la confundibilidad de marcas. Sin embargo, la doctrina y la jurisprudencia de esta Sala han establecido determinados criterios para apreciar la semejanza entre marcas, los cuales no tienen un carácter taxativo sino meramente enunciativo y deberán ser aplicados a la luz de cada caso concreto (véanse sentencias de la Sala Político-Administrativa de fechas 14 de junio de 1984 y 07 de noviembre de 1995, casos: Sáfilo Societa Azionaria Fábrica Italiana Lavorazione Occhiale (SAFILO S.P.A.) y THE CLOROX COMPANY, respectivamente). Algunos de estos parámetros se enumeran a continuación:
a) La confundibilidad entre marcas debe ser evidente y no el resultado de un análisis por separado de cada uno de los elementos que integran la respectiva marca: la confusión debe resultar pues, de la comparación que se haga a simple vista o de ser oída. En este examen debe también apreciarse el impacto que pueda producir el o los elementos que por resaltar suficientemente dentro de su propio conjunto, constituirían la imagen figurativa y/o fonética característica individualizadora a recordar por el consumidor.
b) Las marcas gráficas y complejas deben juzgarse en su conjunto y no por elementos tomados aisladamente;
c) La acentuación prosódica u ortográfica, sin que constituya por sí sola un elemento de juicio, debe tomarse en cuenta al establecer las diferencias. De allí que puedan coexistir marcas nominativas con algunas sílabas idénticas, si el resto de las sílabas que integran la palabra y su acentuación difieren a tal punto que evitan toda posible confusión;
d) Debe considerarse también, la naturaleza de los bienes que pretende identificar la marca; si pertenecen a la misma clase, su estructura y su ámbito comercial”. (Vid. casos Coca Cola Company (HI-C vs HIT) del 3 de abril de 2001, Aldo Ferro García (Kiss vs Lady Kriss) del 11 de mayo de 2000, Johnson & Johnson (Freetop vs Fetrop) del 10 de mayo de 2001 y Aldo Ferro García (Criss vs Lady Kriss) del 22 de enero de 2009.

Así, observa esta Corte que tomando a las marcas en conflicto dentro del presente caso como lo es la marca “FRIGURT” propiedad de la demandante como las marcas “MIGURT, MYGURT y MIGURCITO” se evidencia prima facie y sin que se prejuzgue sobre el fondo del presente asunto que no hay una similitud fonética entre ellas siendo que las marcas cuyo registro se impugnan poseen un signo distintivo como es el prefijo “MI” y “MY” en las dos primeras y en la última “MIGURCITO” no se evidencia algún tipo de conexión fonética a pesar que todas pertenezcan a la misma clase 29 internacional correspondiente a leche y productos lácteos por lo tanto preliminarmente debe desecharse el alegato esgrimido por la parte demandante acerca de la violación de los numerales 11 y 12 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial. Así se declara.

- De la violación al derecho de igualdad e irretroactividad

Al respecto manifestó la demandante que el Registrador de la Propiedad Industrial, violó el derecho a la irretroactividad y a la igualdad consagrados en los artículos 24 y 21 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela ya que aplicó a su representada un criterio distinto al que en forma pacífica y reiterada había sido utilizado el cual se traduce en que la Ley de Propiedad Industrial otorga protección a los derechos e intereses de los titulares de marcas ya registradas frente a aquellos terceros que pretendan registrar marcas que guarden similitud gráfica y fonética y que en virtud de tal similitud puedan causar confusión en el consumidor violentado así el precedente administrativo sostenido pacífica y reiteradamente por el mencionado Registrador, la buena fe y la expectativa legítima y seguridad jurídica de su representada al confiar en que la actuación de la Administración sería de una manera determinada al aplicar el criterio que había venido sosteniendo en el caso de marcas similares contra la protección de marcas previamente registradas.

Vistos los términos en que quedó plasmada la denuncia, debe señalar esta Instancia que el derecho a la igualdad se encuentra contenido en el artículo 21 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual es del tenor siguiente:

“Artículo 21. Todas las personas son iguales ante la ley; en consecuencia:
No se permitirán discriminaciones fundadas en la raza, el sexo, el credo, la condición social o aquellas que, en general, tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad, de los derechos y libertades de toda persona.
La ley garantizará las condiciones jurídicas y administrativas para que la igualdad ante la ley sea real y efectiva; adoptará medidas positivas a favor de personas o grupos que puedan ser discriminados, marginados o vulnerables; protegerá especialmente a aquellas personas que por alguna de las condiciones antes especificadas, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan.
Sólo se dará el trato oficial de ciudadano o ciudadana; salvo las fórmulas diplomáticas.
No se reconocen títulos nobiliarios ni distinciones hereditarias”.

Ahora bien, debe destacar este Juzgador que la igualdad ante la ley, ha sido entendida como el derecho a que ésta sea aplicada a todos por igual, sin excepciones, es decir, sin tener en cuenta otros criterios de diferenciación entre las personas o entre las situaciones que los contenidos en la misma Ley y, la igualdad en la aplicación de la ley, se traduce en que la misma sea aplicada efectivamente de modo igual a todos aquellos que se encuentren en la misma situación, sin que el aplicador pueda establecer injustificadas diferencias en razón de las personas o de las circunstancias no previstas en la norma, no garantizándose la obtención de resoluciones iguales a las que se hayan adoptado o adopten en el futuro por el mismo órgano juridicial, sino, más estrictamente, la razonable confianza de que la propia pretensión merecerá del juzgador la misma respuesta obtenida por otros en casos iguales, salvo una debida motivación explícita o implícitamente razonable en su última resolución (Vid. JIMENEZ Blanco, Antonio y otros, “Comentario a la Constitución-La Jurisprudencia del Tribunal Constitucional”, Edit. Centro de Estudios Ramón Areces, S.A, Madrid, España, 1993, pp. 60, 74 y 75).

Así, se ha pronunciado la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, mediante criterio establecido en sentencia Número 1131 de fecha 24 de noviembre de 2002, caso: Luis Enrique Vergel Cova vs. Ministro de Justicia, donde planteó con respecto al contenido del Derecho a la Igualdad lo siguiente: “…ese derecho ha sido interpretado como el derecho de los ciudadanos a que no se establezcan excepciones o privilegios que excluyan a unos lo que se le concede a otros, en paridad de circunstancias. Es decir, que en virtud de este principio, no deben establecerse diferencias entre los que se encuentran en las mismas condiciones. La verdadera igualdad consiste en tratar de manera igual a los iguales y desigualmente a los que no pueden alegar esas mismas condiciones y circunstancias predeterminadas por la Ley, ya que estas no obedecen a intereses de índole individual sino a la utilidad general” (Negrillas de esta Corte).

De conformidad con lo anterior observa esta Corte que tal como se declaró anteriormente en principio y bajo análisis presuntivo las marcas en conflicto no aparentan tener similitud alguna por lo tanto no se evidencia preliminarmente una transgresión al derecho de igualdad puesto que el Registrador de la Propiedad Industrial al dictar las Resoluciones impugnadas consideró que las marcas cuya nulidad se solicita cumplieron con los requisitos establecidos en el artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial por lo cual prima facie no estaría ni cambiando ni violentando el criterio establecido de protección de marcas registradas con anterioridad a las registradas con posterioridad por lo cual tampoco se configuraría prima facie algún tipo de violación al derecho de propiedad, libertad económica y al principio de irrectroactividad. Así de declara.

De la violación del derecho de prelación, principio de orden de entrada y confianza legítima

Esgrimieron que, la medida cautelar resulta procedente por cuanto las resoluciones impugnadas son absolutamente nulas por violar el derecho de prelación de su representada puesto que quien primero solicita una marca tiene derecho al registro de la misma frente a quien lo hace después.

Que “…Pascual Andina presentó Las Marcas ante El Registro de la Propiedad Industrial en fechas 11 de abril de 2011, 24 de mayo de 2011 y 28 de julio de 2011. Por su parte, INDULAC presentó las solicitudes FRIGURT y FRIGURT (Diseño) ente El Registro de la Propiedad Industrial en fechas 3 de abril de 2008 y 20 de agosto de 2008. Evidentemente, al haber concedido el registro de Las Marcas sin haberse emitido decisión alguna respecto de la registrabilidad de las solicitudes FRIGURT y FRIGURT (Diseño) el Registrador de la Propiedad Industrial violó el derecho de prelación de Nuestra Representada” (Mayúsculas y negrillas del original).

Asimismo, denunciaron que no fue respetado el principio de orden de entrada establecido en el artículo 34 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos en el cual se establece que la Administración debe respetar el orden de ingreso de toda solicitud a los fines de su revisión y decisión pudiendo alterarlo solo por razones de orden público.

Que, en su representada se creó la confianza legítima que toda solicitud presentada en fecha posterior a la realizada por ella sería resuelta con posterioridad a su solicitud y más cuando le asiste un mejor derecho al registro de sus marcas por cuanto han sido usadas de manera constante desde el año 1995.

Al respecto se debe traer a colación el artículo 34 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos el cual debe ser concatenado con el artículo 46 ejusdem los cuales rezan:

“Artículo 34: En el despacho de todos los asuntos se respetará rigurosamente el orden en que éstos fueron presentados.

Sólo por razones de interés público y mediante providencia motivada, el jefe de la oficina podrá modificar dicho orden, dejando constancia en el expediente”.

“Artículo 46: Se dará recibo de todo documento presentado y de sus anexos, con indicación del número de registro que corresponda, lugar, fecha y hora de presentación.

Podrá servir de recibo la copia mecanografiada o fotostática del documento que se presente, una vez diligenciada y numerada por los funcionarios del registro”.

Ahora bien, de conformidad con lo anterior observa esta Corte que la Ley exige a la Administración Pública el respeto riguroso en el orden de presentación de los asuntos para su conocimiento y decisión y cuando dichos documentos sean presentados se indica los requisitos para que ésta presentación tenga validez.

Así, evidencia este Órgano Jurisdiccional que la demandante aduce que las solicitudes de registro realizadas por la empresa Pascual Andina fueron presentadas en el año 2011, mientras que las realizadas por su representada fueron en el 2008, lo cual a juicio de esta Corte no puede constatarse en esta sede cautelar ya que de los recaudos consignados junto al escrito recursivo (oficios emanados del órgano demandado, actos impugnados, certificados de registro y actas de asamblea de la demandante) no se evidencia la fecha exacta en que la empresa Pascual Andina presentó las solicitudes de registro de las marcas “MIGURT”, “MYGURT” y “MIGURCITO” por lo cual preliminarmente debe desecharse los alegatos de violación del derecho de prelación, principio de orden de entrada y confianza legítima. Así se declara.

En definitiva siendo desechados en principio y sin prejuzgar sobre el fondo de la presente causa los alegatos esgrimidos por la Representación Judicial de la parte demandante pudiendo ser desvirtuados en el transcurso del presente proceso esta Corte considera ausente el requisito correspondiente al fumus bonis iuris a los fines de acordar la presente medida cautelar. Así de decide.

Por tales razones, y siendo necesaria para la procedencia de toda medida cautelar, la obligatoria concurrencia de los requisitos establecidos por la Ley y la jurisprudencia para su otorgamiento, resulta inoficioso para esta Corte pronunciarse sobre la existencia del requisito relativo al periculum in mora, así como la ponderación de intereses, razón por la cual debe declararse IMPROCEDENTE la solicitud de suspensión de efectos realizada por la Representación Judicial de la parte demandante. Así se decide.

En consecuencia, esta Corte ORDENA anexar copia certificada de la presente decisión a la pieza principal de la causa contenida en el expediente judicial Nº AP42-G-2013-000196 de esta Corte Primera de lo Contencioso Administrativo. Así se decide.

III
DECISIÓN

Por las razones precedentemente expuestas, esta Corte Primera de lo Contencioso Administrativo administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:

1. IMPROCEDENTE la solicitud de medida cautelar de suspensión de efectos solicitada en la demanda de nulidad interpuesta conjuntamente con medida cautelar de suspensión de efectos por los Abogados José Henrique D’Apollo, María Fernanda Zajía y Martha Cohén, actuando con el carácter de Apoderados Judiciales de la Sociedad Mercantil INDUSTRIA LÁCTEA VENEZOLANA, C.A (INDULAC) contra las Resoluciones Nros 165 y 424 del 23 de marzo de 2012 y 12 de julio de ese mismo mes y año, respectivamente, emanadas del SERVICIO AUTÓNOMO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (SAPI).

2. ORDENA anexar copia certificada de la presente decisión a la pieza principal de la causa contenida en el expediente judicial Nº AP42-G-2013-000196 de esta Corte Primera de lo Contencioso Administrativo.

Publíquese, regístrese y notifíquese. Déjese copia de la presente decisión, cúmplase lo ordenado.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Sesiones de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, en Caracas, a los dieciocho (18) días del mes de julio de dos mil trece (2013). Años 203º de la Independencia y 154º de la Federación.

El Juez Presidente,

EFRÉN NAVARRO

La Juez Vicepresidente,

MARÍA EUGENIA MATA

La Juez,

MARISOL MARÍN R.
PONENTE

El Secretario,

IVÁN HIDALGO

Exp. Nº AW41-X-2013-000043
MM/13

En fecha ______________________________________( ) de __________________________________ de dos mil trece (2013), siendo la (s) _________________ de la ___________________, se publicó y registró la anterior decisión bajo el N° ___________________.

El Secretario.,