TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
JUZGADO SUPERIOR NOVENO EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRÁNSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS

EXP. N°: AP71-R-2014-000399 (9083).
PRETENSIÓN PRINCIPAL: “DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL”.
SENTENCIA: INTERLOCUTORIA (REGULACIÓN DE COMPETENCIA).
“VISTOS” CON SUS RECAUDOS.
-I-
-DE LAS PARTES Y SUS APODERADOS-
PARTE DEMANDANTE: Constituida por la empresa “ICOS CORPORATION”, sociedad mercantil domiciliada en Bothwell, Washington, Estados Unidos de América, representada por los abogados: Gustavo Grau Fortoul, Luís Alfredo Hernández Merlanti, Miguel Mónaco Gómez, Carlos Briceño Moreno y Jhoselyn Rodríguez Useche, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 35.522, 35.656, 58.461, 107.967 y 130.774, respectivamente.
PARTE DEMANDADA: Constituida por la empresa “LABORATORIOS LA SANTÉ, C.A. (Anteriormente, GALENO QUIMICA, C.A.), sociedad mercantil de este domicilio e inscrita por ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda (Hoy día, Distrito Capital y Estado Bolivariano de Miranda), en fecha 27 de marzo de 1958, bajo el Nº 49, Tomo 12-A-Pro.; cuya última modificación consta en acta de asamblea extraordinaria, inscrita en el referido Registro Mercantil, en fecha 27 de julio de 2007, anotada bajo el Nº 23, Tomo 116-A. No consta en el presente Cuaderno de Regulación de Competencia que la mencionada sociedad mercantil, tenga constituido apoderado judicial en esta causa.
MOTIVO: Regulación de Competencia en juicio incoado por Derechos de Propiedad Intelectual.
En fecha 23 de abril de 2014 (F.58), se recibió el expediente, asignado a este Superior mediante el sorteo respectivo. En auto de fecha 24 del referido mes y año (F.59), se le dio entrada fijando el lapso de diez (10) días de despacho siguientes a esa fecha para dictar sentencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 73 del Código de Procedimiento Civil.

-II-
-ANTECEDENTES-
Señalan los representantes judiciales de la demandante, ICOS CORPORATION, en el escrito contentivo de la demanda por Derechos de Propiedad Intelectual que diera inicio al presente proceso (Cursante a los folios 01 al 35, de este Cuaderno de Regulación de la Competencia); Que, la empresa demandada, LABORATORIOS LA SANTÉ, C.A., ha infringido flagrantemente la patente de su representada denominada “DERIVADOS TETRACICLICOS, PARA SU PREPARACIÓN Y SU USO”, la cual protege el producto así como el procedimiento para su manufactura, denominado CIALIS®, cuyo principio activo es la sustancia química conocida como TADALAFIL, la cual fue concedida por el Registro de la Propiedad Industrial -hoy día, Servicio Autónomo de Registro de la Propiedad Industrial (SAPI)- mediante Resolución Nº 56.834 del 28 de enero de 1995, (En lo sucesivo, Patente). Que, la presente acción la intentan con el fin de (Sic) “...obtener por parte de este órgano jurisdiccional la debida garantía y protección del derecho de propiedad industrial de ICOS, el cual ha sido manifiesta y flagrantemente violado por LA SANTÉ como consecuencia de las actuaciones materiales dirigidas a la manufactura, importación, almacenamiento, comercialización y venta en el territorio nacional del producto objeto de la patente de invención otorgada por el Estado Venezolano y cuya titularidad –como hemos dicho- pertenece a nuestra representada. La conducta emprendida por parte de LA SANTÉ ha sido realizada sin haber obtenido previamente autorización o consentimiento expreso por parte de nuestra representada, con lo cual se han infringido los derechos de exclusividad en la explotación de la patente de su propiedad...” Que, su representada es la actual propietaria de la patente otorgada por el SAPI, la cual reconoce el derecho de su mandante a explotar la invención objeto de la misma, de acuerdo con las reivindicaciones formuladas y expresamente aceptadas por el SAPI, y que ha significado la incorporación de una sustancia química con efectos terapéuticos sobre ciertas patologías sufridas particularmente por pacientes de sexo masculino. Que, de acuerdo con las reivindicaciones expresamente reconocidas por el SAPI a través de esa patente, se concedió a su representada, ICOS, el derecho exclusivo sobre los elementos que forman parte de la invención, esto es, el principio activo que se obtiene a través de las reivindicaciones, así como los medios o el procedimiento para actuar esa invención, y que, de esta forma, la patente cuya titularidad corresponde a su mandante protege tanto un producto como el procedimiento para su obtención, en la medida en que para ello se cumplieron con los requisitos de patentabilidad constatados en su oportunidad por el SAPI. Que, a pesar de esto, la demandada ha infringido la exclusividad de los derechos de su poderdante, reconocidos en la patente, por cuanto -sin su consentimiento- ha fabricado, comercializado y vendido en el territorio nacional un producto cuyo principio activo se constituye en el objeto de la patente propiedad de la empresa demandante, pese a que la misma se encuentra actualmente vigente. Que, es por ello, y ante la infracción concreta de los derechos de propiedad industrial sobre una concreta invención, que acuden por ante este órgano jurisdiccional con el propósito de demandar a la sociedad mercantil LABORATORIOS LA SANTÉ, C.A. (Anteriormente GALENO QUIMICA, C.A.), a fin de que sea expresamente reconocida, a la también sociedad mercantil ICOS CORPORATION, como la única y exclusiva propietaria de la patente y que, en tal sentido, se le reconozca como la única persona autorizada por nuestra legislación patria para obtener el principio activo reivindicado en la patente, su procedimiento y, consecuencialmente, para fabricar, comercializar, importar y exportar el producto que se obtiene a través de ese procedimiento. Por consiguiente, y en virtud de esta infracción del derecho de propiedad de ICOS, como consecuencia de la violación de la obligación de no hacer, de conformidad con lo establecido en la Decisión 344 de la CAN y en los artículos 1.266 y 1.268 del Código Civil, por cuanto se trata del incumplimiento o infracción por parte de la demandada de la obligación de no infringir los derechos de explotación de la patente cuya titularidad pertenece a la empresa aquí demandante, lo cual -alegan- han vulnerado de manera flagrante al emprender actos dirigidos a la importación, distribución y/o comercialización, venta o almacenamiento de un producto cuyo principio activo es el TADALAFIL, piden, deduciendo que ICOS posee un interés jurídico actual, en los términos exigidos por el artículo 16 del Código de Procedimiento Civil, no solo la declaratoria mediante sentencia definitivamente de un derecho legítimo de propiedad industrial, sino en la necesidad de que se adopten las medidas cautelares necesarias para evitar que continúe la violación de ese derecho, lo siguiente: (Sic) “...PRIMERO: Que ICOS es la única y exclusiva propietaria de la PATENTE y que, en tal sentido, es la única persona suficientemente autorizada por nuestra legislación para emplear el procedimiento reivindicado en la patente, así como para fabricar, comercializar, importar y exportar TADALAFIL, principio activo reivindicado por LA PATENTE. SEGUNDO: Prohíba en forma inmediata a LABORATORIOS LA SANTE, sus causahabientes, representantes o empresas relacionadas o filiales a ellas, la fabricación, importación, exportación, distribución y/o comercialización con entes públicos o privados, venta o almacenamiento de productos, compuestos o sustancias químicas cuyo principio activo sea TADALAFIL, o cualquier otro producto equivalente a CIALIS®, cualquiera sea el nombre o marca comercial que lo identifique en territorio venezolano. TERCERO: Que se ordene la notificación mediante la publicación de un edicto en dos diarios de amplia circulación nacional, a los distribuidores y vendedores de productos farmacéuticos en el país, sobre el contenido de la sentencia que se dicte en el presente procedimiento, todo ello a costa del demandado. CUARTO: Que se ordene la notificación de la sentencia que se dicte en la presente causa, mediante oficios a las droguerías encargadas de la distribución de medicamentos, así como a cualquier otra persona o institución, privada o pública, que indiquemos a este Tribunal en su oportunidad. QUINTO: Que expresamente se condene a la demandada al pago de las costas de este juicio. De igual manera, en nombre de su mandante, se reservaron el derecho de demandar separadamente los daños y perjuicios patrimoniales que se le hayan causado a la empresa demandante, por las violaciones de sus derechos de propiedad industrial reconocidos en la patente...”.
Finalmente, y (Sic) “...como quiera que en la presente demanda no se reclama el cobro de cantidad de dinero alguna, y solo para efectos referenciales y dar cumplimiento a lo previsto en los artículo 38 y 39 del Código de procedimiento Civil, estimamos la presente demanda en la cantidad de TRESCIENTOS VEINTI UN MIL CIENTOS SIETE BOLÍVARES CON 00/100 CÉNTIMOS (Bs.321.107,00), los cuales equivalen a TRES MIL UN UNIDADES TRIBUTARIAS (u.t. 3.001), DE ACUERDO CON EL VALOR DE LA Unidad Tributaria actualmente vigente establecida en la Gaceta Oficial Nº 40.106 del 6 de febrero de 2013, esto es, la cantidad de CIENTO SIETE BOLÍVARES (Bs. 107,00)...”.
Los anteriores argumentos, constituyen el fundamento de la demanda que por Derechos de Propiedad Industrial se ha incoado en este proceso.
Ahora bien, en decisión de fecha 28 de marzo de 2014 (F.36-42), el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, a quien primigeniamente tocó el conocimiento de la causa por efecto de la distribución de Ley, se declaró incompetente en razón de la materia para conocer del presente asunto, arguyendo para ello, grosso modo, lo siguiente:

(Sic) “...Ahora bien, visto lo expuesto y reconocido por la Sala de casación Civil, en la sentencia anteriormente señalada, resulta necesario, traer a colación lo establecido por el artículo 112 de la Ley sobre Derecho de Autor de 1º de octubre de 1993, el cual establece lo siguiente:

“...Si hubiere litigio entre las partes, las pruebas y medias previstas en el artículo precedentemente serán decretadas por el juez de la causa. Pero si la urgencia lo exigiere, podrán ser decretadas por el Juez de Parroquia o Municipio del lugar donde deba ejecutarlas, cualquiera que sea la cuantía. En tal caso, la parte contra quien obre podrá reclamar de la misma ante el Juez de la causa, sin que ello obste a la práctica de la prueba o a la ejecución de la medida.

Si no hubiere litigio entre las partes, dichas pruebas y medidas serán decretadas por el Juez de Parroquia o Municipio del lugar donde debe ejecutárselas si su urgencia lo exigiere, sin que el propietario poseedor, responsable, administrador u ocupante del lugar donde deban efectuarse pueda oponerse a su práctica o ejecución. El mismo Juez levantará las medidas a solicitud de la parte contra quien obre, al vencimiento de treinta (30) días continuos desde su ejecución, si no se le hubiese comprobado la iniciación del juicio...” Destacado del Tribunal.

En la norma antes transcrita, se puede evidenciar dos dispuestos, el primero referido a aquellos casos en los que exista una demanda o contención entre las partes, donde las medidas cautelares que se soliciten deberán ser dictadas por el Juez de la causa. Y el segundo supuesto, referido a aquellos casos en los cuales no exista una demanda o contención entre las partes, donde las medidas cautelares que soliciten, serán dictadas por el Juez de Municipio del lugar en el que las mismas serán ejecutadas, con la previsión o advertencia de que un termino menor de 30 días, la parte beneficiada por la medida deberá comprobar el trámite del juicio correspondiente, pues de lo contrario la medida cautelar podrá ser suspendida, lo que evidencia el carácter excepcional de la competencia atribuida al Juez de Municipio, y de la medida cautelar adoptada, por anticipadamente.

De igual forma, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en la aludida sentencia de fecha 30 de septiembre del 2004, en lo que respecta a las conclusiones a la que llega y al artículo 112 de la Ley sobre derecho de Autor de 1º de octubre de 1993, puntualizó lo siguiente:

“(...)
a) El juez de Municipio puede validamente decretar y ejecutar medidas cautelares anticipadas, cuando se alegue y acredite la urgencia en que ellas se acuerden y ejecuten, junto con los presupuestos del artículo 247 de la Decisión 486;
b) Cuando no se alegue ni acredite la urgencia en el decreto de las cautelas, la solicitud deberá dirigirse al juez de la primera instancia competente en razón de la materia;
c) Tanto la oposición como la articulación probatoria que ha de abrirse en la incidencia, así como la revisión de las medidas, deberán verificarse ante el tribunal que conozca del juicio por violación de los derechos de propiedad industrial, para lo cual deberá seguir el procedimiento establecido en los artículos 602 y siguientes del Código de Procedimiento Civil.
d) De no iniciarse el juicio dentro del lapso previsto en el segundo párrafo del artículo 248 de la decisión 486, las medidas cautelares quedarán sin efecto, de pleno derecho”. Destacado del Tribunal.

Al concordar el caso de autos, con los fundamentos legales y jurisprudenciales expuestos, se puede colegir como se destacó en el capítulo que antecede, que la parte demandante determina de manera expresa y categórica, como objeto de la demanda, la necesidad de que se adopten las medidas cautelares necesarias para evitar que continúe la violación del derecho de propiedad industrial que le corresponde, más allá de una sentencia declarativa del derecho legítimo actual que le pudiera asistir, tal como fue argumentado a lo extenso del escrito libelar, determinando en el folio 5, del petitorio y solicitud de medidas (las cuales coinciden), y como se desprende de los documentos anexados al libelo, entre ellos, los documentos identificados con la letra “H” relativo a las Inspecciones Oculares realizadas por la Notario Público Trigésimo Séptimo del Municipio Libertador del Distrito Capital, que cursan a los folios 665 al 678 del expediente, con lo cual evidencia la urgencia en la adopción medidas cautelares anticipadas, calificadas como excepcionales al régimen de medidas ordinarias, en la sentencia parcialmente transcrita, con el fin de que cese la inmediata perturbación del derecho; ni se desprende del escrito de proposición de un litigio entre las partes, o la existente en esta instancia, todo lo que resulta suficiente para que este Tribunal, de conformidad con lo establecido en el artículo 28 de la Norma Adjetiva, la sentencia parcialmente trascrita, y el artículo 112 de la Ley obre (Sic) el derecho de Autor, declare su incompetencia en razón de la materia, y en consecuencia, la declina a los Tribunales de Municipio Ordinarios y Ejecutores de Medidas de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, conforme al primer aparte del artículo 60 del Código de Procedimiento Civil,. Debiendo remitirse a los tribunales competentes una vez transcurra el lapso al que alude el artículo 69 ejusdem. Así se decide.

“...Omissis...”

(...)...declara que es INCOMPETENTE EN RAZÓN DE LA METARIA para entrar a conocer las medidas cautelares anticipadas, pretendida a través de interposición de la demanda de PROPIEDAD INTELECTUAL, incoada por la sociedad mercantil ICOS CORPORATION contra la sociedad mercantil LABORATORIOS LA SANTÉ, C.A., todas las partes identificadas al inicio de la presente decisión, resultando competentes los Tribunales de Municipio Ordinarios y Ejecutores de Medidas de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, ordenándose la remisión del expediente, una vez vencido el lapso consagrado en el artículo 69 eiusdem...” (Cita textual).

Luego, mediante escrito de fecha 13 de abril de 2014 (F.44-52), los abogados: Luís Alberto Hernández Merlanti y Jhoselyn Rodríguez Useche, co-apoderados de la parte demandante, ejercieron ante el tribunal de la primera instancia el Recurso de Regulación de Competencia contra la sentencia de fecha 28 de marzo de 2014, parcialmente transcrita, de conformidad con las previsiones establecidas en el artículo 69 del Código de Procedimiento Civil, aduciendo para ello, en síntesis, lo siguiente: Que, en la sentencia cuestionada la fundamentación del tribunal fue básicamente, en primer lugar, que el objeto concreto de la pretensión de la demandante se encontraba representado por la solicitud de una tutela anticipada del derecho de propiedad industrial, sin haber instaurado un proceso contencioso, por lo que en consecuencia la competencia para conocer de la causa -en esos términos- le corresponde a los Juzgado de Municipios Ordinarios y Ejecutores de Medidas. Que, sin embargo, se incurre en un falso supuesto, (Sic) “...pues esa no es la pretensión principal perseguida por ICOS CORPORATION y porque -además- al presentar la demanda, si se instauró un proceso contencioso contra de LA SANTÉ, y adicionalmente se solicitó el decreto de una medida cautelar innominada y no una medida cautelar anticipada, que son figuras muy diferentes...”. Que, la sentencia líder en materia de propiedad industrial, es la sentencia Nº 1153, dictada por la Sala de casación Civil del tribunal Supremo de Justicia, en fecha 30 de septiembre de 2004, caso: Warner Lamgbert Company –Vs- Laboratorios Leti, S.A., y otros, pues con relación a las acciones para defensa de los derechos de exclusividad derivados de la propiedad industrial, se ha reconocido la aplicación de las normas contenidas en la Ley Sobre el Derecho de Autor (LSDA) para sustentar las pretensiones judiciales referentes a violaciones de derechos de propiedad industrial como marcas, diseños industriales y patentes de invención. Que, en este sentido, la Sala de Casación Civil dispuso de manera expresa (Sic) “...que ante la omisión existente en la LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL (LPI) en materia de acciones y medidas cautelares especificas ante infracciones de los derechos de propiedad intelectual deben aplicarse los métodos de la interpretación por analogía, resultando por ello posible aplicar la legislación sobre derecho de autos para llenar el vacío existente en la referida LPI de 1.956...”, e inclusive, que tal posición jurisprudencial ha sido compartida y reiterada por parte de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en su sentencia Nº 4223 del 09 de diciembre de 2005, caso: Biotech Laboratorios, C.A., y es por ello que no debe existir alguna duda que en el presente caso resultan aplicables las disposiciones de la Ley Sobre el derecho de Autor. De manera seguida, fue transcrito en ese escrito contentivo del Recurso de Regulación de Competencia, extracto extenso de la mencionada sentencia, para concluir señalando los recurrentes: Que, según el criterio de la Sala de Casación Civil, los Juzgados de Municipio serán los competentes cuando exista alguna solicitud de medida cautelar anticipada que verse sobre materia de propiedad industrial; para lo cual afirman de manera oportuna, que (Sic) “...las medidas cautelares anticipadas son aquellas que con dictadas sin que exista aún pendente litis (pues son dictadas de forma excepcional cuando la urgencia del caso lo amerite) sin haberse instaurado un juicio y por ello el Tribunal al decretar la medida debe fijar un lapso perentorio para que se intenta la pretensión por ante el Tribunal que sea competencia, so pena de que la medida decaiga automáticamente...”. Que, cuando se trate de litigios ya iniciados, por violación de los derechos de propiedad de explotación sobre derechos protegidos por la propiedad industrial, (Sic) “...la competencia para conocer de ellos debe ser atribuido al juez natural que en razón de los criterios atributivos de competencia (materia, territorio y cuantía) deba conocer del juicio, pues lo contrario significaría una derogatoria del principio general que rige en nuestro sistema de derecho...”. Y en consideración de tales premisas, estiman que en el presente caso debe considerarse, a los efectos de la regulación de la competencia, lo siguiente, que: a) Su mandante, ICOS, invocando la protección establecida en las normas sustantivas indicadas en el escrito de la demanda y como titular del derecho de explotación otorgado por la patente, acudió el día 28 de enero de 2014, para efectivamente demandar a LA SANTÉ por haber infringido la patente de la cual es titular; b) La pretensión de su poderdante fue que el tribunal dictara una sentencia mero declarativa y en ese sentido ordenase reconocer a LA SANTÉ que ICOS es la única y exclusiva propietaria de la patente y que, en tal sentido, es la única persona suficientemente autorizada por la legislación patria para emplear el procedimiento reivindicado en la patente, así como para fabricar, comercializar, importar y exportar TADALAFIL, principio activo reivindicado por la patente; c) Dentro del proceso, contencioso por demás y en aras de detener la ilegal explotación que LA SANTÉ se encuentra realizando de la patente, se solicitó se decretasen las medidas cautelares previstas en los artículos 110 y 111 de la Ley Sobre el derecho de Autor, en concordancia con las previsiones del artículo 588 del Código de Procedimiento Civil; d) La cuantía de la demanda fue estimada en la cantidad de Bs.F. 321.107,00, que equivalen a 3.001 Unidades Tributarias; y, e) En el libelo de la demanda se señaló que el domicilio de la parte demandada, se encuentra ubicado en la ciudad de Caracas. Que, por tales razones, resulta indiscutible que por razones de territorio (Fuero del demandado), materia y cuantía el Tribunal al cual debe corresponder el conocimiento de la presente causa son los Juzgados de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, por lo que solicita así sea lo declarado por este Juzgado Superior.
Efectuada la anterior reseña, pasa este Tribunal de Alzada a resolver la presente incidencia, de acuerdo a las siguientes consideraciones:
-III-
-MÉRITO DEL ASUNTO-
La jurisdicción es la función pública que dimana de la soberanía del estado de administrar justicia, a través de órganos predeterminados por la Ley, los cuales deben decidir los conflictos de intereses que surgen entre los ciudadanos, mediante sentencias definitivamente firmes y capaces de ser ejecutadas.
En cambio, la competencia es la medida de la jurisdicción que es atribuida al órgano de acuerdo a la materia, territorio, cuantía o por determinación expresa de la Ley. De allí que jurisdicción tienen todos los jueces como órganos subjetivos, pero no todos tienen competencia.
El artículo 253 de nuestra Carta Magna, establece que:

(Sic) Art.253. “La potestad de administrar justicia emana de los ciudadanos o ciudadanas y se imparte en nombre de la República por autoridad de la Ley.

Corresponde a lo órganos del Poder Judicial conocer de las causas y asuntos de su competencia mediante los procedimientos que determinen las leyes, y ejecutar o hacer ejecutar sus sentencias” (…) (Fin de la cita textual).

Por su parte, el Código de Procedimiento Civil desarrolla, a los efectos jurisdiccionales, los criterios atributivos de competencia entre los diferentes órganos encargados y obligados de administrar justicia; siendo éstos criterios el territorio, la materia y la cuantía de la acción propuesta.
La competencia por la materia o ratione materiae, determina a qué Tribunal le compete el conocimiento de la controversia, en atención al sustrato y elementos constitutivos de la relación jurídica en litigio, que resulta atribuida por Ley a su conocimiento. En tal sentido, el artículo 28 del Código de Procedimiento Civil consagra dos criterios para la determinación de la competencia por la materia, a saber, la naturaleza de la cuestión debatida o esencia propia de la controversia y las disposiciones legales que la regulan. Por ello los Tribunales de la República tienen atribuida competencia para conocer de ciertos asuntos, ya sean éstos civiles, mercantiles, agrarios, tributarios, laborales, penales, etc.
La competencia por el territorio se rige por dos criterios, el personal y el real, conforme a los cuales esa competencia se distribuye respectivamente, según la ubicación territorial de la persona demandada -actor sequitum forum rei- o según la ubicación de la cosa litigiosa, éste último criterio se aplica a las acciones que tienen por causa derechos reales. A tales criterios se orienta la denominación de Circunscripción Judicial otorgada a los Tribunales, dentro de las cuales poseen competencia para conocer de las controversias, ya sean Municipio, Estados o a nivel Nacional.
La competencia por el valor o por la cuantía, está determinada por el significado económico de la demanda. Debe establecerse en primer término entonces el valor de la demanda para, posteriormente, ubicar al juez que tendrá asignado el asunto por la cuantía del mismo.
Precisado esto, el Tribunal entra a analizar la competencia de la acción ejercida, haciendo las siguientes consideraciones:
El presente juicio versa, según el contenido, y su petitorio, del escrito que encabeza las presentes actuaciones, sobre una demanda que por Derechos de Propiedad Industrial ha intentado la sociedad mercantil ICOS CORPORATION, contra la empresa LABORATORIOS LA SANTÉ, C.A., fundamentada en los artículos 1.266 y 1.268 del Código Civil, como consecuencia de la violación de la obligación de NO HACER, en concordancia con lo establecido en la Decisión 344 de la CAN, toda vez que la demandada -se afirma- ha infringido flagrantemente la patente que le fue otorgada a la actora denominada “DERIVADOS TETRACICLICOS, PARA SU PREPARACIÓN Y SU USO”, la cual protege el producto así como el procedimiento para su manufactura, denominado CIALIS®, cuyo principio activo es la sustancia química conocida como TADALAFIL, que le fuera concedida a ICOS CORPORATION por el Registro de la Propiedad Industrial -hoy día, Servicio Autónomo de Registro de la Propiedad Industrial (SAPI)- mediante Resolución Nº 56.834 del 28 de enero de 1995, (En lo sucesivo, Patente). Y, lo que se persigue con la acción intentada no es sino la de “...obtener por parte de este órgano jurisdiccional la debida garantía y protección del derecho de propiedad industrial de ICOS, el cual ha sido manifiesta y flagrantemente violado por LA SANTÉ como consecuencia de las actuaciones materiales dirigidas a la manufactura, importación, almacenamiento, comercialización y venta en el territorio nacional del producto objeto de la patente de invención otorgada por el Estado Venezolano y cuya titularidad –como hemos dicho- pertenece a nuestra representada. La conducta emprendida por parte de LA SANTÉ ha sido realizada sin haber obtenido previamente autorización o consentimiento expreso por parte de nuestra representada, con lo cual se han infringido los derechos de exclusividad en la explotación de la patente de su propiedad...”.
Ahora bien, disponen los artículos 1.266 y 1.268 del Código Civil vigente, lo siguiente:

Art.1.266.C.C. “En caso de no ejecución de la obligación de hacer, el acreedor puede ser autorizado para hacerla ejecutar él mismo a costa del deudor.

Si la obligación es de no hacer, el deudor que contraviniere a ella quedará obligado a los daños y perjuicios por el solo hecho de la contravención.”. (Cita textual).

Art.1.268.C.C. “El acreedor puede pedir que se destruya lo que se haya hecho en contravención a la obligación de no hacer, y puede ser autorizado para destruirlo a costa del deudor, salvo el pago de los danos y perjuicios”. (Cita textual).

Por su parte, establecen los artículos 109, 119, 111 y 112 de la Ley Sobre el Derecho de Autor, lo siguiente:

Art.109.LSDA. “El titular de cualquiera de los derechos de explotación previstos en esta Ley, que tuviere razón para temer el desconocimiento de sus derechos o que se continúe o se reincida en una violación ya realizada, podrá pedir al Juez que declare sus derecho y prohíba a la otra persona su violación, sin perjuicio de la acción por resarcimiento de daños morales y materiales que pueda intentar contra el infractor.

Para la efectividad de la prohibición el Juez conminará en la sentencia con multa al ocurrir una contravención. El Juez impondrá la sanción a solicitud de la parte agraviada. La Multa no excederá del equivalente a veinte veces el salario mínimo urbano fijado por el Ejecutivo Nacional, conforme a la Ley Orgánica del Trabajo, y es convertible en arresto proporcional a razón de quinientos bolívares por cada día de arresto. (Resaltado de este Juzgado Superior Noveno).

Art.110.LSDA. “El titular de uno de los derechos de explotación previstos en esta Ley y que resulte lesionado en su ejercicio, podrá pedir al Juez que ordene la destrucción o retiro de los ejemplares o copias ilícitamente reproducidos y de los aparatos utilizados para la reproducción, siempre que éstos últimos, por su naturaleza, no puedan ser utilizados para una reproducción o comunicación diferente. Queda a salvo, en su caso, la acción por la indemnización de los daños y perjuicios causados al titular de uno de los derechos de explotación indicados.

Si una parte del aparato de que se trata puede ser empleado para una reproducción o comunicación diferente, el interesado puede exigir que a sus expensas se haga la separación de esta parte, para salvarla de la destrucción o remoción. Si el ejemplar o el aparato cuya remoción o destrucción se pidiere tiene especial mérito artístico o científico, no podrá ser destruido, y el Juez podrá ordenar de oficio, su entrega a un museo público.

En todo caso el perjudicado puede pedir que le sean adjudicados los ejemplares, copias o aparatos cuya destrucción se ordene. El Juez determinará el precio de la adjudicación, el cual se deducirá de la estimación de los daños y perjuicios causados.

Las medidas a que se refiere este artículo no surtirán efectos contra quienes hayan adquirido de buena fue y para su uso personal un ejemplar o copia ilícitamente reproducidos”. (Cita textual).

Art.111.LSDA. “A los efectos del ejercicio de las acciones previstas en los artículos precedentes, el Juez podrá ordenar inspecciones judiciales y experticias, así como cualquier otro medio de prueba previstos en el Código de procedimiento Civil.

El Juez podrá decretar el secuestro de todo lo que constituye violación del derecho de explotación.

El Juez podrá ordenar también el embargo de los preventos que correspondan al titular del derecho de explotación litigioso. Las medidas de secuestro y embargo sólo se decretarán si se acompaña un medio probatorio que constituye presunción grave del derecho que se reclama o si dicha presunción surge en la practica de algunas de las pruebas indicadas en el encabezamiento de este artículo.

Art.113.LSDA. “Si hubiere litigio entre las partes, las pruebas y medidas previstas en el artículos precedente serán decretadas por el Juez de la causa. Pero si la urgencia lo exigiere, podrán ser decretadas por el Juez de Parroquia o Municipio del lugar donde deba ejecutarlas, cualquiera que se la cuantía. En tal caso, la parte contra quien obre podrá reclamar de la misma ante el Juez de la causa, sin que ello obste a la práctica de la prueba o la ejecución de la medida.

Si no hubiere litigio entre las partes, dichas pruebas y medidas serán decretadas por el Juez de Parroquia o Municipio del lugar donde deba ejecutárselas si su urgencia lo exigiere, sin que el propietario, poseedor, responsable, administrador u ocupante del lugar donde deban efectuarse pueda oponerse a su práctica o ejecución. El mismo Juez levantará las medidas a solicitud de la parte contra quien obren, al vencimiento de treinta (30) días continuos, desde su ejecución, si no se le hubiese comprobado la iniciación del juicio principal”. (Resaltado de este Juzgado Superior Noveno).

Pues bien, de la interpretación conjunta de las normas transcritas, no cabe dudas para este Juzgador que cuando se trate de litigios ya iniciados, por violación de los derechos de explotación sobre derechos protegidos por la propiedad industrial, la competencia para conocer de ellos debe ser atribuida al juez natural que en razón de los criterios atributivos de competencia (Materia, territorio y cuantía) deba conocer del juicio; tal y como lo señalan los recurrentes en el escrito contentivo del recurso de Regulación de la Competencia. Así, sólo cuando no hubiere litigio entre las partes, es que la competencia le es atribuida por Ley a los Juzgados de Municipio del lugar donde deba ejecutarse las medidas cautelares que a bien tengan dictarse, a solicitud de parte.
Sobre el tema, ya tuvo la oportunidad de pronunciarse la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en su sentencia del 30 de septiembre de 2004, caso: Warner Lambert Company –Vs- Laboratorios Leti, S.A., y otros (También citada en la sentencia recurrida), en donde se deja establecido de manera clara que ante la omisión existente en la Ley de Propiedad Industrial, publicada en la gaceta Oficial Nº 25.227 del 10 de diciembre de 1.956, en materia de acciones y medidas cautelares específicas ante infracciones de los Derechos de Propiedad Industrial, deben aplicarse los métodos de la interpretación por analogía, por lo que resulta posible aplicar la legislación que contiene la Ley Sobre de Derecho de Autor, publicada en la Gaceta Oficial Nº 4.638, Extraordinario del 1º de octubre de 1993, para llenar el vacío existente en la citada Ley de Propiedad Industrial del año 1.956. Criterio el cual, que fuera plenamente compartido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en su sentencia Nº 4223, de fecha 09 de diciembre de 2005, caso: Biotech Laboratorios, C.A.
Asi, en la referida sentencia del 30 de septiembre de 2004, dicha Sala determinó que es el Juez de Municipio del lugar donde deban ejecutarse las medidas anticipadas el que ha de acordarlas, el competente cuando se trate de solicitudes de “medidas cautelares peticionadas de manera anticipadas por la urgencia alegada”, sin haberse instaurado un juicio; determinación a la que se llegó en atención a la aplicación extensiva del artículo 112 de la Ley sobre el Derecho de Autor –antes transcrito- al régimen de la Propiedad Industrial. En esa oportunidad la Sala de Casación Civil estableció:

“2. La doctrina suele dividir los derechos de propiedad intelectual, entendidos como los derechos conferidos a las personas sobre las creaciones de su mente, en dos sectores principales: el derecho de autor y los derechos con el relacionados (derechos conexos), y la propiedad industrial. Esta última se caracteriza por proteger los signos distintivos (marcas, lemas y denominaciones comerciales), así como las innovaciones e invenciones, sean de producto o de procedimiento.
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela incluyó dentro de los derechos culturales y educativos la libertad en la creación cultural, tanto en su inversión como en su producción y divulgación. De modo conjunto, garantizó la protección del derecho del autor sobre sus obras, como sobre la propiedad industrial respecto de las científicas, literarias y artísticas, invenciones, innovaciones, denominaciones, patentes, marcas y lemas, de acuerdo con las condiciones y excepciones que establezcan la ley y los tratados internacionales suscritos y ratificados por la República en esta materia (artículo 98).
Al incluir ambos derechos en una misma norma, el constituyente de 1999 no hizo más que reconocer como especies de un mismo género el derecho de autor y la propiedad industrial sobre obras, en un todo conforme con la doctrina especializada en la materia; de allí que resulte posible acudir a la legislación sobre el derecho de autor para llenar el vacío existente en asuntos como el que hoy toca resolver a esta Sala.
3. En nuestro ordenamiento jurídico, el derecho de autor se encuentra regulado por la Ley sobre el Derecho de Autor de 1° de octubre de 1993. En el Título VI de dicha ley, denominado ‘Acciones Civiles y Administrativas’, se confiere al juez que conoce de la acción por violación del derecho de explotación de una obra, poderes generales para decretar el secuestro de todo lo que constituya violación del derecho de explotación y el embargo de los proventos que correspondan al titular del derecho, siempre que se aporten pruebas que constituyan presunción grave del derecho que se reclama, a menos que dicha presunción surja en la práctica de alguna de las pruebas indicadas en el encabezamiento de la norma, esto es, la inspección judicial, la experticia y cualesquiera otras de las previstas en el Código de Procedimiento Civil (artículo 111).
El artículo 112 de dicho cuerpo normativo establece lo siguiente:
‘(...)
Si no hubiere litigio entre las partes, dichas pruebas y medidas serán decretadas por el Juez de Parroquia o Municipio del lugar donde deba ejecutárselas si su urgencia lo exigiere, sin que el propietario poseedor, responsable, administrador u ocupante del lugar donde deban efectuarse pueda oponerse a su práctica o ejecución. El mismo Juez levantará las medidas a solicitud de la parte contra quien obren, al vencimiento de treinta (30) días continuos desde su ejecución, si no se le hubiese comprobado la iniciación del juicio...”. (Negritas de la Sala).
Según la norma transcrita, cuando se trate de litigios ya iniciados por violación de los derechos de explotación sobre obras, el competente para decretar las medidas es el juez que conoce de la causa, salvo que se trate de un asunto cuya urgencia requiriese de la intervención de un juez de Municipio del lugar donde deban ejecutarse las cautelas, sin importar la cuantía del asunto. En este caso, la parte tiene el derecho de reclamar de la misma ante el juez de la causa, sin que ello obste la ejecución de la medida.
El artículo citado también regula el supuesto contrario, es decir, aquel en el cual no haya litigio pendiente entre las partes. En este caso, las medidas serán decretadas por el juez de Municipio del lugar donde deba ejecutárselas si su urgencia lo exigiere, pero el mismo Juez deberá levantarlas a solicitud de la parte contra quien obren, si el beneficiario de las medidas no comprobare la iniciación del juicio vencidos que sean treinta (30) días continuos desde su ejecución.
Es claro que la competencia atribuida al juez de Municipio en esta materia constituye una excepción al principio general, pues esta sólo es posible cuando existan razones de urgencia en que se acuerden y practiquen las medidas cautelares solicitadas, cuestión que en criterio de la Sala, cuando se trate de asuntos relacionados con la violación de los derechos de propiedad industrial, deberá ser alegado y acreditado por el solicitante de modo concurrente con lo exigido por el artículo 247 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Expresado de forma más clara, en materia de propiedad industrial las medidas de protección cautelar anticipadas podrán ser decretadas y ejecutadas por el juez de Municipio correspondiente, siempre que se alegue y acrediten razones de urgencia y el solicitante ostente legitimación para actuar, demuestre la existencia del derecho infringido y aporte pruebas que permitan presumir razonablemente la comisión de la infracción o su inminencia, sin perjuicio de que el Juez pueda exigir caución o garantía suficiente antes de ordenarlas, como lo prevé la mencionada Decisión 486. En tal caso, la revisión de las medidas siempre corresponderá al juez de la causa principal, en la hipótesis de que se hubiese iniciado el juicio dentro de los diez días siguientes a la ejecución de las cautelas, pues de no procederse a ello, quedarán sin efecto de pleno derecho como lo ordena el segundo párrafo del artículo 248 de la Decisión 486”. (Resaltado de este Juzgado Superior Noveno).

En virtud de lo cual, siendo que en caso que nos ocupa ha sido intentada una demanda por violación a Derechos de Propiedad Industrial, con fundamento en loa artículos 1.266 y 1.268 del Código Civil, por cuanto se trata del presunto incumplimiento o infracción por parte de la empresa ABORATORIOS LA SANTÉ, C.A., de la obligación de no infringir los derechos de explotación de la Patente cuya titularidad se alega pertenece a la sociedad mercantil ICOS CORPORATION, lo cual se afirma en el libelo, han sido vulnerado de manera flagrante al emprender la accionada actos dirigidos a la importación, distribución y/o comercialización, venta o almacenamiento de un producto cuyo principio activo es el TADALAFIL, es por lo que para este Juzgador, no cabe dudas que nos encontramos frente a una acción civil que se encuentra plenamente tutelada por el ordenamiento jurídico vigente, a través de la jurisdicción civil ordinaria.
Asimismo, habiéndose observado que en el caso de marras la empresa ICOS CORPORATION, con fundamento en la protección establecidas en las normas sustantivas infra indicadas, diciéndose titular del derecho de explotación otorgado por la Patente (Ya antes señalada y debidamente especificada en este fallo), acudió el día 28 de enero de 2014, para demandar a la sociedad mercantil LABORATORIOS LA SANTÉ, C.A., por haber infringido la Patenta de la cual se dice titular, resulta obvio para quien aquí decide, que la presente causa se trata de un litigio ya iniciado, por violación de los derechos de explotación sobre derechos protegidos por la propiedad industrial.
También debe decirse, que en el escrito de la demanda no se evidencia que hayan sido pedidas y/o solicitadas “medidas cautelares peticionadas de manera anticipadas por la urgencia alegada”, sin haberse instaurado un juicio, por lo que no se está frente al supuesto de hecho up supra señalado.
De igual manera, se observa que en este mismo escrito de demanda (F.1-35), se pide (Sic) “...que la citación de la demandada Laboratorios La Santé, C.A., se practique en la persona de su Representante Legal, ciudadano CHARLES W. BEVAN ROJAS, titular de la cédula de identidad número E-82.363.735, en la siguiente dirección: Urbanización La Urbina Sur, Calle 10, Edificio Guayana, Caracas, Venezuela...”, por lo que la sociedad mercantil accionada está domicilia en esta ciudad de Caracas, sede permanente del Tribunal Primero de Primera Instancia, declinante de la competencia.
Por último, se debe señalar que la cuantía de la demanda fue establecida en la cantidad de Bs.F. 321.107,00, equivalente a 3.001 Unidades Tributarias, de acuerdo con el valor de la Unidad Tributaria actualmente vigente establecida en la Gaceta Oficial Nº 40.106 del 06 de febrero de 2013, esto es, la cantidad de Bs.F. 107,00 por Unidad; lo que determina que la competencia en razón de la cuantía corresponde a los Juzgados de Primera Instancia. Y así finalmente se establece.
Por tanto, no cabe duda para este Superior que el tribunal competente, en razón de la materia, territorio y cuantía para conocer este asunto lo es un Juzgado de Primera Instancia Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de esta misma Circunscripción Judicial, por cuanto el mismo es el llamado al tener competencia por la materia, territorio y cuantía para el conocimiento de la presente causa. Y así se declara.
-IV-
DECISIÓN
Por los razonamientos anteriormente expuestos, este Juzgado Superior Noveno en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: CON LUGAR la Regulación de Competencia propuesta por los abogados Luís Alfredo Hernández Merlanti y Jhoselyn Rodríguez Useche, co-apoderados de la parte actora, contra la sentencia dictada en fecha 28 de marzo de 2014 (F.36-42), por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. En consecuencia, se declara COMPETENTE al Juzgado Primero de Primera Instancia, antes mencionado, por cuanto el mismo es el llamado al tener competencia por la materia, territorio y cuantía para el conocimiento de la presente causa. Todo ello de conformidad con lo expuesto en el cuerpo del presente fallo.
Se ordena la inmediata remisión del expediente al JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL, MERCANTIL, TRÁNSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, a los fines indicados.
Publíquese, regístrese, diáricese, déjese copia certificada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de este Juzgado Superior Noveno en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, con sede en la ciudad de Caracas, Distrito Capital, a los dieciséis (16) días del mes de mayo del año dos mil catorce (2014). Años 203° de la Independencia y 154° de la Federación.
EL JUEZ,

CÉSAR DOMÍNGUEZ AGOSTINI.
LA SECRETARIA,

ABG. NELLY BEATRIZ JUSTO.

En la misma fecha, siendo las tres y quince minutos de la tarde (03:15:p.m.), se publicó y registró la anterior decisión.

LA SECRETARIA,

ABG. NELLY BEATRIZ JUSTO.

CDA/NBJ/Ernesto.
EXP. N° AP71-R-2014-000399 (9083).
UNA (1) PIEZA; 19 PAGS.