JUEZ PONENTE: MIRIAM E. BECERRA T. EXPEDIENTE Nº AP42-G-2013-000196 En fecha 13 de mayo de 2013, se recibió en la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D) de las Cortes Primera y Segunda de lo Contencioso Administrativo, escrito contentivo de la demanda de nulidad interpuesta conjuntamente con medida cautelar de suspensión de efectos por los Abogados José Henrique D’Apollo, María Fernanda Zajía y Martha Cohén, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado (INPREABOGADO) bajo los Nros. 19.692, 32.501 y 67.315, respectivamente, actuando con el carácter de Apoderados Judiciales de la Sociedad Mercantil INDUSTRIA LÁCTEA VENEZOLANA, C.A (INDULAC), inscrita en el Juzgado de Primera Instancia en lo Mercantil del Distrito Federal según asiento de Registro de Comercio Nº 614, Tomo 71-A Pro, de fecha 28 de mayo de 1941, siendo modificado su documento constitutivo ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y estado Miranda el 20 de octubre de 2006, bajo el Nº 67, Tomo 212-A Pro, contra las Resoluciones Nros. 165 y 424 del 23 de marzo de 2012 y 12 de julio de ese mismo mes y año, respectivamente, emanadas del SERVICIO AUTÓNOMO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (SAPI). En fecha 14 de mayo de 2013, se dio por recibido en el Juzgado de Sustanciación de esta Corte el presente expediente proveniente de la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de las Cortes de lo Contencioso Administrativo y se dejó constancia que al día de despacho siguiente comenzaría el lapso de tres (03) días de despacho para pronunciarse sobre la admisión de la demanda. Mediante auto de fecha 20 de mayo de 2013, el Juzgado de Sustanciación declaró la Competencia de esta Corte para conocer del presente asunto, admitió la demanda interpuesta, ordenó notificar a los ciudadanos Fiscal General de la República, al Registrador de la Propiedad Industrial, al Procurador General de la República y al Presidente de la Sociedad Mercantil Pascual Andina Holdings S.A, abrir cuaderno separado para el pronunciamiento sobre la medida cautelar solicitada, solicitar el expediente administrativo a la parte recurrida y librar el cartel de emplazamiento a los terceros interesados y finalmente indicó que una vez constara en autos la última de las notificaciones ordenadas se remitiría el expediente a esta Corte a los fines de fijar la audiencia de juicio de conformidad con el artículo 82 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. En esa misma fecha se libraron los oficios Nros. JS/CPCA-2013-637, JS/CPCA-2013-638 y JS/CPCA-2013-639, dirigidos a la ciudadana Fiscal General de la República, al ciudadano Registrador de la Propiedad Industrial y al ciudadano Procurador General (E) de la República, a los fines de notificarles de la admisión de la presente demanda y de solicitar a la recurrida la remisión de los antecedentes administrativos del caso. Asimismo, se libró boleta de notificación a la Sociedad Mercantil Pascual Andina Holdins, S.A., la cual sería publicada en la cartelera de ese Juzgado, por cuanto no constaba en autos su domicilio procesal. En esa misma oportunidad, se abrió el cuaderno separado Nº AW41-X-2013-000043, a los fines de tramitar la medida cautelar de suspensión de efectos solicitada. En fechas 11 y 12 de junio de 2013, el Alguacil del Juzgado de Sustanciación dejó constancia de haber practicado las notificaciones dirigidas al Registrador de la Propiedad Industrial y a la ciudadana Fiscal General de la República, respectivamente. En fecha 12 de junio de 2013, se fijó en la cartelera del Juzgado de Sustanciación la boleta de notificación dirigida a la Sociedad Mercantil Pascual Andina Holdings, S.A., de conformidad con lo establecido en los artículos 174 y 233 del Código de Procedimiento Civil. En fecha 2 de julio de 2013, venció el término de diez (10) días, concedidos por auto de fecha 20 de mayo de 2013, a la Sociedad Mercantil Pascual Andina Holdings, S.A., a los fines de tenerla por notificada del auto dictado en fecha 20 de mayo de 2013, por lo cual se agregó al expediente judicial. En fecha 10 de julio de 2013, el Alguacil del Juzgado de Sustanciación consignó el oficio de notificación Nº JS/CPCA-2013-639, dirigido al ciudadano Procurador General de la República. En fecha 29 de julio de 2013, se libró el cartel de emplazamiento a los terceros interesados, de conformidad con los artículos 80 y siguientes de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. En fecha 31 de julio de 2013, se recibió de la abogada Martha Cohén, actuando con el carácter de Apodera Judicial de la Sociedad Mercantil Industria Láctea Venezolana, C.A. (INDULAC), diligencia mediante la cual retiró cartel de emplazamiento librado en fecha 29 de julio del mismo año. En fecha 6 de agosto de 2013, se recibió del Abogado Héctor Martínez, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado (INPREABOGADO) bajo el Nº 140.361, actuando con el carácter de Apoderado Judicial de la parte recurrente, diligencia mediante la cual consignó ejemplar del diario Ultimas Noticias de fecha 5 de agosto de 2013, en el cual consta la publicación del Cartel de Emplazamiento librado por el Juzgado de Sustanciación en fecha 29 de julio de 2013. Mediante auto de fecha 12 de agosto de 2013, el Juzgado de Sustanciación ordenó remitir el presente expediente a esta Corte, a fin de fijar la oportunidad para que tenga lugar la audiencia de juicio, de conformidad con lo establecido en el artículo 82 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, el cual fue recibió en este Órgano Jurisdiccional en fecha 13 de agosto de 2013. En fecha 18 de septiembre de 2013, esta Corte dictó auto mediante el cual designó Ponente a la Juez Marisol Marín y estando dentro del lapso previsto en el artículo 82 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, se fijó para el día martes 29 de octubre de dos mil trece (2013), a las diez y veinte minutos de la mañana (10:20 a.m.), la oportunidad para que tuviera lugar la celebración de la Audiencia de Juicio en la presente causa. En fecha 29 de octubre de 2013, se celebró la Audiencia de Juicio en la presente causa, dejándose constancia de la comparecencia de las partes mediante Apoderados. Igualmente, de la comparecencia de la Abogada Sorsire Fonseca, en su condición de Fiscal con competencia ante estas Cortes. Así mismo se dejó constancia que la parte demandante consignó escrito de alegatos y pruebas, la parte demandada escrito de alegatos y los terceros escrito de alegatos y pruebas, los cuales se ordenaron agregar a los autos del presente expediente. En esa misma oportunidad, se dictó auto mediante el cual se ordenó pasar el presente expediente al Juzgado de Sustanciación, a los fines que se pronunciara sobre la admisión de las pruebas promovidas en esta instancia jurisdiccional. En fecha 31 de octubre de 2013, se recibió el presente expediente en el Juzgado de Sustanciación y se dejó constancia que al día de despacho siguiente, comenzaría el lapso de tres (03) días de despacho para la oposición a las pruebas promovidas. En fecha 31de octubre de 2013, se recibió de la Abogada María Isabel Paradisi, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado (INPREABOGADO) bajo el Nº 137.672, actuando con el carácter de Apodera Judicial de la Sociedad Mercantil Pascual Andina Holdings, S.A., diligencia mediante la cual solicitó copia del disco compacto identificado en la misma, petición ésta que fue acordada por el Juzgado de Sustanciación en fecha 4 de noviembre de 2013. En fecha 5 de noviembre de 2013, se recibió de la Abogada María Isabel Paradisi, antes identificada, escrito de oposición de pruebas. En fecha 7 de noviembre de 2013, se recibió del Abogado Héctor Martínez, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado (INPREABOGADO) bajo el Nº 140.361, actuando con el carácter de Apoderado Judicial de la Sociedad Mercantil Industria Láctea Venezolana, C.A., escrito de observaciones y consideraciones al escrito de oposición a la admisión de las pruebas promovidas. El 11 de noviembre de 2013, se recibió del Abogado Héctor Martínez, ya identificado, escrito mediante el cual rechaza, niega y formula oposición a la solicitud de reposición de la causa y diligencia mediante la cual solicitó la devolución de los originales mencionados en la misma. En fecha 12 de noviembre de 2013, el Juzgado de Sustanciación dictó autos mediante los cuales providenció el escrito de pruebas presentado por las Abogadas Martha Cohén y Grelis Marcano, actuando con el carácter de Apoderadas Judiciales de la Sociedad Mercantil Industria Láctea Venezolana, C.A. (INDULAC), durante la audiencia de juicio celebrada el día 29 de octubre de 2013, y el escrito de pruebas presentado por los Abogados Jacqueline Moreau Aymard y Gustavo Grau Fortoul, actuando con el carácter de Apoderados Judiciales de la Sociedad Mercantil Pascual Andina Holdings, S.A y en ambos autos ordenó la notificación de la Procuraduría General de la República. En fecha 12 de noviembre de 2013, se libró oficio Nº JS/CPCA-2013-1282 al ciudadano Procurador General (E) de la República, a los fines de notificarle acerca de la admisión de las pruebas promovidas en esta instancia. Asimismo se libró oficio Nº JS/CPCA-2013-1283 a la ciudadana Directora General del Servicio Autónomo de la Propiedad Industrial (SAPI), a los fines de notificarle acerca de la evacuación de la prueba de informes admitida mediante auto dictado en esa misma fecha. En fecha 14 de noviembre de 2013, se recibió del Abogado Carlos Briceño, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado (INPREABOGADO) bajo el Nº 107.967, actuando con el carácter de Apoderado Judicial de la Sociedad Mercantil Pascual Andina Holdings, S.A., diligencia mediante la cual ejerció recurso de apelación contra la decisión de fecha 12 de noviembre de 2013. Mediante auto de fecha 18 de noviembre de 2013, el Juzgado de Sustanciación acordó pronunciarse sobre la apelación interpuesta en la presente causa, una vez conste en autos las notificaciones de los ciudadanos Procurador General de la República y de la Directora General del Servicio Autónomo de la Propiedad Industrial (SAPI). El 19 de noviembre de 2013, se recibió del Abogado Miguel Basile, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado (INPREABOGADO) bajo el Nº 145.989, actuando con el carácter de Apoderado Judicial de la Sociedad Mercantil Pascual Andina Holdings, S.A., diligencia mediante la cual retira copia del disco compacto identificado en la misma. El 27 de noviembre de 2013, se dictó auto ordenando el desglose de las documentales que cursaban a los folios 57 al 94, cuya devolución fue solicitada mediante diligencia por el abogado Héctor Martínez, Apoderado Judicial de la Sociedad Mercantil Industria Láctea Venezolana, C.A (INDULAC). El 3 de diciembre de 2013, se recibió de la Abogada María Isabel Paradisi, antes identificada, diligencia mediante la cual solicita se practiquen las notificaciones correspondientes. El 4 de diciembre de 2013, se dictó auto mediante el cual se señaló que las notificaciones ordenadas librar fueron remitidas a la Unidad de Alguacilazgo de las Corte Primera y Segunda de lo Contencioso Administrativo, a los fines de ser practicadas. En fecha 9 de diciembre de 2013, se consignó a las actas el oficio de notificación Nº JS/CPCA-2013-1283, dirigido a la Directora del Servicio Autónomo de la Propiedad Industrial (SAPI). En fecha 13 de diciembre de 2013, se recibió del Abogado Miguel Basile, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado (INPREABOGADO) bajo el Nº 145.989, actuando con el carácter de Apodero Judicial de la Sociedad Mercantil Pascual Andina Holdings, S.A., diligencia mediante la cual solicita se acuerde una prórroga para dar respuesta al requerimiento del Juzgado de Sustanciación. En fecha 17 de diciembre de 2013, se dictó auto mediante el cual la Juez Temporal, ciudadana Yoleidy Rodríguez Monzón, se aboca al conocimiento de la presente causa. En fecha 17 de diciembre de 2013, se recibió del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), el oficio Nº DRPI/EA/2013-00527, de fecha 16 de diciembre de 2013, mediante el cual da respuesta al Oficio Nº JS/CPCA-2013-001283, emanado del Juzgado de Sustanciación, el cual fue agregado a las actas mediante auto de fecha 18 de diciembre de 2013. En fecha 22 de enero de 2014, se consignó a los autos la notificación librada a la Procuraduría General de la República. En fecha 6 de febrero de 2014, se recibió de la Abogada María Isabel Paradisi, actuando con el carácter de Apoderada Judicial del tercero interviniente, diligencia mediante la cual ratifica el recurso de apelación interpuesto y en esa misma fecha el Juzgado de Sustanciación oyó la apelación ejercida en un solo efecto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. En esa misma fecha, se abrió el cuaderno separado Nº AW41-X-2014-000014, en cumplimiento del auto dictado en esa misma oportunidad. En fecha 12 de febrero de 2014, tuvo lugar el acto de evacuación de prueba libre promovida en la presente causa. Mediante auto de fecha 27 de marzo de 2014 se remitió el expediente a esta Corte, en virtud de haberse terminado su sustanciación, el cual fue recibido en fecha 1º de abril de 2014. En virtud de la incorporación a este Órgano Jurisdiccional de la Juez MIRIAM ELENA BECERRA TORRES en fecha diecisiete (17) de marzo de dos mil catorce (2014), fue elegida la nueva Junta Directiva, quedando reconstituida de la siguiente manera: EFRÉN NAVARRO, Juez Presidente; MARÍA EUGENIA MATA, Juez Vicepresidente y MIRIAM ELENA BECERRA TORRES, Juez. En fecha 2 de abril de 2014, esta Corte se abocó al conocimiento de la presente causa en el estado en que se encontraba, reanudándose la misma una vez transcurrido el lapso previsto en el artículo 48 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. En fecha 7 de abril de 2014, se recibió del Abogado Carlos Briceño, actuando en su carácter de Apoderado Judicial de la Sociedad Mercantil Pascual Andina Holdings, S.A., escrito de informes. En fecha 14 de abril de 2014, se dictó auto mediante el cual esta Corte abrió el lapso de cinco (5) días de despacho (inclusive), para que las partes presenten los informes respectivos, de conformidad con lo previsto en el artículo 85 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. En fecha 15 de abril de 2014, se recibió de la Abogada Sorsire Fonseca La Rosa inscrita bajo el IPSA bajo el Nº 66.228, actuando con el carácter de Fiscal Provisorio Tercera del Ministerio Público ante las Cortes en lo Contencioso Administrativo, escrito de informes. En fecha 23 de abril de 2014, se recibió de la Abogada María Isabel Paradisi, actuando con el carácter de Apoderada Judicial de la Sociedad Mercantil Pascual Andina Holdings S.A., diligencia mediante la cual ratifica el escrito presentado en fecha 7 de abril de 2014. En esa misma fecha, se recibió de la Abogada María Santana Quintero, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado (INPREABOGADO) bajo el Nº 138.822, actuando con el carácter de Apoderada Judicial de la Sociedad Mercantil Industria Láctea Venezolana, C.A., escrito de informes. Mediante auto de fecha 24 de abril de 2014, transcurrido como se encontraba el lapso fijado en el auto dictado en fecha 14 de abril de 2014, se ordenó pasar el expediente a la Juez Ponente MIRIAM ELENA BECERRA TORRES, a los fines que la Corte dicte la decisión correspondiente, de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. En esa misma fecha se dio cumplimiento a lo ordenado. En fecha 8 de mayo de 2014, se recibió del Abogado Héctor Martínez, actuando con el carácter de Apoderado Judicial de la Sociedad Mercantil Industria Láctea Venezolana, C.A. (INDULAC), escrito de observación a los informes presentados por el Ministerio Público y escrito de observación a los informes presentados por la Sociedad Mercantil Pascual Andina. En fecha 25 de junio de 2014, se dictó auto mediante el cual se difirió el lapso para decidir, de conformidad con lo previsto en el artículo 86 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y, en fecha 17 de septiembre de 2014 se dejó constancia de su vencimiento. Realizada la lectura individual de las actas procesales que conforman el presente expediente, esta Corte pasa a decidir el asunto sometido a su consideración, previa las consideraciones siguientes: -I- DE LA DEMANDA DE NULIDAD EJERCIDA CONJUNTAMENTE CON MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSIÓN DE EFECTOS En fecha 13 de mayo de 2013, los Abogados José Henrique D’Apollo, María Fernanda Zajía y Martha Cohén, antes identificados, actuando con el carácter de Apoderados Judiciales de la Sociedad Mercantil Industria Láctea Venezolana, C.A (INDULAC), interpusieron demanda de nulidad conjuntamente con medida cautelar de suspensión de efectos contra el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), con fundamento en las siguientes razones de hecho y de derecho: Señalaron que su representada es la legítima titular y solicitante de las marcas en uso Frigurt y Frigurt (Diseño) detalladas a continuación: Marca: FRIGURT; Nº Registro: P181912; Fecha de Registro: 10 de octubre de 1995: Fecha de Vencimiento: 10 de octubre de 2015; Clase: 31 INT; Cobertura: Productos, agrícolas, hortícolas, forestales y granos, no comprendidos en otras clases, animales, frutas y legumbres frescas, semillas, plantas y flores naturales, alimentos para animales, malta. Marca: FRIGURT; Nº Registro: P181913; Fecha de Registro: 10 de octubre de 1995; Fecha de Vencimiento: 10 de octubre de 2015; Clase: 32 INT; Cobertura: Cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas, sirope y otras preparaciones para hacer bebidas. Marca: FRIGURT; Nº de Solicitud: 2008/006166; Fecha de Solicitud: 3 de abril de 2008; Clase: 29 INT; Cobertura: Leche y productos lácteos, carne, pescado aves y caza, extractos de carne, frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas, jaleas, mermeladas, compotas, huevos, aceites y grasas comestibles. Marca: FRIGURT; Nº de Solicitud: 2008/016328; Fecha de Solicitud: 20 de agosto de 2008; Clase: 29 INT; Cobertura: Leche, productos lácteos, mermeladas, jaleas, compotas, frutas, legumbres en conserva, secas y cocidas, huevos, aceites y grasas comestibles, carne, extractos de carne, pescado, aves y caza. Marca: FRIGURT; Nº de Solicitud: 2008/016229; Fecha de Solicitud: 20 de agosto de 2008; Clase: 29 INT; Cobertura: Leche, productos lácteos, mermeladas, jaleas, compotas, frutas, legumbres en conserva, secas y cocidas, huevos, aceites y grasas comestibles, carne, extractos de carne, pescado, aves y caza. Marca: FRIGURT; Nº de Solicitud: 2008/016330; Fecha de Solicitud: 20 de agosto de 2008; Clase: 29 INT; Cobertura: Leche, productos lácteos, mermeladas, jaleas, compotas, frutas, legumbres en conserva, secas y cocidas, huevos, aceites y grasas comestibles, carne, extractos de carne, pescado, aves y caza. Marca: FRIGURT; Nº de Solicitud: 2008/016331; Fecha de Solicitud: 20 de agosto de 2008; Clase: 29 INT; Cobertura: Leche, productos lácteos, mermeladas, jaleas, compotas, frutas, legumbres en conserva, secas y cocidas, huevos, aceites y grasas comestibles, carne, extractos de carne, pescado, aves y caza. Que con dichas marcas se identifica un producto derivado de la leche denominado como “yogurt”. Manifestaron que en fechas 11 de abril y 24 de mayo de 2011, la empresa Pascual Andina presentó ante El Registro de la Propiedad Industrial las solicitudes de las marcas MIGURT y MYGURT, respectivamente, para distinguir carne, pescado, aves y caza, extracto de carne, frutas y legumbres en conservas, secas y cocidas, jaleas, mermeladas, compotas, huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles, en especial yogures, bebidas a base de yogures pasteurizados de larga duración, postres y productos lácteos de clase 46 nacional y 29 internacional, las cuales quedaron inscritas bajo los Nros. 2011/005936 y 2011/008535, respectivamente. Que, en fecha 28 de julio de 2011, la empresa Pascual Andina presentó ante el Registro de la Propiedad Industrial la solicitud de marca MIGURCITO, para distinguir yogures, yogures pasteurizados de larga duración, bebidas a base de yogures, leches fermentadas, postres lácteos y productos lácteos en general en clase 46 nacional y 29 internacional, la cual quedó inscrita bajo el No. 2011/013133. Adujeron que posteriormente se aprobó el registro de dichas marcas mediante los actos administrativos impugnados, permitiendo a la empresa Pascual Andina introducir un producto al mercado bajo la denominación de “yogurt” en perjuicio de los derechos de su representada. Alegaron que los actos impugnados están viciados de nulidad absoluta por violar las normas establecidas en los numerales 11 y 12 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Intelectual, el principio de igualdad establecido en el artículo 21 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y los derechos de propiedad y libertad económica de su representada que es la legítima titular de la marca FRIGURT al otorgar la concesión de registro de marcas gráfica y fonéticamente similares, susceptibles de generar confusión en el público consumidor en virtud de la existencia de una marca previamente registrada y al desconocer el derecho de prelación y el mejor derecho de su representada. Manifestaron que, la confusión en materia marcaria está referida a la falta de claridad a la que pueden ser inducidos los consumidores para poder elegir un producto de otro, por no existir en la marca capacidad distintiva suficiente por cuanto a los efectos de establecer la existencia o no del riesgo de confusión es necesario determinar si existe identidad o similitud entre las marcas objeto de disputa, tanto entre sí como en relación a los productos o servicios que distinguen. Insistieron en que en el caso de las marcas de Pascual Andina y la marca FRIGURT de su representada existe marcada similitud gráfica y fonética, igualmente vinculación y asociación entre sus productos, con lo cual es evidente que su coexistencia en el mercado generará confusión en el público consumidor. Describieron dichas similitudes de la manera siguiente: “(I) MIGURT: La similitud entre la marca FRIGURT vs. MIGURT tiene su razón en la identidad de sus terminaciones y coincidencia de una vocal débil en su primera sílaba. Así, la marca MIGURT está compuesta por la sílaba inicial ‘MI’ y la terminación ‘GURT’. Por su parte, FRIGURT está compuesta por la sílaba inicial ‘FRI’ y la terminación ‘GURT’. Es innegable que las marcas poseen en su conjunto una pronunciación similar, lo cual conlleva una marcada confusión auditiva y en consecuencia, la posibilidad de diferenciarlas es remota. La mera sustitución de la consonante ‘F’ por ‘M’ y eliminación de la consonante ‘R’ no le imprimen a MIGURT distintividad suficiente. Por el contrario, Pascual Andina ingeniosamente ha mantenido la vocal ‘I’ y la terminación ‘GURT’” (Mayúsculas y negrillas del original). “(II) MYGURT: El parecido gráfico y fonético de las marcas FRIGURT vs. MYGURT tiene su razón en la identidad de sus terminaciones y coincidencia sonora en su primera sílaba. Así, la marca MYGURT está compuesta por la sílaba inicial ‘MY’ y la terminación ‘GURT’. Por su parte, la marca FRIGURT está compuesta por la sílaba inicial ‘FRI’ y la terminación ‘GURT’. Es innegable que las marcas in comento poseen en su conjunto una pronunciación similar lo cual conlleva una marcada confundibilidad auditiva y en consecuencia, la posibilidad de diferenciarlas es remota. La mera sustitución de la consonante ‘F’ por ‘M’ y eliminación de la consonante ‘R’ no le imprimen a la marca MYGURT distintividad suficiente. Por el contrario, Pascual Andina ingeniosamente ha sustituido la vocal ‘I’ por la consonante ‘Y’ lo cual en modo alguno resulta un elemento diferenciador ya que al estar combinada con otra consonante, la consonante ‘Y’ tiene idéntica pronunciación que la vocal ‘I’. Asimismo Pascual Andina ha mantenido la terminación ‘GURT’” (Mayúsculas y negrillas del original). “(III) MIGURCITO: En lo que respecta a las marcas FRIGURT vs. MIGURCITO, también es evidente que existe entre ellas marcada similitud gráfica y fonética, la cual se fundamenta en la misma secuencia de vocales y consonantes. Así, la marca MIGURCITO está compuesta por la sílaba inicial ‘MI’, la raíz ‘GUR’ y la terminación ‘CITO’. Por su parte, la marca FRIGURT está compuesta por la sílaba inicial ‘FRI’ y la terminación ‘GURT’. La repetición de la vocal débil ‘I’ seguida de la raíz ‘GURT’ hace que las marcas tengan una pronunciación similar, y en consecuencia confundibilidad auditiva. Al igual que en el caso de las marcas MIGURT y MYGURT, la mera sustitución de la consonante ‘F’ por ‘M’ y eliminación de la consonante ‘R’ no le imprimen a la marca MIGURCITO distintividad suficiente, como tampoco constituye un elemento diferenciador la inclusión de la terminación ‘CITO’, ya que este sufijo es comúnmente usado como diminutivo y en modo alguno le imprime a la marca en cuestión la distintividad requerida por ley” (Mayúsculas y negrillas del original). Asimismo, detallaron que los productos distinguidos por las marcas cuyo registro se impugnan y los productos pertenecientes a la marca FRIGURT propiedad de su representada pertenecen al mismo género, a saber, productos alimenticios con el mismo destino y finalidad, que comparte idénticos canales de distribución y comercialización y son publicitados en los mismos medios lo cual evidencia su vinculación y asociación. Afirmaron que ha señalado la doctrina que, “… el consumidor que en un mismo negocio observa artículos diferentes con marcas confundibles, como por ejemplo bebidas y jugos de frutas y bebidas a base de leche fermentada, o yogures, puede creer que todos tienen el mismo origen o procedencia y además produce la injusta consecuencia de que la fama de quien posee derechos más antiguos, como en este caso Nuestra Representada, sea aprovechada por el titular más reciente, como lo es Pascual Andina, o bien la de que el desprestigio de éste se transfiera al primero”. (Negrillas del original). Sostuvieron que al concederse el registro de las marcas pertenecientes a Pascual Andina se violaron los principios básicos del derecho de propiedad industrial siendo que -a su decir- se obtuvo el registro de marcas gráfica y fonéticamente similares a otras previamente registradas ya que se limitó a copiar los elementos distintivos de FRIGURT sin agregar ningún otro elemento que le otorgue a las marcas de Pascual Andina la fuerza diferenciadora que por ley debe reunir todo signo distintivo para gozar de protección marcaria, por lo que mal se pudo haber permitido el registro de tales marcas. Manifestaron que la prohibición de registro de marcas con similitud gráfica y fonética con otra previamente registrada constituye una disposición de orden público por cuanto persigue la tutela de un interés colectivo, por lo tanto las resoluciones impugnadas están viciadas de nulidad absoluta. Denunciaron que el Registrador de la Propiedad Industrial, violó el derecho a la irretroactividad y a la igualdad consagrados en los artículos 24 y 21 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela ya que aplicó a su representada un criterio distinto al que en forma pacífica y reiterada había sido utilizado, por cuanto ha sostenido que la Ley de Propiedad Industrial otorga protección a los derechos e intereses de los titulares de marcas ya registradas frente a aquellos terceros que pretendan registrar marcas que guarden similitud gráfica y fonética y que en virtud de tal similitud puedan causar confusión en el consumidor violentado así el precedente administrativo sostenido pacífica y reiteradamente por el mencionado Registrador, la buena fe y la expectativa legítima y seguridad jurídica de su representada al confiar en que la actuación de la Administración sería de una manera determinada al aplicar el criterio que había venido sosteniendo en el caso de marcas similares contra la protección de marcas previamente registradas. Indicaron que los actos impugnados desconocen los derechos relativos a la propiedad, a la libertad económica y los derechos culturales de su representada, quien es la legítima titular de la marca Frigurt desde el año 1995 y por lo tanto tiene un derecho exclusivo de propiedad sobre dicha marca, siendo que la confusión entre las marcas merma ese derecho que ampara a Indulac, y a su vez, el derecho a la libertad económica, al impedir la libre comercialización de sus productos en el territorio nacional, ocasionándole una disminución considerable de sus ingresos, lo cual se ve agravado por las inversiones por concepto de publicidad y mercadeo efectuadas por su representada y de las cuales se ve beneficiada Pascual Andina. Esgrimieron que, las resoluciones impugnadas son absolutamente nulas por violar el derecho de prelación de su representada puesto que quien primero solicita una marca tiene derecho al registro de la misma frente a quien lo hace después. Que en efecto, “…Pascual Andina presentó Las Marcas ante El Registro de la Propiedad Industrial en fechas 11 de abril de 2011, 24 de mayo de 2011 y 28 de julio de 2011. Por su parte, INDULAC presentó las solicitudes FRIGURT y FRIGURT (Diseño) ante El Registro de la Propiedad Industrial en fechas 3 de abril de 2008 y 20 de agosto de 2008. Evidentemente, al haber concedido el registro de Las Marcas sin haberse emitido decisión alguna respecto de la registrabilidad de las solicitudes FRIGURT y FRIGURT (Diseño) el Registrador de la Propiedad Industrial violó el derecho de prelación de Nuestra Representada” (Mayúsculas y negrillas del original). Asimismo denunciaron que no fue respetado el principio de orden de entrada establecido en el artículo 34 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos en el cual se establece que la Administración debe respetar el orden de ingreso de toda solicitud a los fines de su revisión y decisión pudiendo alterarlo solo por razones de orden público. Que, su representada se creó la confianza legítima que toda solicitud presentada en fecha posterior a la realizada por ella sería resuelta con posterioridad a su solicitud y más cuando le asiste un mejor derecho al registro de sus marcas por cuanto han sido usadas de manera constante desde el año 1995. Denunciaron que “…es evidente que Pascual Andina pretende aprovecharse de la reputación y prestigio de Nuestra Representada. Además de haber obtenido de mala fe el registro de Las Marcas, las cuales como quedó evidenciado (…) son gráfica y fonéticamente similares a las marcas registradas FRIGURT de Nuestra Representada, Pascual Andina ha presentado ante El Registro de la Propiedad Industrial diversas solicitudes de marcas MIGURT (Diseño) que, como veremos (…) copian los elementos denominativos y figurativos de las solicitudes FRIGURT (Diseño). Asimismo, Pascual Andina ha lanzado al mercado dichas marcas” (Mayúsculas y negrillas del original). Manifestaron que la escogencia de los elementos de nombre y diseño por parte de Pascual Andina revela una intención de la misma de aprovecharse del prestigio y posicionamiento en el mercado de la marca FRIGURT. Solicitaron medida cautelar de suspensión de efectos fundamentando el fumus bonis iuris en que “…al ser dictadas las Resoluciones Impugnadas, el Registrador de la Propiedad Industrial violó las normas prohibitivas establecidas en los numerales 11 y 12 del artículo 33 de la LPI (sic), según los cuales se prohíbe el registro de marcas que tengan similitud tanto gráfica como fonética con aquellas anteriormente registradas y que puedan generar confusión en el consumidor. En este mismo sentido, al otorgar el registro de Las Marcas, el Registrador de la Propiedad Industrial rompió con el precedente administrativo que él mismo ha establecido a lo largo de los años al no permitir el registro de marcas que se parezcan gráfica y fonéticamente a aquellas previamente registradas, infringiendo así el derecho de igualdad y de no retroactividad de Nuestra Representada, consagrados en la Constitución de la República”, incurriéndose en violación a la libertad económica de la demandante, a su derecho a la propiedad al ser menoscabada su posición competitiva en el mercado (Negrillas del original). En relación al periculum in mora alegaron que “Las Resoluciones Impugnadas otorgan a Pascual Andina, titular del registro de Las Marcas, el uso de dichas marcas en el mercado, que al ser productos alimenticios muy similares, compiten en el mismo mercado y buscan atraer a la misma clientela que FRIGURT, aprovechándose, por la confusión que causan las marcas, de la buena reputación y calidad de los productos que Nuestra Representada ha creado a lo largo de los años, en otras palabras, no sólo están menoscabando la fuerza distintiva de la marca FRIGURT, sino que igualmente se genera una pérdida económica para INDULAC, derivada del volumen indeterminado de ventas que ésta deja de hacer con ocasión de las que, beneficiándose del referido riesgo de confusión generado a partir del uso de Las Marcas, hace Pascual Andina, violando la libertad económica y los derechos de propiedad que Nuestra Representada tiene sobre su marca FRIGURT” (Mayúsculas y negrillas del original). Así en cuanto a la ponderación de intereses destacaron “…la confusión que resulta entre Las Marcas y FRIGURT no sólo lesiona los intereses particulares de Nuestra Representada, al verse perjudicada por el irrespeto de los numerales 11 y 12 del artículo 33 de la LPI, sino también se genera un perjuicio al público consumidor, al crear una confusión en él sobre los productos que desea adquirir” (Mayúsculas y negrillas del original). Por todo lo anterior solicitaron la nulidad de las Resoluciones Nros. 165 y 424 dictadas en fecha 23 de marzo de 2012 y 12 de julio de 2012, respectivamente, por el Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual y se decrete medida cautelar de suspensión de efectos mientras se dicte sentencia definitiva. -II- DEL ESCRITO DE INFORME PRESENTADO POR LA PARTE ACTORA En fecha 29 de octubre de 2013, la parte actora por medio de sus Representantes Judiciales Abogadas Grelis Marcano y Martha Cohen, inscritas en el Instituto de Previsión Social del Abogado (INPREABOGADO) bajo los Nros. 103.393 y 67.315, respectivamente, presentaron escrito de alegatos de conformidad con el artículo 83 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, en el cual formularon los mismos razonamientos de hecho y de derecho vertidos en su escrito de demanda, los cuales se dan aquí por reproducidos. -III- DEL ESCRITO DE INFORME PRESENTADO POR LA TERCERA INTERESADA En fecha 29 de octubre de 2013, en la oportunidad de llevarse a cabo de Audiencia de Juicio en la presente causa, los Abogados Jacqueline Moreau Aymard y Gustavo Grau Fortoul, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado (INPREABOGADO) bajo los Nros. 70.839 y 35.522, respectivamente, actuando con el carácter de Apoderados Judiciales de la Sociedad Mercantil Pascual Andina Holdings S.A, tercero parte en la presente causa, procedieron a “dar contestación al fondo de la demanda interpuesta” de conformidad con los artículos 82 y 83 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, con fundamento en los argumentos de hecho y de derecho siguientes: Solicitaron como punto previo la reposición de la causa al estado en que el Juzgado de Sustanciación de esta Corte cumpla efectivamente con la notificación personal de su representada sobre el auto de admisión de la demanda, por cuanto su notificación se ordenó mediante boleta fijada en la cartelera de ese Tribunal, con fundamento en que su dirección no constaba en el expediente, siendo que se incurrió en un error de hecho y de derecho cuando lo cierto es que su domicilio se evidencia a los folios 49, 53 y 58 del expediente, por lo que su notificación se debió realizar de conformidad con el procedimiento pautado en el artículo 224 del Código de Procedimiento Civil, ya que su representada no se encuentra domiciliada en Venezuela. En relación a lo anterior señalaron que en los casos como el analizado se desprende la existencia de un sujeto destinatario del acto cuya nulidad se demanda, por lo que el Juzgado de Sustanciación debió ordenar su notificación personal, so pena de una posterior reposición de la causa, por lo que no es válida su notificación fijada en la cartelera del Tribunal sin antes haber superado la citación o notificación personal, a menos que no se haya constituido de manera efectiva un domicilio procesal concreto. Que la reposición es solicitada en salvaguarda de los derechos fundamentales a la defensa y al debido proceso por constituir materia de orden público, con lo cual puede ser declarada en cualquier estado y grado de la causa, siendo que sólo la reposición en los términos solicitados permitirá a su representada ejercer cabalmente todos los medios procesales de apelación contra las decisiones que se han producido durante el proceso y que en ausencia de la notificación personal le ha impedido ejercer, como por ejemplo la apelación del auto de admisión de la demanda, el cual no pudo ejercer cabalmente, dado que al momento en que conoció de la existencia del presente asunto ya se encontraban sobradamente vencidos los lapsos para ello. En relación al mérito de la demanda interpuesta indicaron que son varias las razones y argumentos que determinan su improcedencia, los cuales detallaron así: En cuanto al derecho invocado por la actora sobre las marcas por ella defendidas manifestaron que de sus propios dichos queda en evidencias que sólo cuenta con el derecho al uso exclusivo de la marca Frigurt (denominativa) en las categorías 31 y 32 del Clasificador Internacional de Niza y que se encuentra en trámite el procedimiento de registro correspondiente a las marcas y solicitudes que señala en su demanda, por lo que en nada coinciden con los productos a los cuales se contrae la clase 29 de ese mismo Clasificador Internacional, con lo cual mal puede señalar que su representada ha introducido al mercado un producto en perjuicio de sus derechos, cuando “a la fecha no es titular de la marca FRIGURT (denominativa) para la clase 29 del Clasificador Internacional de Niza, la cual protege lo relacionado con la categoría de ´yogures`, teniendo nuestra representada el derecho al uso exclusivo para sus marcas dentro de la categoría ´yogures y yogures pasteurisados`…”. Que en virtud de lo anterior, contrario a lo alegado por la demandante no es cierto que cuente con derecho alguno a utilizar la marca que se atribuye para distinguir productos identificados en la mencionada Clase 29, como si lo tiene su representada sobre su marca, careciendo así radicalmente del derecho que alega como conculcado por el otorgamiento de las marcas concedidas mediante los actos impugnados. En lo que respecta a la denuncia de violación de los numerales 11 y 12 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial, señalaron que las marcas registradas en los actos recurridos no presentan parecido grafico y fonético con la marca Frigurt y menos aun se presentan confusión, ya que para su registro cumplieron con el principal requisito para su uso exclusivo como lo es la “distintividad”, siendo que el examinador pudo determinar que las mismas en ningún momento guardan parecido ni grafico ni fonético con la marca Frigurt, razón por la cual en el examen de fondo no procedió a negarlas de conformidad con la normativa denunciada como infringida. En adición a lo anterior, indicaron que la doctrina ha sostenido que las partículas del uso común que forman parte de una marca no deben ser tenidas en cuenta al realizar el examen comparativo de los signos, destacando que en el presente caso la partícula “GURT” es de uso común para las marcas de la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza y sobre todo en relación a los “yogures”, lo que indica que dicho elemento no debe ser el predominante al establecer si se presenta o no confusión entre ambos signos. Así indicaron que se encuentran varias partículas de uso común para la categoría de alimentos, tales como “choc” y “choco” para indicar que los productos contienen “chocolate” o sus derivados; “cola” para una bebida refrescante y que lo mismo cabe advertir para la partícula “up” la cual es considerada de uso común para bebidas gaseosas. Que en igual sentido, cabe mencionar algunas de las tantas marcas registradas ante la demandada por distintos titulares, donde se incluyen la partícula de uso común “GURT” de la clase 29 internacional o su equivalente en la clase 46 nacional, entre las cuales citaron a “Frogurt”, “Milky-gurt”, “Mrengurt”, “Gurty”, “Nurigurt”, “Chami gurt”, “Frescogurt”, “Andigurt”, “Bifigurt”, “Frutigurt”, “Reyogurt”, “Goco-gurt”, “Soygurt”, “Vitalgurt”, “Lagurt” e “Icegurt”. Aseveraron que en el presente caso el examinador pudo constatar que entre los prefijos “MI” y “FRI” no existe ningún parecido grafico y fonético, por lo que las mismas pueden coexistir en el mercado, al tomar en cuenta la existencia de la partícula de uso común entre los signos solicitados por su representada, visto que al estar combinados con otras se convierten en un signo completamente distintivo. Señalaron que un aspecto determinante para verificar la existencia de parecido entre un grupo de marcas es la posibilidad de confusión con conexión competitiva que pueda existir entre una y otra, pero que en el presente caso las marcas registradas por su defendida son con el objeto de proteger productos en la clase 29 del Clasificador Internacional de Niza y 46 del Clasificador Nacional, específicamente para proteger todo lo relacionado con “yogures, bebidas a base de yogures pasteurizados de larga duración, productos lácteos, postres lácteos, leches fermentadas y productos lácteos en general”, mientras que la demandante cuenta con el registro de uso exclusivo de la marca FRIGURT para proteger productos en la “clase 31 Int: ´Productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos, no comprendidos en otras clases; animales, frutas y legumbres frescas; semillas, plantas y flores naturales; alimentos para animales, malta´ y Clase 32 Int: ´Cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; sirope y otras preparaciones para hacer bebidas`…”. Que es importante destacar que sus marcas tienen segmentos de comercialización diferentes a la de la demandante, ya que estos no giran exclusivamente a la identidad o disparidad de los establecimientos de venta de los correspondientes productos, en virtud que serán diferentes los canales de comercialización de los productos solicitados por su representada a los canales de comercialización de los productos solicitados por la marca Frigurt, con fundamento en que aunque los productos se vendan en los mismos establecimientos, éste no es un elemento relevante ya que en los supermercados se venden una inmensa gama de productos carentes de conexión entre si y se difunden anuncios de una gama de productos inconexos. De manera que no es posible confundir un producto como lo es el de su representada “yogures pasteurizados de larga duración” con un producto como podría ser “legumbres frescas, bebidas de malta y cervezas, aguas minerales, entre otros”. Que con lo anterior pueden concluir en que los productos de las marcas de su representada no serian comercializados en iguales anaqueles de supermercados, lo cual elimina cualquier consideración en el orden del análisis de parecidos gráficos y fonéticos invocados por la demandante. Finalmente solicitaron, en virtud de todo lo reseñado, en nombre de su representada que se declare Sin Lugar la demanda de nulidad interpuesta. -IV- DEL ESCRITO DE INFORME PRESENTADO POR LA REPRESENTACIÓN DE LA REPÚBLICA Igualmente, en la oportunidad de llevarse a cabo la Audiencia de Juicio, la Abogada Enoy Celestina Guaiquirima, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado (INPREABOGADO) bajo el Nº 104.929, actuando con el carácter de sustituta de la Procuraduría General de la República, presentó sus alegatos indicando que niega rechaza y contradice los argumentos expuestos en la demanda en los siguientes términos: Manifestó que esa representación considera que tomando a las marcas en conflicto dentro del presente caso como son Frigurt propiedad de la demandante con las marcas Migurt, Mygurt y Migurcito se evidencia que no hay una similitud fonética entre ellas, siendo que las marcas cuyo registro se impugnan poseen un signo distintivo como es el prefijo “MI” y “MY” en las dos primeras y en la última “MIGURCITO”, con lo cual no se observa algún tipo de conexión fonética a pesar que todas pertenezcan a la misma clase 29 internacional correspondiente a leche y productos lácteos; por lo tanto debe desecharse el alegato esgrimido por la demandante referente a la violación de los numerales 11 y 12 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial. En relación a la alegada violación al derecho de igualdad e irretroactividad sentenció que al no existir similitud entre las marcas en conflicto no se evidencia una transgresión al derecho de igualdad, puesto que el Registrador de la Propiedad Industrial consideró que las marcas cuya nulidad se solicitan cumplieron con los requisitos establecidos en el artículo 33 ya indicado, por lo cual no se estaría cambiando ni violando el criterio establecido de protección de marcas registradas con anterioridad, ni se configuraría algún tipo de violación al derecho de propiedad, a la libertad económica ni al principio de irretroactividad. En concreto sobre la alegada violación al derecho de propiedad y a la libertad económica precisó que la Resolución impugnada no incurre en las violaciones delatadas, por cuanto se dictó en total apego a la legalidad y respeto al derecho de la marca registrada, no contraviniendo disposiciones legales que regulen la materia, ya que el derecho a la libertad económica no reviste carácter absoluto sino que por el contrario el legislador instaura criterios que reglamenten el ejercicio del referido derecho constitucional. Finalmente sobre la presunta violación del derecho de prelación, principio de orden de entrada y confianza legitima esgrimió que en el caso de marras no puede considerarse el derecho de prelación por cuanto no existe similitud entre la marca conocida como Frigurt con las marcas registradas en las Resoluciones impugnadas. En virtud de lo expuesto solicitó se declare Sin Lugar la demanda de nulidad interpuesta. -V- DEL ESCRITO DE INFORME PRESENTADO POR LA REPRESENTACIÓN FISCAL En fecha 15 de abril de 2014, la Abogada Sorsire Fonseca La Rosa, actuando con el carácter de Fiscal Provisorio Tercera del Ministerio Público ante las Cortes de lo Contencioso Administrativo, consignó escrito de informes, en el cual indicó lo siguiente: Manifestó que de la simple comparación de los signos objeto del presente conflicto se desprende que las marcas cuyo registro se impugna, esto es, Migurt, Mygurt y Migurcito poseen el prefijo “MI” y “MY”, lo cual no tiene ningún tipo de conexión fonética con la marca Frigurt, cuyo prefijo es “Fri” y que de igual forma la pronunciación entre las mismas no es similar, por lo que no hay confusión auditiva. Que por otra parte, si bien la terminación de las dos primeras es “gurt”, la misma constituye una partícula de uso común para las marcas de clase internacional 29, relacionada con los yogures, por lo que no deben ser tomadas en cuenta para realizar el examen comparativo de los signos ni ser considerado como un elemento que demuestre similitud entre las marcas ni confusión en el consumidor. Asimismo advierte que la simple comparación demuestra que la marca Frigurt se encuentra escrita en mayúscula y el resto de las marcas en conflicto en letras minúsculas y que respecto a la presentación del producto en el caso de Frigurt los elementos figurativos están representados con frutas enteras mientras que en el de las otras marcas con yogurt y en algunos casos con yogurt con trozos de frutas. También señala que la marca Frigurt está registrada en las clases de productos 31 y 32 del Clasificador Internacional de Niza para distinguir productos agrícolas, hortalizas, forestales y granos (clase 31), cervezas, aguas minerales, gaseosas, bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas, sirope y otras preparaciones para hacer bebidas (clase 32), mientras que las marcas Migurt, Mygurt y Migurcito se encuentran registradas en las clases de productos 29 del Clasificador Internacional, correspondiente a yogures, bebidas a base de yogures, productos lácteos, postres lácteos, leches fermentadas y productos lácteos en general, los cuales son elementos determinantes para diferenciar las marcas en conflicto. Que del análisis global de las marcas se observa que las mismas pueden ser diferenciadas perfectamente, por lo que es viable su convivencia pacífica en el mercado, que si bien existen ciertas coincidencias al analizarlas en su conjunto se desprende claras diferencias que impiden que el consumidor incurra en confusión. Por lo anterior, concluye que las marcas impugnadas reúnen las características de novedad y originalidad requeridas, no evidenciándose que exista riesgo de confusión en el consumidor, por lo cual los actos recurridos no se encuentran incursos en las disposiciones prohibitivas contenidas en los ordinales 11 y 12 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial. Así, respecto a las denuncias de contravención al precedente establecido por el Registrador de la Propiedad Industrial y con ello la violación del derecho a la igualdad e irretroactividad, aseveró que en el caso de las marcas en conflicto no existe la alegada similitud grafica y fonética, capaz de causar confusión en el consumidor al momento de adquirir el producto, toda vez que del análisis global de éstas se observa que las mismas pueden ser claramente diferenciadas, siendo viable su convivencia pacífica en el mercado; por lo cual no es cierto que la Administración haya irrespetado el criterio asumido respecto a otorgar protección a los derechos de los titulares de las marcas ya registradas frente a aquellos que pretenden registrar marcas que guarden similitud grafica y fonética con éstas. Que en consecuencia, no existe el alegado trato desigual frente a las partes en conflicto, no se observa que se haya actuado en contravención con el criterio precedentemente establecido por el Registrador de la Propiedad Industrial. Por lo que respecta a la violación del derecho a la propiedad y a la libertad económica, advirtió que conforme al análisis realizado donde determinó la inexistencia de similitud entre las marcas en conflicto, la Administración en modo alguno está violando el derecho a la propiedad y a la libertad económica de la demandante, en el entendido que éstas son capaces de coexistir en el mercado de la libre competencia, sin que exista riesgo de confusión, por lo cual desestima el alegato sostenido en este sentido. Finalmente, respecto al alegato del desconocimiento al derecho de prelación y el mejor derecho de la recurrente, advirtió que si bien existe un derecho de prioridad o prelación que debe ser respetado por el Registrador de la Propiedad Industrial a la hora de conceder el registro de una marca, no es menos cierto que dicho registro está sujeto al cumplimiento de una serie de requisitos que deben ser cuidadosamente evaluados por dicho Registrador en la clase solicitada, por lo que a juicio del Ministerio Público, tal argumento por sí sólo no es capaz de viciar de nulidad absoluta las resoluciones impugnadas. Una vez desestimados los alegatos de la recurrente, el Ministerio Público considera que la presente demanda debe ser declarada Sin Lugar y así fue solicitado. -VI- DEL ESCRITO DE INFORME PRESENTADO POR EL TERCERO PARTE En fecha 7 de abril de 2014, el Abogado Carlos Briceño, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 107.967, actuando con el carácter de Apoderado Judicial de la Sociedad Mercantil Pascual Andina Holdings S.A, presentó escrito de informes, el cual fue ratificado en fecha 23 de abril de 2014, en la oportunidad correspondiente para ello, mediante el cual indicó a favor de su defendida los mismos argumentos vertidos en el escrito presentado en la oportunidad de llevarse a cabo la Audiencia de Juicio en el presente asunto, cuyos argumentos fueron referidos supra¸ por lo cual se dan aquí por reproducidos. -VII- DEL ESCRITO DE INFORME PRESENTADO POR LA PARTE ACTORA En fecha 23 de abril de 2014, la Abogada María Santana Quintero, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 138.822, actuando con el carácter de Apoderada Judicial de la Sociedad Industria Láctea Venezolana C.A (INDULAC), parte actora en la presente causa, presentó escrito de informes, en el cual refirió los mismos argumentos expuestos en su escrito de demanda de nulidad¸ razón por la cual se dan por reproducidos. -VIII- CONSIDERACIONES PARA DECIDIR Declarada la competencia de esta Corte para conocer del presente recurso y admitido el mismo por su Juzgado de Sustanciación, mediante decisión de fecha 20 de mayo de 2013 y una vez sustanciado conforme a derecho, encontrándose en la etapa procesal correspondiente, corresponde a este Órgano Jurisdiccional pronunciarse acerca del merito de la demanda de nulidad interpuesta por la Representación Judicial de la Sociedad Mercantil Industria Láctea Venezolana, C.A., contra las Resoluciones Nros. 165 y 424 del 23 de marzo de 2012 y 12 de julio de ese mismo mes y año, respectivamente, emanadas del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), y al efecto se observa: A través de las Resoluciones impugnadas el Registro de la Propiedad Industrial concedió a favor de la empresa Pascual Andina Holdins S.A, la marca de productos distinguidas con los nombres Migurt, Mygurt y Migurcito, lo cual en palabras de la actora obra en perjuicio de sus derechos por generar confusión por su similitud gráfica y fonética con los registros y solicitudes previas de marcas a su favor distinguidas como Frigurt y Frigurt (diseño). Así, la Representación Judicial de la Sociedad Mercantil demandante, alegó como fundamento de su pretensión que: El Registrador de la Propiedad Industrial con las Resoluciones impugnadas violó las normas prohibitivas establecidas en los numerales 11 y 12 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial, según los cuales se prohíbe el registro de marcas que tengan similitud tanto gráfica como fonética con aquellas anteriormente registradas y que puedan generar confusión en el consumidor. En ese mismo sentido, al otorgar el registro de dichas marcas, el Registrador de la Propiedad Industrial rompió con el precedente administrativo que él mismo ha establecido a lo largo de los años al no permitir el registro de marcas que se parezcan gráfica y fonéticamente a aquellas previamente registradas, infringiendo así el derecho de igualdad y de no retroactividad. Que al otorgar el registro a las marcas “MIGURT”, “MYGURT” y “MIGURCITO” las cuales compiten en el mismo mercado y buscan atraer a la misma clientela que “FRIGURT”, aprovechándose, por la confusión que causan las marcas, de la buena reputación y calidad de los productos que su representada ha creado a lo largo de los años, se genera una pérdida económica para su representada derivada del volumen indeterminado de ventas que ésta deja de hacer con ocasión de las que son impugnadas, las cuales se benefician del referido riesgo de confusión generado a partir del uso de Las Marcas, por lo que se viola su libertad económica y los derechos de propiedad que su representada tiene sobre su marca FRIGURT, además de haberse incurrido en la violación al derecho de prelación y el mejor derecho de su representada, con lo cual también se incurrió en la violación a la buena fe, expectativa legitima y seguridad jurídica. Punto previo.- Antes de entrar a analizar los alegatos de la demandante a los fines de constatar la nulidad o no de los actos recurridos, debe esta Corte resolver de forma preliminar la solicitud de reposición de la causa formulada por la Representación Judicial de la Sociedad Mercantil Pascual Andina Holdings C.A, tercero verdadera parte, mediante escrito presentado en la oportunidad de celebrarse la Audiencia de Juicio en la presente causa y ratificada en fecha 6 de febrero de 2014 y en su escrito de informes, para lo cual se observa: El fundamento principal de la solicitud de reposición de la causa formulado por la Representación Judicial de la tercera parte, radica en que el Juzgado de Sustanciación de esta Corte no cumplió con la notificación personal de su representada en relación al auto de admisión de la demanda, por cuanto su notificación se ordenó mediante boleta fijada en la cartelera de ese Tribunal, con fundamento en que su dirección no constaba en el expediente, siendo que se incurrió en un error de hecho y de derecho, ya que su domicilio se evidencia a los folios 49, 53 y 58 del expediente, por lo que su notificación se debió realizar de conformidad con el procedimiento pautado en el artículo 224 del Código de Procedimiento Civil, en virtud que su representada no se encuentra domiciliada en Venezuela. Aseveraron que tal notificación por cartelera no es válida sin antes haber superado la citación o notificación personal, a menos que no se haya constituido de manera efectiva un domicilio procesal concreto, lo cual no ocurrió en este caso. Así, manifestaron que tal reposición es solicitada en salvaguarda de los derechos fundamentales a la defensa y al debido proceso de su defendida por constituir materia de orden público, con lo cual puede ser declarada en cualquier estado y grado de la causa, siendo que sólo la reposición en los términos solicitados permitirá a su representada ejercer cabalmente todos los medios procesales de apelación contra las decisiones que se han producido durante el proceso y que en ausencia de la notificación personal le ha impedido ejercer, como por ejemplo la apelación del auto de admisión de la demanda, el cual no pudo ejercer cabalmente, dado que al momento en que conoció de la existencia del presente asunto ya se encontraban sobradamente vencidos los lapsos para ello. A los fines de resolver sobre la solicitud de reposición planteada, considera esta Corte señalar que previó estudio minucioso de las actas procesales que conforman el presente asunto, se pudo constatar tal y como fue señalado por los Representantes Judiciales de la solicitante de reposición, que efectivamente el Juzgado de Sustanciación de esta Corte en el auto de admisión de la demanda, dispuso la notificación de su representada “mediante boleta a ser fijada en la cartelera de este Tribunal, por cuanto dicha sociedad mercantil no tiene domicilio procesal acreditado en autos”. Así, es de señalar que ha sido criterio pacifico y reiterado de los Órganos de la Jurisdicción Contencioso Administrativa que la falta de notificación personal a una de las partes verdaderamente interesadas, limita de manera manifiesta su derecho a la defensa, por cuanto las resultas del asunto podrían afectar directamente sus derechos e intereses legítimos, sin que ésta haya tenido previamente la oportunidad de ser oída en el juicio, de alegar y sobre todo de justificar procesalmente sus dichos, que no es más que el derecho a probar. Lo anterior encuentra su fundamento en la sentencia Nº 438, de fecha 4 de abril de 2001, (caso: C.V.G. Siderúrgica Del Orinoco (SIDOR) C.A.), dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, mediante la cual declaró “obligatorio para todos los tribunales de la República, en aquellos procesos concernientes a los definidos anteriormente como cuasi-jurisdiccionales, revisar el expediente administrativo y notificar personalmente a aquellas personas que, según conste en dicho expediente, hayan sido partes en el procedimiento llevado en sede administrativa, cuando el acto es impugnado en sede jurisdiccional”. Siendo que conforme a dicho fallo la forma como debe practicarse tal notificación es “conforme a las normas ordinarias sobre citaciones y notificaciones personales, para que se hagan parte en el proceso de impugnación de un acto cuasi-jurisdiccional, a aquellas partes involucradas directamente en el procedimiento del cual resultó dicho acto. Ello con base en el derecho fundamental a la defensa establecido en los numerales 1 y 3 del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y con la garantía a una justicia accesible, imparcial, idónea, transparente, responsable y equitativa, según lo establecido en el artículo 26 del Texto Fundamental…”. Todo lo cual fue afianzado en el fallo Nº 127 de fecha 4 de febrero de 2003, dictado por la Sala Político Administrativa de nuestro Máximo Tribunal, caso: (Inspectoría General de Tribunales Vs. Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial). Ahora bien, circunscribiéndonos al presente caso, si bien la notificación practicada a la solicitante de reposición, quien funge como tercera verdadera parte en el presente juicio, debió ser practicada por carteles a tenor de lo establecido en el artículo 224 del Código de Procedimiento Civil, con fundamento en que se encuentra domiciliada en España, según dimana de los actos impugnados, a pesar que no había constituido domicilio procesal ni se desprendía dirección alguna de las actas del expediente y no mediante boleta por cartelera como fue dispuesto por el Juzgado de Sustanciación de esta Corte, encuentra este Órgano Jurisdiccional que ordenar la reposición de la causa en los términos aquí solicitados atenta contra los principios de economía y celeridad procesal, así como también contra la garantía de una justicia expedita, sin dilaciones indebidas ni reposiciones inútiles, consagrada en el artículo 26 de nuestro Texto Constitucional. En efecto, consta en las actas y así quedo corroborado del íter procesal llevado a cabo para la sustanciación de la presente causa en esta instancia, que la Representación Judicial de la empresa Pascual Andina Holdings S.A, ocurrió en la oportunidad de llevarse a cabo la Audiencia de Juicio, etapa procesal inmediatamente siguiente a la notificación de las partes del auto de admisión de la demanda; siendo que en dicha oportunidad pudo como en efecto lo hizo, ejercer su derecho a la defensa, mediante la exposición oral de sus excepciones y defensas a viva voz, para lo cual contó con el lapso respectivo, siendo que de igual manera le fue concedido el lapso para la réplica y la contrarréplica, según consta de Acta de Audiencia de Juicio que corre inserta al folio 2 y 3 de la segunda pieza del expediente judicial, la cual fue levantada en fecha 29 de octubre de 2013 y que se encuentra debidamente suscrita por la Representación Judicial de la solicitante. Aunado a lo anterior, quedó vertido en la mencionada Acta que dicha representación consignó “escrito de alegatos y pruebas en setenta y dos (72) folios útiles, los cuales se ordenaron agregar a los autos del presente expediente”, todo lo cual se encuentra acorde con el contenido de la Audiencia según prevé el artículo 83 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, siendo que siempre estuvo presente a lo largo del proceso ejerciendo activamente su derecho a la defensa, pues pudo como en efecto lo hizo promover y evacuar pruebas, presentó “escrito de oposición a las pruebas promovidas por la parte actora”, todo sobre lo cual se pronunció el Juzgado de Sustanciación de esta Corte en la oportunidad de proveer sobre las pruebas promovidas, contra los cuales ejerció también la solicitante de reposición el recurso de apelación correspondiente que a su vez fue conocido y decidido por esta Corte en su oportunidad. Asimismo, le fueron acordadas las copias certificadas requeridas y finalmente en la última fase del procedimiento relacionada con el Acto de Informes, de conformidad con el artículo 85 ejusdem, consignó escrito de informes. En fin, concluye esta Corte como fue señalado supra, que la empresa Pascual Andina Holdings S.A, ejerció a cabalidad su derecho a la defensa en todas las fases y etapas del juicio, razón por la cual no se quebranto ni subvirtió forma procesal alguna que atente contra normas de orden público, el debido proceso y el derecho a la defensa de las partes intervinientes en el presente asunto. Así se establece. Por lo demás, en cuanto a los alegatos referidos a la imposibilidad de ejercer recurso de apelación contra las decisiones que se han producido durante el proceso, como el auto de admisión de la demanda o las referidas a las medidas cautelares, es preciso señalar que también resulta inútil la reposición de la causa en base a tales alegatos por cuanto las causales de inadmisibilidad de la demanda constituyen materia de orden público revisables en cualquier estado y grado de la causa, siendo que la solicitante de reposición en modo alguno preciso causal alguna por la cual se deba inadmitir la presente demanda y en lo que respecta a las decisiones cautelares, las mismas fueron solicitadas inaudita parte por la accionante y se sustancian en cuaderno separado. Siendo así, la errónea actuación del Juzgado de Sustanciación de esta Corte, se ve subsanada por la actuación desde el comienzo del presente juicio por la Representación de la tercera verdadera parte, y en atención a los principios de economía y celeridad procesal y a la garantía de una justicia expedita, sin dilaciones indebidas ni reposiciones inútiles, consagrada en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, siempre que se constate que la parte interesada ha participado en el proceso, confrontando directamente los alegatos formulados por el accionante, como en efecto ocurrió, pues se advierte que pese a su falta de notificación personal pudo enterarse de la existencia del proceso y comparecer a formular los alegatos que constan en actas, en defensa de su pretensión opositora a la de la actora, motivo por el cual, a criterio de esta Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, debe desestimarse la solicitud de reposición de la causa formulada. Así se decide. Resuelto lo anterior, se pasa a conocer del merito del caso de marras de la manera siguiente: La parte demandante denunció que el órgano demandado infringió lo establecido en los numerales 11 y 12 del artículo 33 de la Ley de de Propiedad Industrial al registrar las marcas MIGURT, MYGURT y MIGURCITO las cuales -a su decir- son gráfica y fonéticamente similares a su marca FRIGURT. Por su parte, tanto la parte demandada, la tercera verdadera parte, así como la Representación Fiscal concuerdan en que en el presente caso no se violan o no se incurre en los supuestos prohibitivos contenidos en las normas invocadas, por cuanto en modo alguno las marcas registradas se parecen grafica y fonéticamente con la marca Frigurt propiedad de la demandante. A los fines de resolver el punto controvertido se considera señalar que la propiedad intelectual viene a ser las creaciones de la mente (invenciones, obras literarias, artísticas, etc.), los cuales nacen en derechos que deben actuar como mecanismos para fomentar la innovación, la creación artística, el desarrollo tecnológico, todo ello con el objetivo de contribuir al mejoramiento del nivel de vida de las personas, de modo que tal propiedad se divide en dos (2) categorías, a saber: i) La propiedad industrial; y ii) El derecho de autor. Por lo que respecta a la propiedad industrial, se encuentra dirigida a conceder un monopolio temporal de explotación y uso exclusivo, de ciertas creaciones del ingenio humano, tales como las invenciones o las nuevas formas (diseños) de los productos, así como los signos distintivos de los productos y servicios de las empresas que las crean, a los fines de su explotación comercial, siendo una pieza fundamental para la distinción de las actividades económicas de las empresas. Los elementos que conforman la propiedad industrial, según lo estudiado por el autor de la obra “Propiedad Intelectual, el uso de la marca como herramienta de mercado” Luis García Muñoz (Vid. http://www.crecemype.pe/portal/images/stories/files/PROPIEDAD_INTELECTUAL.pdf), a su vez se subdividen en dos (2) clases, las cuales son i) nuevas creaciones y ii) los signos distintivos. (i) Nuevas creaciones.- Dentro de este grupo se encuentran las invenciones y otras creaciones técnicas, incluyendo los modelos de utilidad, las obtenciones vegetales y los esquemas de trazado de circuitos integrados. Asimismo, encontramos a los diseños (dibujos y modelos) industriales. (ii) Signos distintivos.- En este grupo está el conjunto de instrumentos que sirven al empresario para diferenciarse. Los signos distintivos son los medios identificadores que utiliza el empresario para distinguir en el tráfico mercantil su empresa, su establecimiento de comercio, los productos que fabrica o comercializa o los servicios que presta. Son distintivos las marcas, las denominaciones de origen, los lemas comerciales y los nombres comerciales (Vid. http://www.crecemype.pe/portal/images/stories/files/PROPIEDAD_INTELECTUAL.pdf). Ello así, en el sentido de signos, ha de estar comprendida lo que la marca desarrolla, en el entendido que configura un signo o una combinación lo que busca diferenciar los productos o servicios de una empresa a los de otra u otras. Esos signos pueden ser palabras, letras, números, fotos, formas, colores, así como toda combinación de los mismos. Además, cada vez son más los países que autorizan el registro de formas menos tradicionales de marcas, como los signos tridimensionales, signos sonoros, o los signos olfativos, que vienen a emplearse para la identificación de productos. Pero existen otras categorías de marcas al margen de las que se utilizan para identificar la fuente comercial de los productos o servicios. Por marcas colectivas se entienden las marcas que son propiedad de una asociación, por ejemplo, una asociación de contables o ingenieros, cuyos miembros utilicen la marca para denotar cierto nivel de calidad y otros requisitos impuestos por la asociación. En cuanto a las marcas de certificación, denotan cumplimiento con ciertas normas definidas pero no implican pertenencia a asociación alguna. A estas últimas vienen a añadirse las marcas que se utilizan en relación con servicios, y que vienen a llamarse marcas de servicio, que suelen ser utilizadas, por ejemplo, por hoteles, restaurantes, líneas aéreas, agencias de turismo, agencias de alquiler de automóviles, tintorerías, etc. Todo lo que se aplica a las marcas de fábrica y de comercio se aplica también a las marcas de servicio. En términos generales, siguiendo las líneas de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), la “marca” desempeña cuatro (4) funciones principales, cuya función es diferenciar los productos y servicios que llevan la marca, identificar el origen comercial de las mismas y su calidad, así como fomentar su venta en el mundo del mercado, a saber: 1) Diferenciar los productos y servicios de una empresa de los demás. Las marcas facilitan la vida del consumidor a la hora de adquirir determinados productos o de utilizar determinados servicios, en el sentido de que permiten identificar un producto o servicio ya conocido o que haya sido objeto de publicidad. El carácter distintivo de la marca debe ser evaluado en relación con los productos o servicios a los que se aplique. Por ejemplo, la palabra “apple” (manzana) o la imagen de una manzana no permiten diferenciar un tipo de manzanas de las de los demás, antes bien, es un signo distintivo en la esfera informática. Las marcas no sólo permiten diferenciar productos y servicios como tales. También permiten diferenciarlos dentro de la propia empresa de la que son originarios. 2) Las marcas permiten remitirse a una empresa concreta, no necesariamente conocida para el consumidor, que ofrece los productos o servicios en el mercado. Por consiguiente, las marcas diferencian los productos o servicios de una fuente de productos o servicios idénticos o similares de otras fuentes. Esta función es importante para definir el alcance de la protección de las marcas. 3) Las marcas sirven también para denotar una cualidad concreta del producto o servicio a las que se apliquen, de modo que el consumidor pueda fiarse así de la calidad constante de los productos que lleven dicha marca. Esta función se conoce comúnmente en tanto que función de garantía. La marca no siempre es prerrogativa de una única empresa, por cuanto el titular del registro de la marca tiene la facultad de conceder licencias a otras empresas a los fines de utilizar la marca en cuestión. Por consiguiente, es esencial que los licenciatarios respeten las normas de calidad establecidas por el propietario de la marca. Además, las empresas comerciales suelen utilizar las marcas para productos que adquieren de distintas fuentes. En esos casos, el propietario de la marca no se encarga por sí mismo de elaborar los productos (tarea igualmente importante) sino de seleccionar los que reúnen, según su criterio, normas y requisitos de calidad. E incluso en los casos en los que el propietario de la marca sea también el fabricante del producto concreto al que se aplique, es frecuente que haya partes del producto que no se haya encargado él de elaborar pero que hayan sido seleccionadas por él mismo. 4) Las marcas se utilizan también para promover la comercialización y la venta de productos y la comercialización y la prestación de servicios. Por lo tanto, no sólo se utilizan para diferenciar productos y servicios o para identificar una empresa o una cualidad concreta, sino para fomentar las ventas. De ahí que la selección de marcas sea una tarea sumamente delicada, por cuanto la marca debe atraer al consumidor e inspirar confianza. Esto último a veces se conoce con el nombre de función de atraer el interés del consumidor. Los propietarios de marcas registradas, tienen derechos exclusivos respecto de las mismas. Esos derechos les confieren la prerrogativa de utilizar la marca y de impedir la utilización por terceros no autorizados de la misma o de una marca similar, de modo que el consumidor y el público en general no sean inducidos a error e impedir la utilización de una marca similar. Ello así, fomentada una determinada marca, es de señalar que el ámbito de la publicidad viene a ser el mecanismo usual que tiene una empresa para transmitir al consumidor como destinatario final del producto ofertado, la información de sus productos o servicios; pero si las marcas que distinguen esos productos no resultan lo suficientemente distintivas, no produce los resultados esperados, de modo que no servirá de mucho una agresiva campaña publicitaria para que el consumidor los escoja por encima de otros productos o servicios que se encuentran en el mercado, los cuales quizá no tengan una marca llamativa, pero que resultan más confiables (Vid. http://www.crecemype.pe/portal/images/stories/files/PROPIEDAD_INTELECTUAL.pdf). Ahora bien, es importante considerar que el objetivo principal del derecho marcario consiste en la distinción de las mercancías de un fabricante a otro, de esta manera, históricamente se ha dado la posibilidad de formar un público consumidor, de tal modo que se ha hecho necesaria la protección del consumidor contra el fraude de otras empresas, lo que podría traer como consecuencia la afectación no sólo de los intereses económicos del titular de la marca sino también del público quien se podría encontrar en una situación de confusión e inseguridad acerca del producto que pretenda adquirir en el mercado. Sin embargo, hay que acotar que el derecho de propiedad industrial y los derechos de explotación que de su titularidad se derivan, están sometidos a algunas limitaciones legales, las cuales tienen su razón de ser en la función social que caracteriza el derecho de propiedad en un Estado Social de Derecho y de justicia como el venezolano. En este sentido, se ha pronunciado la Sala Político-Administrativa en sentencia Nº 1385 del 30 de septiembre de 2009, en la cual estableció: “Esta Sala ha precisado en otras oportunidades `… que el derecho de propiedad (…) no es un derecho absoluto, antes bien está sometido a restricciones, dictadas por la necesidad de proteger un alto interés superior`. En este sentido, se insiste que la propiedad es un derecho sujeto a determinadas limitaciones que deben encontrarse acordes con ciertos fines, tales como la función social, la utilidad pública y el interés general”. De la misma manera, en la Revista Jurídica de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil en su artículo titulado “Las Licencias Obligatorias como Límites a los Derechos de Propiedad Intelectual” se expresó lo siguiente: “(…) Estas consideraciones introductorias tienen por finalidad destacar entonces que los derechos exclusivos de explotación sobre determinados bienes inmateriales, también está sometido a algunas limitaciones legales, especialmente para satisfacer ciertas necesidades sociales, pero guardando un adecuado equilibrio con el fin de resguardar el legítimo interés del titular a seguir la suerte económica de su producto intelectual, estimular así su labor creativa e incentivar la producción de nuevos bienes culturales o tecnológicos, así como alentar las inversiones industriales y comerciales en los distintos sectores involucrados” (Vid.http://www.revistajuridicaonline.com/index.php?option=com_content&task=view&id=540&Itemid=118). En este sentido, esta Corte debe hacer la precisión, en razón de lo anterior, que la titularidad de una marca tiene trascendencia no sólo para su titular que se beneficia económicamente en el mercado de ésta, sino para el público quien en todo caso es el consumidor y por tanto receptor final de la actividad económica del titular marcario. Así, la función social de este derecho subjetivo es de vital importancia y de ineludible consideración para la Administración en el ámbito marcario, a la hora de otorgar o acordar el registro de una marca, lo cual en todo caso debe hacerse tomando las debidas precauciones, a los fines de garantizar un escenario de seguridad al interés público y evitar la desconfianza o confusión entre los consumidores. Ahora bien, es de destacar parte de la normativa que se encuentra establecida en la Ley de Propiedad Industrial, publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 25.227, de fecha 10 de diciembre de 1956 y así, tenemos: “Artículo 1º.- La presente Ley regirá los derechos de los inventores, descubridores e introductores sobre las creaciones, inventos o descubrimientos relacionados con la industria; y los de los productores, fabricantes o comerciantes sobre las frases o signos especiales que adopten para distinguir de los similares los resultados de su trabajo o actividad”. “Artículo 3º.- Se presume que es propietario de un invento, mejora o modelo o dibujo industriales, o de una marca, lema o denominación comerciales, o introductor de un invento o mejora, la persona a cuyo favor se haya hecho el correspondiente registro”. “Artículo 27.- Bajo la denominación de marca comercial se comprende todo signo, figura, dibujo, palabra o combinación de palabras, leyenda y cualquiera otra señal que revista novedad, usados por una persona natural o jurídica para distinguir los artículos que produce, aquéllos con los cuales comercia o su propia empresa. La marca que tiene por objeto distinguir una empresa, negocio, explotación o establecimiento mercantil, industrial, agrícola o minero, se llama denominación comercial. Lema comercial es la marca que consiste en una palabra, frase o leyenda utilizada por un industrial, comerciante o agricultor, como complemento de una marca o denominación comercial”. “Artículo 33.- No podrán adoptarse ni registrarse como marcas: (…) 11) la marca que se parezca gráfica o fonéticamente a otra ya registrada, para los mismos o análogos artículos. 12) la que pueda prestarse a confusión con otra marca ya registrada o que pueda inducir a error por indicar una falsa procedencia o cualidad” (Destacado de esta Corte). “Artículo 34.- Tampoco podrán registrase: 1º) las denominaciones comerciales meramente descriptivas de la empresa que se pretenda distinguir, salvo que, además de esta parte descriptiva, contengan alguna característica que sirva para individualizarlas. En este caso el registro solo protegerá la parte característica; y, 2º) los lemas comerciales que contengan alusiones a productos o marcas similares, o expresiones que puedan redundar en perjuicio de esos productos o marcas”. “Artículo 54.- Todas las publicaciones previstas en la presente Ley, deberán hacerse en el Boletín de la Propiedad Industrial que es el órgano de la Oficina de Registro. Los ejemplares de este Boletín tendrán fuerza de instrumento público”. “Artículo 55.- Los actos y documentos cuya publicación ordena la presente Ley, tendrán el carácter de públicos por el hecho de aparecer en el Boletín de la Propiedad Industrial”. “Artículo 57.- Periódicamente se publicara el índice de marcas y patentes registradas durante el lapso respectivo”. “Artículo 71.- Todo el que pretenda obtener el registro de una marca, deberá llenar los siguientes requisitos: (…) g) que la marca solicitada no tiene semejanza con otra análoga ya registrada para distinguir artículos en la misma clase o en otra similar, de modo que pueda confundirse con ella y engañar al público” (Destacado de esta Corte). Destacados los artículos anteriores, esta Corte logra observar que en la República Bolivariana de Venezuela, el derecho de la propiedad intelectual viene a configurarse bajo la tutela de la Ley de Propiedad Industrial, así como de los diversos acuerdos que en materia internacional se han realizado, a los fines de dicha protección, por lo que naturalmente deberían las personas como consumidores últimos de los bienes tangibles e intangibles tener la certeza de que diversas empresas mercantiles no los induzcan en error o engaño, jugando a su vez con el ámbito de objetividad marcaria. De la anterior normativa citada, se desprende que en el artículo 33, ordinal 12 de la Ley de Propiedad Industrial se establece un supuesto de hecho que nos remite al denominado concepto de la notoriedad de las marcas, señalándose -a través de criterios jurisprudenciales- que procede cuando “…pueda prestarse a confusión con otra marca ya registrada o que pueda inducir a error por indicar una falsa procedencia o cualidad”. Ello así y a los fines de determinar lo explanado, debe esta Corte hacer referencia a lo establecido por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, mediante la sentencia Nº 00514, de fecha 3 de abril de 2001, caso “sociedad mercantil The Coca-Cola Company, contra el Director General del Ministerio de Fomento”, en la cual indicó que: “(…) En este sentido, cabe reiterar que en materia de propiedad industrial son escasas las reglas con valor permanente para concluir en la confundibilidad de marcas. Sin embargo, la doctrina y la jurisprudencia de esta Sala han establecido determinados criterios para apreciar la semejanza entre marcas, los cuales no tienen un carácter taxativo sino meramente enunciativo y deberán ser aplicados a la luz de cada caso concreto (véanse sentencias de la Sala Político-Administrativa de fechas 14 de junio de 1984 y 07 de noviembre de 1995, casos: Sáfilo Societa Azionaria Fábrica Italiana Lavorazione Occhiale (SAFILO S.P.A.) y THE CLOROX COMPANY, respectivamente). Algunos de estos parámetros se enumeran a continuación: a) La confundibilidad entre marcas debe ser evidente y no el resultado de un análisis por separado de cada uno de los elementos que integran la respectiva marca: la confusión debe resultar pues, de la comparación que se haga a simple vista o de ser oída. En este examen debe también apreciarse el impacto que pueda producir el o los elementos que por resaltar suficientemente dentro de su propio conjunto, constituirían la imagen figurativa y/o fonética característica individualizadora a recordar por el consumidor. b) Las marcas gráficas y complejas deben juzgarse en su conjunto y no por elementos tomados aisladamente; c) La acentuación prosódica u ortográfica, sin que constituya por sí sola un elemento de juicio, debe tomarse en cuenta al establecer las diferencias. De allí que puedan coexistir marcas nominativas con algunas sílabas idénticas, si el resto de las sílabas que integran la palabra y su acentuación difieren a tal punto que evitan toda posible confusión; d) Debe considerarse también, la naturaleza de los bienes que pretende identificar la marca; si pertenecen a la misma clase, su estructura y su ámbito comercial (…)” (Destacado de esta Corte). Ahora bien, en forma pacífica y reiterada nuestra jurisprudencia, la mayor parte de la Sala Político Administrativa de la entonces Corte Suprema de Justicia, ahora Tribunal Supremo de Justicia, considera que el concepto de notoriedad de una marca, se encuentra consagrado en el ordinal 12 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial antes referida. Entre las decisiones más destacadas se encuentra la sentencia de fecha 10 de marzo de 1993, en el juicio de la “Societé Anonyme Des Galleries Lafayette” que es la pionera en la materia, entre otras. Así, es de destacar que la entonces Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Político Administrativa, en el referido caso “Galeries Lafayette”, fallo lo siguiente: “(…) Adicionalmente, se observa que la marca `GALERIAS (sic) LAFAYETTE` es notoriamente conocida en el extranjero, básicamente en Europa y específicamente en Francia, hecho éste por lo demás no negado en el presente caso. Tratándose de un hecho notorio, puede derivar su conocimiento dentro del sector de comerciantes al cual refiere el tercero opositor, tal y como se expresa en el texto mismo del documento constitutivo de GALERIAS LAFAYETTE, C.A., específicamente en su cláusula Segunda `La sociedad tiene por objeto principal la compra, venta y administración de toda clase de bienes muebles e inmuebles, acciones o valores, explotación y administración de negocios de tiendas y minitiendas, inversiones en general, así como la realización de cualesquiera otro actos de lícito comercio`. Resulta ostensible el conocimiento que esta empresa podía tener de la notoriedad de la marca en disputa, dado que la misma identifica, como antes se dijo, una de las grandes tiendas por departamentos en el mundo (…) Con base en la totalidad de las consideraciones antes hechas, no puede sino concluirse en la nulidad de la Resolución recurrida, toda vez que la misma ordenó el registro de una marca que no era de la propiedad del solicitante y que además goza de notoriedad internacional suficiente como para que resultare factible el que su uso, por parte de quien no ha dado origen a tal notoriedad, pueda inducir a error por indicar falsa procedencia o cualidad. Así se declara” (Vid. sentencia de fecha 10 de marzo de 1993, emanada de la Sala Político Administrativa de la Corte Suprema de Justicia, caso: “Societe Anonime des Galleries Lafayette contra el Ministerio de Fomento”). El fundamento de la anterior decisión lo constituye el ordinal 12 del artículo 33 in commento, el cual hace referencia a la notoriedad, que lleva a la circunstancia de que la marca pueda inducir a error por indicar una falsa procedencia, en el sentido que la noción de marca notoria implica que la misma no puede ser adoptada o registrada sino, por quien originalmente le haya dado tal notoriedad, de manera pues que no cabe duda que la Ley comentada consagra el concepto de notoriedad como uno de los requisitos a examinar por el organismo competente, es decir, el Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual (SAPI), a los fines de la procedencia o no del registro de una marca. También, y de conformidad a lo previsto en el artículo 37 de la Ley de Propiedad Industrial “Todo lo relativo a la propiedad industrial estará a cargo de una oficina que se denominará Registro de la Propiedad Industrial” y según lo previsto en el literal b) del artículo 42 ejusdem, son atribuciones del registrador, autorizar o negar las solicitudes de registro de diversas marcas, de manera que al concordar las normas antes citadas con el ordinal 12 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial, razonablemente se deduce que es de la competencia del registrador de la propiedad industrial la determinación de si una marca es o no notoria. Respecto a lo antes citado, es de destacar que la notoriedad de una marca es una condición especial que ella recibe por cuanto ha sido prestigiada en el tiempo, de manera que signifique calidad y sobre la cual se ha efectuado una inversión en publicidad y promoción. Además, el conocimiento de una marca de esta naturaleza por parte de los consumidores, la hace relevante en contraste con las que son comunes en el mercado (disponible en: http://www.crecemype.pe/portal/images/stories/files/PROPIEDAD_INTELECTUAL.pdf.). Pues, esa condición especial es lo que a ciencia cierta le permite a una marca que la misma sea protegida en la República Bolivariana de Venezuela o en cualquier otro país, sin el previo requisito que ésta haya sido debidamente registrada de modo previo. Es decir, si se logra tal especial condición, su protección es inminente frente a cualquier pretensión de cualquier persona jurídica de apropiarse de la reputación que genere una determinada marca intelectual notoriamente conocida. En efecto de ello, cabe señalar que los criterios para evaluar la notoriedad de la marca son: a) la extensión y el conocimiento de la marca entre el público consumidor a nivel nacional e internacional, b) La intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca; c) La antigüedad y su uso constante d) El examen de la producción y mercado de los productos que distingue la marca con respecto a otras. En ese mismo orden de ideas, es de señalar que el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, de fecha 20 de marzo de 1883 y enmendado el 28 de septiembre de 1979, estableció en su artículo 6 bis, lo siguiente: “Artículo 6 bis [Marcas: marcas notoriamente conocidas] 1) Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta. 2) Deberá concederse un plazo mínimo de cinco años a partir de la fecha del registro para reclamar la anulación de dicha marca. Los países de la Unión tienen la facultad de prever un plazo en el cual deberá ser reclamada la prohibición del uso. 3) No se fijará plazo para reclamar la anulación o la prohibición de uso de las marcas registradas o utilizadas de mala fe” (Negrillas y corchetes de la cita). Ahora bien, cabe destacar que la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, mediante decisión Nº 1033, de fecha 11 de mayo de 2000, caso: “Aldo Ferro García contra el Ministerio de Fomento”, ratificó el criterio sostenido por la entonces Corte Suprema de Justicia de fecha 18 de julio de 1996, recaído en el caso: “JEAN PATOU PERFUMEUR SOCIETE ANIMYME contra el Ministerio de Fomento”, mediante el cual estableció las diferencias de las disposiciones contenidas en los ordinales 11 y 12 del artículo 33 estudiado, lo cual en criterio de este Órgano Jurisdiccional, no se aparta del contenido sobre la notoriedad enmarcada en el Convenio de París comentado, de allí se desprende que: “(…) La primera y la segunda (…) hacen efectivo el efecto preclusivo de la marca y, la tercera y última referencia, (…) al aspecto de la marca notoria que imposibilita el registro de una marca en usurpación de marca notoria, aun sin existir un registro previo, por la confusión que crearía el uso inadecuado de la marca notoria…”. De lo anterior, se desprende que el ordinal 12° del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial prevé los siguientes supuestos prohibitivos distintos, en virtud de los cuales no pueden adoptarse ni registrarse como marca: • El signo confundible con otra marca que ya se encuentre registrada, lo cual, se permite evaluar las distintas causas que pueden originar la confusión entre marcas, tales como conexión competitiva o complementariedad de los productos o servicios, conceptos evocados por los signos, canales de comercialización de los productos, público consumidor al cual van dirigidos los productos, entre otras, y no sólo el parecido gráfico o fonético entre los signos, como lo contempla el ordinal 11° del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial; • El signo que pueda inducir a error por indicar una falsa procedencia, del cual viene a prohibirse el registro de signos que puedan engañar al público sobre la procedencia del producto. Ahora bien, la procedencia que puede inducir a error o engaño a la cual hace referencia el ordinal 12 in commento, tiene una connotación geográfica, es decir, que el signo con relación a los productos o servicios induzca a creer que estos provienen de un país, de una región o de un lugar determinado, es decir, lleva a la creencia del consumidor que aquéllos proceden geográficamente de un lugar distinto al de su origen, y; • El signo que pueda inducir a error por indicar una falsa cualidad, el cual se refiere a que el signo marcario pueda engañar al público induciéndole a creer que el producto o servicio tiene alguna característica que, en definitiva, no la posee. Una vez analizada la normativa y la jurisprudencia fallada sobre la marca, es indispensable hacer mención a las denominadas “partículas de uso común”, referidas por la Representación Judicial de la tercera verdadera parte y de la Representación Fiscal en sus respectivos escritos, para lo cual luce pertinente citar lo previsto en el numeral 9° del artículo 33 señalado, el cual indica que no “podrán registrarse como marca los términos y locuciones que hayan pasado al uso general, y a las expresiones comúnmente empleadas para indicar el género, la especie, naturaleza, origen, y cualidad o forma de los productos”. De acuerdo a la normativa anterior, concuerda este Órgano Jurisdiccional con el criterio esbozado por el autor CARLOS FERNANDEZ NOVOA en su tratado sobre Derecho de Marcas, página 125, en cuanto a que el factor decisivo o determinante para otorgar a una denominación de carácter genérico, es el significado que la misma tiene para los consumidores y los empresarios en el lenguaje común y en las costumbres constantes del comercio. Un término genérico sería el que atiende para designar de una manera corriente y común un producto determinado por ejemplo sabanas, cigarrillos, cola. Si se autorizase el registro como marca de estos signos se estaría denominando el producto con el mismo vocablo o término con el cual se conoce en el mercado, perdiendo así su distintividad, pues como lo recoge la autora MARIA INES DE JESUS en su obra “la prohibición de registro como marca de los signos genéricos o descriptivos” pág. 69 al 72, la prohibición de registros de signos genéricos atiende la necesidad de impedir que se puedan registrar indicaciones usuales y esenciales para designar algún tipo de bien, pues de permitirse se evitaría a cualquier otro interesado del sector económico la posibilidad de designar el bien o servicio de que se trate con tal denominación usual. Siguiendo con las razones atinentes a la prohibición del registro de los signos genéricos o descriptivos se impone, a juicio de quién hoy decide, el referido a la distintividad que es el sostén fundamental de una marca para ser considerada como tal y que permitan que el consumidor las pueda distinguir; vale decir, que tenga novedad en sentido absoluto, que sea original; por ello esos vocablos genéricos y comunes carecen de esa especificidad en cuanto a que no tienen atributos que hacen posibles una fase de distinción por parte del consumidor. En este sentido, la Sala Político Administrativo del Tribunal Supremo de Justicia en el fallo distinguido bajo el N° 370 de fecha 4 de Mayo de 1999, en el caso Guess, estableció textualmente: "Ante todo, debe aclarar esta Sala el concepto de la ´novedad relativa de marca`, distinguiéndola de la ´novedad en sentido absoluto`, y observa al efecto que la ´novedad en sentido absoluto` es la abstracta capacidad distintiva de un signo, esto es, su posibilidad de identificar el objeto o actividad al que es destinado. Esta abstracta capacidad distintiva está determinada por la circunstancia de que la marca no sea genérica, esto es, que no aluda al género o a la especie del producto, a sus cualidades esenciales o a su forma fundamental. La ´novedad en sentido absoluto` es lo que va a impedir que una marca esté constituida por la designación que se utiliza para los artículos a cuyo género pertenece. Así, no podría distinguirse con el nombre de ´Celular Digital` a un aparato telefónico de telefonía celular, cuya forma de operación sea digital. Tal denominación no corresponde a un determinado producto, sino a todos los que tengan las mismas características, es decir, al género al cual pertenecen. Asimismo, no se puede distinguir con el nombre ´Blanco Puro` o ´Blanco Nieve` a un detergente blanqueador, destinado a permitir que las prendas de vestir lavadas con tal aditamento recuperen su prístina apariencia. Aquí la marca carecería de la novedad en sentido absoluto, y sería simplemente un término genérico, no susceptible como tal de apropiación exclusiva. Al lado de la novedad en sentido absoluto está la ´novedad en sentido relativo`, a la cual se denomina más comúnmente ´originalidad`, la cual está representada por la capacidad distintiva de una marca respecto de las restantes que se apliquen a productos idénticos o análogos, es decir, que la marca original sí puede coexistir con otras marcas destinadas a distinguir productos idénticos o análogos sin que ello implique la posibilidad de confusión. El concepto relativo alude precisamente a que la novedad se valora en relación con las restantes marcas que se encuentran en el mercado para distinguir los mismos o análogos artículos o servicios”. (Negritas de esta Corte). De ello se desprende que las expresiones genéricas comunes que no tienen carácter de la distintividad no pueden ser protegidas como marcas y son irregistrables. En este sentido podemos sostener que en esta misma línea, la distintividad tiene que ver con la percepción de la gente porque ésta es la capacidad de un signó para diferenciar en el mercado, los productos o servicios determinados de una empresa de los demás productos o servicios de igual o similar naturaleza que se ofrezcan en el mercado. Por lo tanto, no tendrán aptitud distintiva los signos que constituyan la designación usual del producto o servicio de que se trate, es decir, signos genéricos, o se limiten a informar al consumidor acerca de las características de los mismos, a saber los signos descriptivos, así como aquellos que estén constituidos solamente por denominaciones de uso común en la comercialización o prestación de los mismos. En conclusión, se trata de una expresión genérica que carece de distintividad propia que la haría acreedora de la protección jurisdiccional, y en el presente caso encuentra esta Corte que la expresión “gurt” no puede ser utilizada para demostrar la similitud de las marcas de la actora con las registradas en los actos impugnados, por constituirse la misma en una partícula de uso común, de conformidad con los criterios expuestos con anterioridad al respecto, dado lo cual la actora no puede reputarse como la única autorizada para utilizar el signo distintivo “GURT” para identificar productos y/ servicios, en el mismo sentido, no puede hablarse en este caso de uso indebido de marca o de abuso en el uso de marca, que permita prohibir el uso de la palabra “GURT”, siendo por tanto improcedente las pretensiones de la actora en cuanto a incluirla en su análisis para demostrar las similitudes de las marcas en conflicto. Así se declara. Declarado lo anterior, y dada la exclusión de la partícula de uso común encontrada en el caso de marras, este Órgano Jurisdiccional debe limitar su análisis al resto de los componentes que integran las marcas en conflicto, para lo cual se observa que en el escrito recursivo la Sociedad Mercantil demandante fundamentó la similitud de su marca FRIGURT con las marcas MIGURT, MYGURT y MIGURCITO de la siguiente manera: “(I) MIGURT: La similitud entre la marca FRIGURT vs. MIGURT tiene su razón en la identidad de sus terminaciones y coincidencia de una vocal débil en su primera sílaba. Así, la marca MIGURT está compuesta por la sílaba inicial ‘MI’ y la terminación ‘GURT’. Por su parte, FRIGURT está compuesta por la sílaba inicial ‘FRI’ y la terminación ‘GURT’. Es innegable que las marcas poseen en su conjunto una pronunciación similar, lo cual conlleva una marcada confusión auditiva y en consecuencia, la posibilidad de diferenciarlas es remota. La mera sustitución de la consonante ‘F’ por ‘M’ y eliminación de la consonante ‘R’ no le imprimen a MIGURT distintividad suficiente. Por el contrario, Pascual Andina ingeniosamente ha mantenido la vocal ‘I’ y la terminación ‘GURT’” (Mayúsculas y negrillas del original). “(II) MYGURT: El parecido gráfico y fonético de las marcas FRIGURT vs. MYGURT tiene su razón en la identidad de sus terminaciones y coincidencia sonora en su primera sílaba. Así, la marca MYGURT está compuesta por la sílaba inicial ‘MY’ y la terminación ‘GURT’. Por su parte, la marca FRIGURT está compuesta por la sílaba inicial ‘FRI’ y la terminación ‘GURT’. Es innegable que las marcas in comento poseen en su conjunto una pronunciación similar lo cual conlleva una marcada confundibilidad auditiva y en consecuencia, la posibilidad de diferenciarlas es remota. La mera sustitución de la consonante ‘F’ por ‘M’ y eliminación de la consonante ‘R’ no le imprimen a la marca MYGURT distintividad suficiente. Por el contrario, Pascual Andina ingeniosamente ha sustituido la vocal ‘I’ por la consonante ‘Y’ lo cual en modo alguno resulta un elemento diferenciador ya que al estar combinada con otra consonante, la consonante ‘Y’ tiene idéntica pronunciación que la vocal ‘I’. Asimismo Pascual Andina ha mantenido la terminación ‘GURT’” (Mayúsculas y negrillas del original). “(III) MIGURCITO: En lo que respecta a las marcas FRIGURT vs. MIGURCITO, también es evidente que existe entre ellas marcada similitud gráfica y fonética, la cual se fundamenta en la misma secuencia de vocales y consonante. Así, la marca MIGURCITO está compuesta por la sílaba inicial ‘MI’, la raíz ‘GUR’ y la terminación ‘CITO’. Por su parte, la marca FRIGURT está compuesta por la sílaba inicial ‘FRI’ y la terminación ‘GURT’. La repetición de la vocal débil ‘I’ seguida de la raíz ‘GURT’ hace que las marcas tengan una pronunciación similar, y en consecuencia confundibilidad auditiva. Al igual que en el caso de las marcas MIGURT y MYGURT, la mera sustitución de la consonante ‘F’ por ‘M’ y eliminación de la consonante ‘R’ no le imprimen a la marca MIGURCITO distintividad suficiente, como tampoco constituye un elemento diferenciador la inclusión de la terminación ‘CITO’, ya que este sufijo es comúnmente usado como diminutivo y en modo alguno le imprime a la marca en cuestión la distintividad requerida por ley” (Mayúsculas y negrillas del original). Por su parte, los Apoderados Judiciales de la Sociedad Mercantil Pascual Andina Holdings S.A, quien funge como titular de las marcas cuyo registro es impugnado, señalaron que las mismas no presentan parecido grafico ni fonético con la marca Frigurt y menos aun se prestan a confusión, ya que el examinador pudo constatar que entre los prefijos “MI” y “FRI” no existe ningún parecido grafico y fonético, por lo que las mismas pueden coexistir en el mercado, al tomar en cuenta la existencia de la partícula de uso común entre los signos solicitados por su representada, visto que al estar combinados con otras se convierten en un signo completamente distintivo. Asimismo, la Representación Judicial de la República indicó que tomando a las marcas en conflicto dentro del presente caso como son Frigurt propiedad de la demandante con las marcas Migurt, Mygurt y Migursito se evidencia que no hay una similitud fonética entre ellas, siendo que las marcas cuyo registro se impugnan poseen un signo distintivo como es el prefijo “MI” y “MY” en las dos primeras y en la última “MIGURCITO”, con lo cual en su opinión no existe algún tipo de conexión fonética; opinión ésta que es compartida por la Representación del Ministerio Público, quien expresó que de la simple comparación de los signos objeto del presente conflicto se desprende que las marcas cuyo registro se impugna esto es Migurt, Mygurt y Migurcito poseen el prefijo “MI” y “MY”, lo cual no tiene ningún tipo de conexión fonética con la marca Frigurt, cuyo prefijo es “Fri” y que de igual forma la pronunciación entre las mismas no es similar, por lo que no hay confusión auditiva. Ahora bien, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia ha establecido de forma pacífica y reiterada la forma como debe hacerse el análisis de dos marcas cuya similitud se denuncia, así ha indicado al respecto lo siguiente: “En este sentido, cabe reiterar que en materia de propiedad industrial son escasas las reglas con valor permanente para concluir en la confundibilidad de marcas. Sin embargo, la doctrina y la jurisprudencia de esta Sala han establecido determinados criterios para apreciar la semejanza entre marcas, los cuales no tienen un carácter taxativo sino meramente enunciativo y deberán ser aplicados a la luz de cada caso concreto (véanse sentencias de la Sala Político-Administrativa de fechas 14 de junio de 1984 y 07 de noviembre de 1995, casos: Sáfilo Societa Azionaria Fábrica Italiana Lavorazione Occhiale (SAFILO S.P.A.) y THE CLOROX COMPANY, respectivamente). Algunos de estos parámetros se enumeran a continuación: a) La confundibilidad entre marcas debe ser evidente y no el resultado de un análisis por separado de cada uno de los elementos que integran la respectiva marca: la confusión debe resultar pues, de la comparación que se haga a simple vista o de ser oída. En este examen debe también apreciarse el impacto que pueda producir el o los elementos que por resaltar suficientemente dentro de su propio conjunto, constituirían la imagen figurativa y/o fonética característica individualizadora a recordar por el consumidor. b) Las marcas gráficas y complejas deben juzgarse en su conjunto y no por elementos tomados aisladamente; c) La acentuación prosódica u ortográfica, sin que constituya por sí sola un elemento de juicio, debe tomarse en cuenta al establecer las diferencias. De allí que puedan coexistir marcas nominativas con algunas sílabas idénticas, si el resto de las sílabas que integran la palabra y su acentuación difieren a tal punto que evitan toda posible confusión; d) Debe considerarse también, la naturaleza de los bienes que pretende identificar la marca; si pertenecen a la misma clase, su estructura y su ámbito comercial”. (Vid. casos Coca Cola Company (HI-C vs HIT) del 3 de abril de 2001, Aldo Ferro García (Kiss vs Lady Kriss) del 11 de mayo de 2000, Johnson & Johnson (Freetop vs Fetrop) del 10 de mayo de 2001 y Aldo Ferro García (Criss vs Lady Kriss) del 22 de enero de 2009. Así, observa esta Corte que tomando a las marcas en conflicto dentro del presente caso como lo es la marca “FRIGURT” propiedad de la demandante como las marcas “MIGURT, MYGURT y MIGURCITO”, excluyéndoles la partícula de uso común “GURT”, se evidencia que no hay una similitud fonética entre ellas, pues las marcas cuyo registro se impugnan poseen un signo distintivo como es el prefijo “MI” y “MY” en las dos primeras y en la última “MIGURCITO”, por lo cual no se evidencia algún tipo de conexión fonética, independientemente que todas pertenezcan o no a la misma clase 29 internacional correspondiente a leche y productos lácteos, razón por la cual se declara Improcedente el alegato esgrimido por la parte actora en relación a la violación de los numerales 11 y 12 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial. Así se declara. Por otro lado, denunció la demandante que el Registrador de la Propiedad Industrial, violó el derecho a la irretroactividad y a la igualdad consagrados en los artículos 24 y 21 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela ya que aplicó a su representada un criterio distinto al que en forma pacífica y reiterada había sido utilizado, el cual se traduce en que la Ley de Propiedad Industrial otorga protección a los derechos e intereses de los titulares de marcas ya registradas frente a aquellos terceros que pretendan registrar marcas que guarden similitud gráfica y fonética, y que en virtud de tal similitud puedan causar confusión en el consumidor, violentándole así –a su entender- el precedente administrativo sostenido pacífica y reiteradamente por el mencionado Registrador, la buena fe, la seguridad jurídica y su expectativa legítima al confiar en que su actuación sería de negar los registros requeridos al aplicar el criterio que había venido sosteniendo en el caso de marcas similares contra la protección de marcas previamente registradas. En virtud de las denuncias expuestas, se debe señalar que el derecho a la igualdad se encuentra contenido en el artículo 21 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual es del siguiente tenor: “Artículo 21. Todas las personas son iguales ante la ley; en consecuencia: No se permitirán discriminaciones fundadas en la raza, el sexo, el credo, la condición social o aquellas que, en general, tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad, de los derechos y libertades de toda persona. La ley garantizará las condiciones jurídicas y administrativas para que la igualdad ante la ley sea real y efectiva; adoptará medidas positivas a favor de personas o grupos que puedan ser discriminados, marginados o vulnerables; protegerá especialmente a aquellas personas que por alguna de las condiciones antes especificadas, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. Sólo se dará el trato oficial de ciudadano o ciudadana; salvo las fórmulas diplomáticas. No se reconocen títulos nobiliarios ni distinciones hereditarias”. Pues bien, debe destacar este Órgano Jurisdiccional que la igualdad ante la ley, ha sido entendida como el derecho a que ésta sea aplicada a todos por igual, sin excepciones, es decir, sin tener en cuenta otros criterios de diferenciación entre las personas o entre las situaciones que los contenidos en la misma Ley y, la igualdad en la aplicación de la ley, se traduce en que la misma sea aplicada efectivamente de modo igual a todos aquellos que se encuentren en la misma situación, sin que el aplicador pueda establecer injustificadas diferencias en razón de las personas o de las circunstancias no previstas en la norma, no garantizándose la obtención de resoluciones iguales a las que se hayan adoptado o adopten en el futuro por el mismo órgano juridicial, sino, más estrictamente, la razonable confianza de que la propia pretensión merecerá del juzgador la misma respuesta obtenida por otros en casos iguales, salvo una debida motivación explícita o implícitamente razonable en su última resolución (Vid. JIMENEZ Blanco, Antonio y otros, “Comentario a la Constitución-La Jurisprudencia del Tribunal Constitucional”, Edit. Centro de Estudios Ramón Areces, S.A, Madrid, España, 1993, pp. 60, 74 y 75). Así se ha pronunciado la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, mediante criterio establecido en sentencia Número 1131 de fecha 24 de noviembre de 2002, caso: Luis Enrique Vergel Cova vs. Ministro de Justicia, donde planteó con respecto al contenido del Derecho a la Igualdad lo siguiente: “…ese derecho ha sido interpretado como el derecho de los ciudadanos a que no se establezcan excepciones o privilegios que excluyan a unos lo que se le concede a otros, en paridad de circunstancias. Es decir, que en virtud de este principio, no deben establecerse diferencias entre los que se encuentran en las mismas condiciones. La verdadera igualdad consiste en tratar de manera igual a los iguales y desigualmente a los que no pueden alegar esas mismas condiciones y circunstancias predeterminadas por la Ley, ya que estas no obedecen a intereses de índole individual sino a la utilidad general” (Negrillas de esta Corte). Dado lo anterior y por cuanto en el caso de marras tal y como se declaró supra, quedó demostrado que las marcas en conflicto no ostentan similitud alguna, ni grafica ni fonética, es por lo que no existe en el presente caso transgresión al derecho de igualdad puesto que el Registrador de la Propiedad Industrial al dictar las Resoluciones impugnadas consideró que las marcas cuya nulidad se solicita cumplieron con los requisitos establecidos en el artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial, con lo cual no fue cambiado ni violentado el criterio establecido por la recurrida, de protección de marcas registradas con anterioridad a las registradas con posterioridad; razón por la cual se declara Improcedente los alegatos de violación al derecho de igualdad, libertad económica, al principio de irretroactividad ni el derecho de propiedad ya que las marcas impugnadas y las de la actora son capaces de coexistir en el mercado, sin que exista riesgo de confusión. Así de declara. En otro orden, expusieron los Apoderados Judiciales de la recurrente que con las Resoluciones impugnadas se viola el derecho de prelación de su representada, principio de orden de entrada y confianza legítima, puesto que quien primero solicita una marca tiene derecho al registro de la misma frente a quien lo hace después. Que en efecto, “…Pascual Andina presentó Las Marcas ante El Registro de la Propiedad Industrial en fechas 11 de abril de 2011, 24 de mayo de 2011 y 28 de julio de 2011. Por su parte, INDULAC presentó las solicitudes FRIGURT y FRIGURT (Diseño) ente El Registro de la Propiedad Industrial en fechas 3 de abril de 2008 y 20 de agosto de 2008. Evidentemente, al haber concedido el registro de Las Marcas sin haberse emitido decisión alguna respecto de la registrabilidad de las solicitudes FRIGURT y FRIGURT (Diseño) el Registrador de la Propiedad Industrial violó el derecho de prelación de Nuestra Representada” (Mayúsculas y negrillas del original). Asimismo, denunciaron que no fue respetado el principio de orden de entrada establecido en el artículo 34 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos en el cual se establece que la Administración debe respetar el orden de ingreso de toda solicitud a los fines de su revisión y decisión pudiendo alterarlo solo por razones de orden público. Que, en su representada se creó la confianza legítima que toda solicitud presentada en fecha posterior a la realizada por ella sería resuelta con posterioridad a su solicitud y más cuando le asiste un mejor derecho al registro de sus marcas por cuanto han sido usadas de manera constante desde el año 1995. Al respecto se debe traer a colación el artículo 34 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos el cual debe ser concatenado con el artículo 46 ejusdem los cuales rezan: “Artículo 34: En el despacho de todos los asuntos se respetará rigurosamente el orden en que éstos fueron presentados. Sólo por razones de interés público y mediante providencia motivada, el jefe de la oficina podrá modificar dicho orden, dejando constancia en el expediente”. “Artículo 46: Se dará recibo de todo documento presentado y de sus anexos, con indicación del número de registro que corresponda, lugar, fecha y hora de presentación. Podrá servir de recibo la copia mecanografiada o fotostática del documento que se presente, una vez diligenciada y numerada por los funcionarios del registro”. Ahora bien, de conformidad con lo anterior observa esta Corte que la Ley exige a la Administración Pública el respeto riguroso en el orden de presentación de los asuntos para su conocimiento y decisión y cuando dichos documentos sean presentados se indica los requisitos para que ésta presentación tenga validez. Así, evidencia este Órgano Jurisdiccional que la demandante aduce que las solicitudes de registro realizadas por la empresa Pascual Andina fueron presentadas en el año 2011, mientras que las realizadas por su representada fueron en el 2008, lo cual fue corroborado por esta Corte; no obstante, concuerda este Órgano Jurisdiccional con el criterio del Ministerio Público al respecto, cuando señala que tal argumento por sí sólo no es capaz de viciar de nulidad las resoluciones impugnadas, ya que en todo caso correspondería el análisis por parte de la recurrida para el Registro de las marcas presentadas por la accionante en el año 2008, para lo cual necesariamente debe darse cumplimiento a la serie de requisitos que deben ser cuidadosamente evaluados por dicho Registrador. Por consiguiente, se declara Improcedente los alegatos de la actora en este sentido, a los fines de la declaratoria de nulidad de los actos impugnados. Así se establece. En virtud de todas y cada una de las consideraciones de hecho y de derecho precedentemente estudiadas esta Corte Primera de lo Contencioso Administrativo declara SIN LUGAR la demanda de nulidad interpuesta conjuntamente con medida cautelar de suspensión de efectos por los Apoderados Judiciales de la Sociedad Mercantil Industria Láctea Venezolana, C.A (INDULAC), contra el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI). Así se decide. -IX- DECISIÓN Por las razones precedentemente expuestas, esta Corte Primera de lo Contencioso Administrativo administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR la demanda de nulidad interpuesta conjuntamente con medida cautelar de suspensión de efectos por los Abogados José Henrique D’Apollo, María Fernanda Zajía y Martha Cohén, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado (INPREABOGADO) bajo los Nros. 19.692, 32.501 y 67.315, respectivamente, actuando con el carácter de Apoderados Judiciales de la Sociedad Mercantil INDUSTRIA LÁCTEA VENEZOLANA, C.A (INDULAC), inscrita en el Juzgado de Primera Instancia en lo Mercantil del Distrito Federal según asiento de Registro de Comercio Nº 614, Tomo 71-A Pro, de fecha 28 de mayo de 1941, siendo modificado su documento constitutivo ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y estado Miranda el 20 de octubre de 2006, bajo el Nº 67, Tomo 212-A Pro, contra las Resoluciones Nros. 165 y 424 del 23 de marzo de 2012 y 12 de julio de ese mismo mes y año, respectivamente, emanadas del SERVICIO AUTÓNOMO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (SAPI). Publíquese, regístrese y notifíquese. Déjese copia certificada de la presente decisión y de no ejercerse el recurso de apelación archívese el expediente. Cúmplase lo ordenado. Dada, firmada y sellada en la Sala de Sesiones de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, en Caracas, a los veintitrés (23) días del mes de octubre de dos mil catorce (2014). Años 204º de la Independencia y 155º de la Federación. El Juez Presidente, EFRÉN NAVARRO La Juez Vicepresidente, MARÍA EUGENIA MATA La Juez, MIRIAM E. BECERRA T. PONENTE El Secretario, IVÁN HIDALGO Exp. Nº AP42-G-2013-000196 MEBT/17 En fecha ______________________________________( ) de __________________________________ de dos mil catorce (2014), siendo la (s) _________________ de la ___________________, se publicó y registró la anterior decisión bajo el N° ___________________. El Secretario.,