TSJ Regiones - Decisión

JUEZ PONENTE: MIRIAM E. BECERRA T.
EXPEDIENTE Nº AW41-X-2015-000010
En fecha 25 de febrero de 2015, se recibió del Juzgado de Sustanciación de esta Corte, el cuaderno separado de la demanda de nulidad interpuesta conjuntamente con medida cautelar de suspensión de efectos y subsidiariamente medida cautelar innominada, por los Abogados Pedro Ignacio Sosa Mendoza, Guido Mejía Lamberti, Verónica Díaz Hernández y Rodrigo Moncho Stefani (Inpreabogados Nros. 18.183, 117.051, 164.891 y 154.713), actuando con el carácter de Apoderados Judiciales de la Sociedad Mercantil INVERIDEAS 356, C.A, inscrita en fecha 4 de abril de 2008, bajo el Nº 2, Tomo 1790-A., de los Libros llevados por el Registro Mercantil Quinto de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, contra el Registro de Propiedad Industrial del SERVICIO AUTÓNOMO DE PROPIEDAD INTELECTUAL (SAPI).
Tal remisión, se realizó en virtud del auto dictado el 12 de febrero de 2015 por el Juzgado de Sustanciación de este Órgano Jurisdiccional, en el que dejó constancia de la competencia de esta Instancia Jurisdiccional para conocer de la presente causa; admitió el presente recurso y, en consecuencia, solicitó la remisión del expediente al Registrador de Propiedad Industrial del Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual y ordenó notificar a la Fiscalía y Procuraduría General de la República. Igualmente, se acordó la apertura del presente cuaderno separado y su remisión a este Órgano Judicial para el pronunciamiento correspondiente de las medidas cautelares solicitadas por la parte recurrente.
En fecha 26 de febrero de 2015, se designó Ponente a la Juez MIRIAM E. BECERRA T., a quien se pasó el cuaderno separado para que dictara la decisión correspondiente.
En fecha 30 de marzo de 2015, fue elegida la nueva Junta Directiva de esta Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, quedando reconstituida de la manera siguiente: MIRIAM ELENA BECERRA TORRES, Juez Presidente; MARÍA ELENA CENTENO, Juez Vicepresidente y EFRÉN NAVARRO, Juez.
En fecha 27 de abril de 2015, esta Corte se abocó al conocimiento de la presente causa al estado en que se encontraba ordenándose reanudar la misma una vez transcurrido el lapso previsto en el artículo 48 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
En fecha 5 de mayo de 2015, el Abogado Alfredo Almandoz (Inpreabogado Nº 73.080), actuando con el carácter de Apoderado Judicial de la Sociedad Mercantil Inverideas 356, C.A., solicitó se dictara pronunciamiento en relación a la medida de suspensión de efectos solicitada.
Realizada la lectura de las actas procesales que conforman el presente cuaderno separado de medidas, esta Corte pasa a decidir previa las consideraciones siguientes:
-I-
DE LA DEMANDA DE NULIDAD INTERPUESTA CONJUNTAMENTE CON MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSIÓN DE EFECTOS Y SUBSIDIARIAMENTE MEDIDA CAUTELAR INNOMINADA
En fecha 27 de octubre de 2011, los Abogados Pedro Ignacio Sosa Mendoza, Guido Mejía Lamberti, Verónica Díaz Hernández y Rodrigo Moncho Stefani, actuando con el carácter de Apoderados Judiciales de la Sociedad Mercantil Inverideas 356, C.A., interpusieron demanda de nulidad conjuntamente con medida cautelar de suspensión de efectos y subsidiariamente con medida cautelar innominada, contra las Resoluciones Nros. 389, 390 y 391 dictadas en fecha 1º de octubre de 2010, por el Registrador de Propiedad Industrial del Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual, reformando el escrito libelar el 11 de febrero de 2015, con base en las consideraciones siguientes:
Señalaron, que la actora es una empresa dedicada fundamentalmente al estudio, desarrollo y construcción de muros de contención, y que en sus inicios era conocida bajo su razón social Inverideas 356, C.A., pero debido a que sus productos y sistemas fueron desarrollados para trabajar en armonía con el medio ambiente, los muros que fabricaba fueron catalogados como “ecológicos”, lo que inspiró a la empresa a identificarse en el mercado de la construcción con la denominación de “ECOMURO”.
Expusieron, que el 13 de febrero de 2009 la citada compañía registró el nombre de dominio “ecomuro.com.ve” como se desprende de la página oficial del Centro de Información de Red de la República Bolivariana de Venezuela, administrado por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL).
Indicaron, que el desarrollo del signo “ECOMURO” por parte de su representada, se evidencia de correos electrónicos y facturas emitidas y que dicha marca comenzó a difundirse en medios de comunicación impresos y electrónicos especializados en construcción, adquiriendo mayor grado de exposición al público; añadiendo que en el mes de “octubre de 2009”, la empresa incluso participó en la ciudad de Caracas con el distintivo comercial “ECOMURO”, en la exposición “Construye Vivienda 2009” celebrada desde el 17 al 25 de octubre de 2009.
Adujeron, que desde el año 2009 su representada ha venido desarrollando y “…haciendo uso de forma pública, real, efectiva, constante y notoria, de la marca ECOMURO en el ramo de la construcción, específicamente en lo referente a la actividad relacionada con los muros de contención…” (Mayúsculas de la cita).
Apuntaron, que el día 13 de julio de 2011, la empresa demandante recibió una comunicación de los representantes legales de la Sociedad Mercantil Ecogreen Construcciones, C.A., solicitándoles “…el Cese (sic) Inmediato (sic) del USO del nombre ECOMURO para comercializar una empresa dedicada a la prestación de servicios de construcción”, basados en “…los supuestos derechos que sobre la marca adquirieron al registrarla en el Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual” (Mayúsculas de la cita).
Sostuvieron, que las ocho (8) solicitudes de registro de marca “ECOMURO” presentadas en el Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual (SAPI), fueron concedidas el 6 de octubre de 2010, pero todas a su decir, habrían sido posteriores al registro del nombre de dominio “ecomuro.com.ve”, así como a la referida exposición “Construya Vivienda 2009”.
Afirmaron, que “Ecomuro posee un interés jurídico actual Legítimo,(sic) Personal (sic) y Directo (sic) para recurrir mediante la interposición del presente recurso de nulidad, (…) al ser afectado directo de los actos administrativos dictados por el SAPI al otorgar el registro y autorización de la marca ECOMURO a un tercero (…), cuando nuestra mandante ya utilizaba en el mercado esta marca como su denominación comercial y la ha consolidado en el mercado con el paso del tiempo” (Mayúsculas, subrayado y negrillas de la cita).
Continuaron señalando que la “…legitimidad que posee nuestra mandante para recurrir, claramente se desprende del hecho mismo que los actos administrativos recurridos afectan directamente sus derechos e intereses al vulnerar el legítimo derecho de uso de la denominación comercial ECOMURO así como las eventuales consecuencias desfavorables para ella una vez que, reiteramos, ha consolidado dicha marca en el mercado nacional, toda vez que de los actos administrativos aquí impugnados, se evidencia que las clases en las que la empresa Ecogreen Construcciones, C.A., registró la marca ECOMURO, se corresponden con la principal actividad económica que realiza nuestra representada bajo esa denominación, y por la que es reconocida en el mercado de la construcción desde mucho antes de que se realizara la solicitud del registro por Ecogreen Construcciones, C.A. de la marca ante el SAPI” (Mayúsculas y negrillas de la cita).
Determinaron, que “…el presente Recurso (sic) Contencioso (sic) Administrativo (sic) de Nulidad (sic) se ejerce contra los actos administrativos dictados por el SAPI en fecha 6 de octubre de 2010, que otorgaron el registro y autorizaron el uso de la marca ECOMURO a un tercero…” (Mayúsculas y negrillas de la cita).
Alegaron, que los actos administrativos hoy impugnados adolecen de los vicios siguientes: “1. Infringen el Derecho (sic) Constitucional (sic) de Ecomuro al reconocimiento y protección a la propiedad intelectual previsto en el artículo 98 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela sobre la marca ECOMURO que pertenece a nuestra representada (…). 2. Desconocen el mejor derecho que acompaña a Ecomuro (art. 115 de la CRBV) por haber sido la creadora y haber explotado el nombre o denominación comercial ECOMURO desde el año 2009, es decir, antes de que Ecogreen Construcciones, C.A, solicitara el registro de las marcas identificadas anteriormente, y antes de que el SAPI dictara los actos administrativos recurridos y otorgara el registro de las marcas a Ecogreen Construcciones, C.A. 3. Infringen una disposición expresa de la Ley que impedía el registro de las marcas solicitadas, como lo es el artículo 33 numerales 11 y 12 de la Ley de Propiedad Industrial que prohíbe otorgar registro a una marca ya existente en el mercado como ocurrió en el presente caso que ya existía la marca ECOMURO por haber sido creada por nuestra representada. 4. Incurren en Falso (sic) Supuesto (sic) de Hecho (sic) desde que la administración (sic) da por cierto que el solicitante de las marcas era el legítimo creador de las mismas cuando dicha marca (denominación comercial) ya había sido creada y utilizada en el mercado por nuestra representada” (Mayúsculas y negrillas de la cita).
Solicitaron medida cautelar con fundamento en los artículos 585 y 588 del Código de Procedimiento Civil, argumentando su requerimiento en que “1. Existe una grave presunción de que los actos recurridos infringen el Derecho Constitucional de Ecomuro al reconocimiento y protección a la propiedad intelectual previsto en el artículo 98 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela sobre la marca ECOMURO que pertenece a nuestra representada por haber sido ella la autora de la misma, y haberla usado en el mercado atinente de forma pública, real, efectiva, constante y notoria, y, más importante aún, con anterioridad a las solicitudes de registro que Ecogreen Construcciones, C.A. hiciera ante el SAPI” (Mayúsculas y negrillas de la cita).
Agregaron, que “2. Existe una grave presunción de que los actos recurridos desconocen el mejor derecho que acompaña a Ecomuro (art.115 de la CRBV) por haber sido la creadora y haber explotado el nombre o denominación comercial ECOMURO desde el año 2009, es decir, antes de que Ecogreen Construcciones, C.A. solicitara el registro de las marcas identificadas en el presente escrito, y que el SAPI dictara los actos administrativos recurridos y otorgara el registro de las marcas a Ecogreen Construcciones C.A., especialmente si se toma en cuenta el derecho al uso del dominio de internet ya conocido a nuestra representada por el Centro de Arbitraje de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). 3. Existe una grave presunción de que los actos recurridos infringen lo dispuesto en el artículo 33 numerales 11 y 12 de la Ley de Propiedad Industrial que prohíben otorgar registro a una marca ya existente en el mercado como ocurrió en el presente caso que ya existía la marca ECOMURO por haber sido creada por nuestra representada. 4. Existe una grave presunción que los actos recurridos se encuentran viciados de nulidad absoluta por falso supuesto de hecho al dar por cierto que el solicitante de las marcas era el legítimo creador de las mismas cuando dicha marca (denominación comercial) ya había sido creada y utilizada en el mercado por nuestra representada” (Mayúsculas y negrillas de la cita).
Añadieron, que “… el periculum in mora, (…) se deriva del hecho cierto que de no ser suspendidos los efectos de los actos administrativos impugnados, nuestra representada puede ser objeto de algún tipo de acción por parte del tercero en cuyo favor se otorgó el registro de las marcas impidiendo o perturbando el uso de la misma por parte de nuestra representada”, por lo que en consecuencia de lo anterior, solicitaron sean suspendidos los efectos de los actos administrativos impugnados mientras se tramite el juicio principal.
Adicionalmente, solicitaron que “…en el supuesto negado que considere improcedente la medida cautelar de suspensión de efectos de los actos recurridos, (…) se otorgue una medida cautelar innominada a favor de nuestra representada ya que concurren los supuestos que la doctrina ha denominado como el fumus bonis iuris o la presunción del buen derecho, el periculum in mora o el peligro en la demora y el periculum in damni o el fundado temor de que una de las partes pueda causar lesiones graves o de difícil reparación a la otra”.
Cavilaron además respecto con el pedimento cautelar que, “…a nuestra representada le corresponde un mejor derecho respecto a la marca comercial ECOMURO, toda vez que no cabe duda que dicho signo es producto de la imaginación e inventiva de los miembros de la empresa Inverideas 356, C.A. (conocida como Ecomuro), quienes articularon esfuerzos y dinero en idear un signo que fuera capaz de distinguirlos como empresa en el mercado. Por lo cual, al haber sido creada dicha marca comercial por nuestra representada y haber hecho un uso previo público y notorio sobre la misma, es evidente que el registro posterior de la marca otorgado por el SAPI a la empresa Ecogreen Construcciones, C.A., infringe de forma directa el ordenamiento jurídico marcario, tomando en cuenta las normas tanto internas como internacionales, contenidas en la Constitución de la República, los tratados ratificados por la República (Convenio de Paris para la protección de la Propiedad Industrial) y las Leyes vigentes en nuestro ordenamiento jurídico (Ley de Propiedad Industrial)” (Mayúsculas y negrillas de la cita).
Resaltaron, que “En el presente recurso de nulidad y en los documentos acompañados a la demanda original, ha quedado claramente demostrado que nuestra representada es quien tiene un mejor derecho sobre la marca ECOMURO, en virtud de haber creado el signo y haberlo explotado como su nombre o denominación comercial, haciendo un uso previo, público, real, efectivo, constante y notorio de dicho nombre o denominación comercial, todo lo cual se evidencia del cúmulo de pruebas acompañados al libelo original, tales como: (i) certificado expedido por la organización Expocenter a nombre de Ecomuro, en el cual se evidencia la participación de la empresa en la reconocida feria Expoconstruya, (ii) comunicaciones intercambiadas vía correo electrónico entre los accionistas de nuestra representada y la empresa Elart Estudio Gráfico C.A, en las cuales se evidencia la creación del signo, (iii) facturas emitidas por la empresa Elart Estudio Gráfico C.A., por concepto de la creación del signo distintivo, (iv) constancia obtenida de la página web ‘registro.nic.ve’, en la cual se evidencia el registro del nombre de dominio ‘ecomuro.com.ve’ previo al registro de la marca efectuada por Ecogreen Construcciones, C.A., (v) la comunicación del Escritorio Jurídico Báez & Asociados, representantes legales de la demandada, en el cual reconocen la cualidad de nombre o denominación comercial del signo ECOMURO, entre otras” (Mayúsculas de la cita).
Solicitaron se admita la presente acción de nulidad, se acuerde la medida de suspensión de efectos o en su defecto se acuerde la medida cautelar innominada y por último, se declare la definitiva con lugar y en consecuencia de ello, se anulen los actos administrativos aquí recurridos.
-II-
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Determinada la competencia de esta Corte Primera de lo Contencioso Administrativo para conocer de la presente demanda de nulidad interpuesta conjuntamente con medida cautelar de suspensión de efectos y subsidiariamente medida cautelar innominada, mediante decisión emanada del Juzgado de Sustanciación de este Órgano Jurisdiccional en fecha 12 de febrero de 2015, se pasa primeramente a analizar la solicitud de medida cautelar de suspensión de efectos, solicitada con fundamento en los artículos 585 y 588 del Código de Procedimiento Civil, haciéndose la salvedad que la misma será examinada de conformidad con lo previsto en el artículo 104 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y no la invocada por la parte demandante, puesto que esta última disposición mencionada es la aplicable en la materia contencioso administrativa. Al efecto se debe señalar lo siguiente:
Las medidas cautelares son adoptadas con la finalidad de asegurar provisionalmente la situación jurídica infringida, el derecho o interés de que se trate, para que una eventual sentencia definitiva estimatoria de la pretensión pueda ser ejecutada de manera íntegra y eficaz, lográndose de este modo, garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva.
En ese sentido el artículo 104 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, prevé lo siguiente:
“Artículo 104. A petición de las partes, en cualquier estado y grado del procedimiento el tribunal podrá acordar las medidas cautelares que estime pertinentes para resguardar la apariencia de buen derecho invocado y garantizar las resultas del juicio, ponderando los intereses públicos generales y colectivos concretizados y ciertas gravedades en juego, siempre que dichas medidas no prejuzguen sobre la decisión definitiva.

El tribunal contará con los más amplios poderes cautelares para proteger a la Administración Pública, a los ciudadanos o ciudadanas, a los intereses públicos para garantizar la tutela judicial efectiva y el restablecimiento de las situaciones jurídicas infringidas mientras dure el proceso.

En causas de contenido patrimonial, el tribunal podrá exigir garantías suficientes al solicitante”.
De la norma anteriormente trascrita, se desprende en primer término que la procedencia de las medidas cautelares se encuentran sujetas a condiciones específicas y concurrentes, cuya finalidad subyace en virtud de lo contemplado por el Legislador, la cual comprende: 1) el riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo, 2) la presunción grave del derecho que se reclama y 3) la adecuada ponderación del interés público involucrado.
Es por ello que la posibilidad de solicitar las medidas cautelares que crean convenientes a los fines de proteger la posibilidad de un resultado favorable, y de esta forma, asegurar la resolución del caso, sin que su otorgamiento implique un prejuzgamiento sobre la decisión definitiva, lo pueden hacer las partes en cualquier grado y estado de la causa. Así tenemos que:
El derecho a la tutela judicial efectiva se encuentra consagrado en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en los términos siguientes:
“Artículo 26. Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos, a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente.

El Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles…”.
En ese orden de ideas, es menester destacar que las medidas cautelares, como elemento fundamental del referido derecho constitucional a la tutela judicial efectiva, constituyen, a su vez, mecanismos que permiten al Juez dictar las decisiones que estime pertinentes para garantizar la efectividad del fallo mientras dure el juicio, es decir, hasta tanto sea dictada la sentencia que resuelva el fondo de la controversia, tomando en consideración las circunstancias particulares del caso sometido a su conocimiento.
Igualmente, debe señalarse que la concreción jurisprudencial del dispositivo referido, mediante la cual se da cuenta de la correcta aproximación al examen del asunto debatido en fase cautelar, se encuentra claramente desarrollada en el contenido de la sentencia Nº 26 de fecha 11 de enero de 2006, dictada por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (caso: C.A. Electricidad de Caracas Vs. Ministerio de la Producción y el Comercio), en el cual se expresó lo siguiente:
“(…) Por lo tanto, la medida preventiva de suspensión de efectos procede sólo cuando se verifiquen concurrentemente los supuestos que la justifican, esto es, que la medida sea necesaria a los fines de evitar perjuicios irreparables o de difícil reparación por la definitiva, y además, que de la pretensión procesal principal se desprenda que pudiera resultar favorable al demandante; por lo que deben comprobarse los requisitos de procedencia de toda medida cautelar, como son: el riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo y la presunción grave del derecho que se reclama.

En efecto, el correcto análisis acerca de la procedencia de la medida cautelar solicitada requiere además de la verificación del periculum in mora, la determinación del fumus boni iuris, pues mientras aquél es exigido como supuesto de procedencia en el caso concreto, ésta, la presunción grave de buen derecho, es el fundamento mismo de la protección cautelar, dado que en definitiva, sólo a la parte que posee la razón en juicio puede causársele perjuicios irreparables que deben ser evitados, bien que emanen de la contraparte o sean efecto de la tardanza del proceso. Consecuentemente, el referido principio se encuentra necesariamente comprendido en las exigencias del aparte 21 del artículo 21 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela para acordar la suspensión de efectos, cuando alude la norma en referencia a que la medida será acordada ‘teniendo en cuenta las circunstancias del caso’.

Adicionalmente a lo anterior, ha señalado igualmente la jurisprudencia de este Alto Tribunal que aunado a los requisitos del periculum in mora y el fumus boni iuris, el acto impugnado debe llenar ciertas condiciones para que sea procedente su suspensión, esto es: que se trate de un acto administrativo de efectos particulares o de alguno de efectos generales en que la voluntad de uno o varios sujetos no afecte el interés de la colectividad; y que se trate de actos que tengan efectos positivos, ya que éstos son los únicos idóneos de ser suspendidos…”.
De allí que, de conformidad con el criterio jurisprudencial ut supra transcrito, es de rigor para el Juez que emprende la labor de realizar la cognición breve que por antonomasia representa el juicio cautelar en el ámbito especializado del contencioso administrativo, determinar y verificar de manera concurrente y ostensible, tanto la configuración del fumus boni iuris o presunción de buen derecho, como la procedencia del periculum in mora o peligro en la demora, todo ello claro está teniendo en consideración las circunstancias particulares del caso.
En lo que se refiere al fumus boni iuris o presunción de buen derecho, ha señalado la jurisprudencia que tal requisito puede comprenderse como un cálculo preventivo o juicio de probabilidad y verosimilitud sobre la pretensión del demandante; correspondiéndole al Juez analizar los recaudos o elementos presentados juntos con el libelo de la demanda, a los fines de indagar sobre la existencia del derecho que se reclama (Sentencia Nº 3.390, dictada por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 26 de mayo de 2005, caso: Pinturas 50 y 50, S.A.).
En ese orden de ideas, esta Corte trae a colación la sentencia Nº 935, dictada por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 25 de junio de 2009 (caso: Serenos Responsables Sereca, C.A., Vs. Ministro del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Social), a través de la cual estableció lo siguiente:
“(…) De esta manera, el fumus boni iuris se constituye como el fundamento de la protección cautelar, dado que en definitiva sólo a la parte que tiene la razón en juicio pueden causársele perjuicios irreparables que deben ser evitados, bien que sean producidos por la contraparte o que deriven de la tardanza del proceso; mientras que el periculum in mora es requerido como supuesto de procedencia en el caso concreto de que se trate.

En armonía con lo expuesto, la decisión del Juez debe fundamentarse no sobre simples alegatos de perjuicio sino en la argumentación y acreditación mediante elementos probatorios fehacientes, de los hechos concretos que permitan crear en el Juzgador, al menos, una presunción grave de la existencia de un posible perjuicio material y procesal para la parte solicitante…” (Negrillas de esta Corte).
De la decisión parcialmente transcrita, se desprende que el Juez a fin de decretar una medida cautelar debe verificar los requisitos establecidos como lo son el fumus boni iuris y el periculum in mora, para lo cual su decisión no debe fundamentarse en simples alegatos o argumentos, sino en elementos probatorios fehacientes que determinen hechos concretos, de los cuales el Juzgador pueda tener la convicción de presunción grave de la existencia del perjuicio alegado.
Partiendo de los principios constitucionalmente consagrados en nuestra Carta Magna, entendemos que la suspensión jurisdiccional de efectos del acto administrativo constituye una modalidad de tutela cautelar, elemento integrante del artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que establece la tutela judicial efectiva, que además resulta una medida cautelar nominada en el ámbito de la jurisdicción especializada. El otorgamiento de ésta acarrea la suspensión de la eficacia de la actuación de la Administración, porque incluye implícitamente una excepción al principio de ejecutividad y ejecutoriedad como consecuencia de la presunción de legalidad del acto administrativo, el cual para que sea acordado en sede jurisdiccional se encuentra sujeto de los dos elementos antes mencionados a saber el fumus boni iuris y el periculum in mora, respectivamente.
Por otra parte, como se ha señalado anteriormente ha sostenido la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en cuanto al periculum in mora que el solicitante tiene la carga de alegar y probar el presunto daño, en consecuencia, ambos elementos o extremos deben cumplirse como lo son el fumus boni iuris y el periculum in mora e igualmente se debe ponderar los intereses en juego y en particular la medida y la intensidad en que el interés público requiere la ejecución del acto administrativo, en razón que la Administración actúa en principio, de acuerdo a su proposición constitucional e institucional, en función de la gestión de los intereses generales o colectivos con fundamento en el marco del Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia, proclamado como principio fundamental en el artículo 2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Pues, la apreciación judicial sobre el otorgamiento de la medida de suspensión de efectos del acto demandado, debe inclusive abarcar la evaluación judicial sobre el impacto de la proposición de la ejecución que dicho acto pueda generar en el plano de los intereses generales, o en la esfera de los derechos de terceros, ajenos a la controversia.
Con fundamento en los criterios anteriormente expuestos y circunscribiéndonos al caso de autos, se observa que la Representación Judicial de la Sociedad Mercantil demandante, alegó como fundamento de su pretensión cautelar que:
Los actos administrativos hoy impugnados adolecen de los vicios siguientes: “1. Existe una grave presunción de que los actos recurridos infringen el Derecho (sic) Constitucional (sic) de Ecomuro al reconocimiento y protección a la propiedad intelectual previsto en el artículo 98 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela sobre la marca ECOMURO que pertenece a nuestra representada (…). 2. Existe una grave presunción de que los actos recurridos desconocen el mejor derecho que acompaña a Ecomuro (art. 115 de la CRBV [sic]) por haber sido la creadora y haber explotado el nombre o denominación comercial ECOMURO desde el año 2009, es decir, antes de que Ecogreen Construcciones, C.A, solicitara el registro de las marcas identificadas anteriormente, y antes de que el SAPI dictara los actos administrativos recurridos y otorgara el registro de las marcas a Ecogreen Construcciones, C.A. 3. Existe una grave presunción de que los actos recurridos infringen lo dispuesto en el artículo 33 numerales 11 y 12 de la Ley de Propiedad Industrial que prohíbe otorgar registro a una marca ya existente en el mercado como ocurrió en el presente caso que ya existía la marca ECOMURO por haber sido creada por nuestra representada. 4. Existe una grave presunción de que los actos recurridos se encuentran viciados de nulidad absoluta por falso supuesto de hecho al dar por cierto que el solicitante de las marcas era el legítimo creador de las mismas cuando dicha marca (denominación comercial) ya había sido creada y utilizada en el mercado por nuestra representada” (Mayúsculas y negrillas de la cita. Corchetes de esta Corte).
Ahora bien, debe esta Corte en virtud del derecho constitucional a la tutela judicial efectiva estudiar la procedencia de dicha medida de conformidad con lo denunciado en el escrito recursivo y los recaudos cursantes en el presente cuaderno separado, dejando constancia que el análisis respectivo se hará conforme a los conceptos teóricos y procedimentales establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como la Ley de Propiedad Industrial (1956), pues a pesar que la República tiene la condición de Miembro en el MERCOSUR y se adhirió al Protocolo de Armonización de Normas sobre Propiedad Intelectual, en consonancia con el artículo 153 de la Carta Magna, que busca promover la integración latinoamericana y caribeña, fomentando la aplicación preferente de las normas que se adopten en el marco de los acuerdos internacionales, es lo cierto, que existe en curso una vacatio legis para que Venezuela a través de su Cancillería y la Procuraduría General de la República adapte al derecho interno todo lo relacionado a ese Protocolo, por lo que dada esa particularidad, debemos circunscribirnos a la normativa aplicable y vigente para el momento de los hechos que dieron origen a las presentes actuaciones.
- De la presunta violación del artículo 98 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela:
Denunció la demandante que existe una grave presunción de que los actos recurridos infringen el derecho constitucional del “reconocimiento y protección” a la propiedad intelectual previsto en el artículo 98 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, sobre la marca “ECOMURO” que pertenece presuntamente a su representada “…por haber sido ella la autora de la misma, y haberla usado en el mercado atinente de forma pública, real, efectiva, constante y notoria, y más importante aún, con anterioridad a las solicitudes de registro que Ecogreen Construcciones, C.A. hiciera ante el SAPI”. (Mayúsculas de la cita original).
En referencia al derecho constitucional presuntamente infringido, esta Corte advierte que el artículo 98 de la Carta Magna, textualmente lo consagra en los términos siguientes:
“Artículo 98. La creación cultural es libre. Esta libertad comprende el derecho a la inversión, producción y divulgación de la obra creativa, científica, tecnológica y humanística, incluyendo la protección legal de los derechos del autor o de la autora sobre sus obras. El Estado reconocerá y protegerá la propiedad intelectual sobre las obras científicas, literarias y artísticas, invenciones, innovaciones, denominaciones, patentes, marcas y lemas de acuerdo con las condiciones y excepciones que establezcan la ley y los tratados internacionales suscritos y ratificados por la República en esta materia”. (Negrillas de esta Corte).
De acuerdo a la normativa constitucional precedente, la creación cultural es libre. Dicha libertad comprenderá los derechos a la invención, producción, y divulgación de las obras creativas, científicas, tecnológicas y humanísticas, incluyendo la debida protección legal de los derechos del autor acerca de las obras que el mismo conciba.
La normativa transcrita, dispone un pleno mandato constitucional al establecer en cabeza del Estado venezolano, el deber de reconocer y proteger la propiedad intelectual de los particulares, en los distintos ámbitos que el artículo 98 consagra, de acuerdo con las condiciones y excepciones que progresivamente establezca la Ley y los tratados internacionales aplicables por la materia suscritos y ratificados por la República (Vid. sentencia de la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo Nº 2009-1.694 del 20 de octubre de 2009, caso: Inversiones Bancasa C.A.).
Asimismo, debe advertirse que la propiedad intelectual es un derecho patrimonial, en principio, de carácter exclusivo que otorga el Estado por un tiempo determinado para usar o explotar en forma industrial y comercial las invenciones o innovaciones, tales como un producto técnicamente nuevo, una mejora a una máquina o aparato, un diseño original para hacer más útil o atractivo un producto o un proceso de fabricación novedoso; también tiene que ver con la capacidad creativa de la mente: las invenciones, las obras literarias y artísticas, los símbolos, los nombres, las imágenes y privilegios.
El titular de la propiedad intelectual tiene la facultad para evitar que cualquier persona tenga acceso o haga uso de su propiedad sin su consentimiento.
En los términos de la Declaración Mundial sobre la Propiedad Intelectual (votada por la Comisión Asesora de las políticas de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual [OMPI], el 26 de junio del año 2000), el referido derecho es entendido similarmente como “…cualquier propiedad que, de común acuerdo, se considere de naturaleza intelectual y merecedora de protección, incluidas las invenciones científicas y tecnológicas, las producciones literarias o artísticas, las marcas y los identificadores, los dibujos y modelos industriales y las indicaciones geográficas”.
En tal sentido, es deber del Estado venezolano reconocer y proteger el derecho de propiedad intelectual de acuerdo con las condiciones y excepciones que establezcan las leyes nacionales vigentes y los tratados internacionales suscritos y ratificados por la República.
Siendo ello así, evidencia este Órgano Jurisdiccional que la demandante aduce que la marca registrada por la empresa Ecogreen Construcciones, C.A., (denominada “ECOMURO” bajo las diferentes distinciones) y concedidas por el Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual (SAPI) el 6 de octubre de 2010, fueron posteriores al registro del nombre de dominio “ecomuro.com.ve” y a la exposición “Construya Vivienda 2009”, con que afirma la empresa Inverideas 356, C.A., identificarse y consolidarse en el mercado de construcción.
A los fines de justificar sus alegatos invocó los actos impugnados, certificados electrónicos de registro del nombre de dominio, correos electrónicos, cotizaciones y facturas por la prestación de los servicios profesionales para la creación del diseño de la página web, contrataciones celebradas con el seudónimo Ecomuros, publicidades efectuadas y oficios. (Folios 40 al 339 de la pieza principal).
Cabe destacar que de los autos del presente cuaderno de medida, rielan insertos marcados alfanumérico “J1”, “J2”, “J3”, “J4”, “J5”, “J6”, “J7”, “J8”, “2”, “2-1” y “3”, anexos contentivos de los certificados electrónicos de registro de la marca “Ecomuro” a favor de la empresa Ecogreen Construcciones, C.A. (todas del año 2010), listado de marcas y lemas comerciales concedidos por el SAPI (sobre el distintivo “Ecomuro” a favor de la empresa Ecogreen Construcciones, C.A.) y una decisión del panel administrativo del Centro de Arbitraje y Mediación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, mediante la cual se disputó el nombre de dominio “ecomuro.com.ve”.
Respecto con esto último, se advierte en los folios ciento treinta y uno (131) y ciento treinta y dos (132) del cuaderno de medidas, que el panel administrativo del Centro de Arbitraje y Mediación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, dilucidó si el nombre de dominio en disputa, por sí mismo, se confundía lo suficiente con la marca registrada por Ecogreen Construcciones, C.A., concluyendo lo siguiente:
“…al Experto no le resulta que el nombre de dominio en disputa se confunda con la marca ECOGREEN del demandante a nivel visual o fonético, siendo por demás irrelevantes las similitudes que apunta el Demandante [Ecogreen Construcciones, C.A] entre la representación gráfica del nombre de dominio en el portal de Internet del Demandado [Inverideas 356, C.A] y el diseño de la marca ECOGREEN pues como se hizo notar anteriormente, la comparación para efectos del presente análisis se establece únicamente respecto del nombre de dominio en disputa, tal como aparece en la barra de direcciones del navegador de Internet, más no así en la forma que dicho identificador o cualquier otro signo se usa dentro del propio portal (…). Del examen de las pruebas que obran en el expediente, no le queda claro al Experto si el Demandado [Inverideas 356, C.A] usa la denominación ECOMURO como marca de productos o servicios, como nombre comercial, o como nombre de dominio de Internet, ya que por un lado el Demandado [Inverideas 356, C.A] afirma haber concebido la marca ECOMURO antes que el Demandante [Ecogreen Construcciones, C.A], y por otro alega que ECOMURO es el nombre que ha venido a reemplazar en el comercio a su denominación social. Por su parte, el Experto observa que en las publicaciones exhibidas por el Demandado [Inverideas 356, C.A] no aparece la denominación ECOMURO en forma islada sino en combinación con las extensiones ‘.com’ y ‘.ve’, y por lo tanto no puede concluirse de las pruebas de uso aportadas por el Demandado [Inverideas 356, C.A] que el signo ECOMURO por sí mismo identifique al Demandado [Inverideas 356, C.A] como fuente de los productos y servicios que presta en el mercado venezolano”. (Negrillas, subrayado y corchetes de esta Cote. Mayúsculas del original).
De lo anterior, se infiere que el panel administrativo del Centro de Arbitraje y Mediación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, en la oportunidad de efectuar su análisis respecto al nombre de dominio disputado (“ecomuro.com.ve”), advirtió la confusión en torno de si la hoy recurrente Inverideas 356, C.A., utilizaba la denominación “Ecomuro” como marca de sus productos o servicios, como nombre comercial o como nombre de dominio de Internet, lo que impedía por sí misma identificarla inequívocamente.
En el presente caso, se debe aclarar que la causa gira en torno a la disputa sobre la titularidad en la preferencia en el uso o no de la marca comercial registrada y la presunta marca notoriamente conocida en el mercado de construcción como “ECOMURO” y, no a la titularidad del nombre de dominio “ecomuro.com.ve”, pues todas son cuestiones diferentes; la marca comercial es entendida como una forma de registro sobre cualquier símbolo utilizado para identificar de manera exclusiva uno o varios productos comerciales o servicios y, la marca notoriamente conocida, es aquel distintivo que aún sin estar registrado goza de igual protección legal; mientras que el nombre de dominio, está relacionado con la titularidad de una red de identificación con el que se puede ingresar a un portal de Internet.
Por tanto, debe dejarse claro que el punto medular que interesa estudiar en el presente caso, es el atinente a la marca comercial y la marca notoriamente conocida como “ECOMURO” y, no al nombre comercial ni de dominio “ecomuro.com.ve”, pues ambas son de naturaleza y tratamiento legal y competencial totalmente disímil al presente.
Aunado lo anterior, se debe hacer énfasis a la propia advertencia realizada por el referido panel, en torno a la confusión que genera la recurrente Inverideas 356, C.A., al referirse a la denominación “Ecomuro”, pues no queda claro en los términos en cómo está descrito en el libelo, si ésta utiliza el distintivo como supuesta marca de los productos o servicios que ofrece en el mercado de construcción, como nombre comercial, como nombre de dominio de Internet o si todas ellas inclusive; por lo que, circunscribiéndonos al objeto que nos atañe, dado que no queda verificado preliminarmente en esta fase del proceso, prueba de la marca notoriamente conocida, entendida ésta como el signo cuya autoría se atribuye, sino el uso que ha venido dando respecto al nombre de dominio con el que se presenta en el mercado de construcción, esta Corte considera insatisfecho la presunción del buen derecho. Así se declara.
- Del derecho de propiedad y presunto desconocimiento del mejor derecho:
Respecto al anterior alegato, expusieron los Apoderados Judiciales que “Existe una grave presunción de que los actos recurridos desconocen el mejor derecho que acompaña a Ecomuro (art. 115 de la CRBV [sic]) por haber sido la creadora y haber explotado el nombre o denominación comercial ECOMURO desde el año 2009, es decir, antes de que Ecogreen Construcciones, C.A, solicitara el registro de las marcas identificadas anteriormente, y antes de que el SAPI dictara los actos administrativos recurridos y otorgara el registro de las marcas a Ecogreen Construcciones, C.A.” (Mayúsculas y negrillas de la cita. Corchetes de esta Corte).
En tal sentido, para resolver el presente punto, se invoca lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual reza de la siguiente manera:
“Artículo 115. Se garantiza el derecho de propiedad. Toda persona tiene derecho al uso, goce, disfrute y disposición de sus bienes. La propiedad estará sometida a las condiciones, restricciones y obligaciones que establezca la ley con fines de utilidad pública o de interés general. Sólo por causa de utilidad pública o interés social, mediante sentencia firme y pago oportuno de justa indemnización, podrá ser declarada la expropiación de cualquier clase de bienes”. (Negrillas de esta Corte).
El ut supra artículo garantiza, como principio general, el derecho de propiedad, sin embargo, la propiedad no es un derecho absoluto ya que la misma está sometida a la Ley, no sólo para su defensa sino que, de ser el caso y sólo con fines de utilidad pública o de interés general dicha propiedad se someterá a limitaciones.
Ahora bien, dichas limitaciones al derecho de propiedad sólo pueden provenir de disposiciones expresamente establecidas en la Ley o; haber sido afectado dicho bien a una causa de utilidad pública o interés social, lo último mediante sentencia firme y pago oportuno de justa indemnización. Es decir, las limitaciones no pueden provenir o derivar de actuaciones realizadas sin sustento legal ni provenir de órganos jurisdiccionales, mediante sentencias que desnaturalicen la esencia de dicho derecho.
En el caso de autos, la demandante denunció la violación de su derecho de propiedad sobre la marca y/o denominación notoriamente conocida en el mercado de construcción como “ECOMURO”, más específicamente del derecho de uso y disposición del mismo pues a su decir, fue acogido y desarrollado con anterioridad al registro efectuado por la empresa Ecogreen Construcciones, C.A.
No obstante, tal como fue advertido anteriormente, este Órgano Jurisdiccional no constató en esta sede cautelar que efectivamente la marca “ECOMURO” sea de la autoría, propiedad y uso notorio de la hoy actora, pues no riela inserto ningún instrumento del que se desprenda tal particularidad, en consecuencia debe preliminarmente desecharse la presente argumentación. Así se declara.
- De la presunta violación de los numerales 11 y 12 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial
Manifestaron los Apoderados Judicial de la parte accionante, que “Existe una grave presunción de que los actos recurridos infringen lo dispuesto en el artículo 33 numerales 11 y 12 de la Ley de Propiedad Industrial que prohíbe otorgar registro a una marca ya existente en el mercado como ocurrió en el presente caso que ya existía la marca ECOMURO por haber sido creada por nuestra representada” (Mayúsculas y negrillas de la cita).
En tal sentido, es preciso citar lo dispuesto en la referida disposición cuyo tenor es el siguiente:

“Artículo 33.- No podrán adoptarse ni registrarse como marcas:

(…)

11) la marca que se parezca gráfica o fonéticamente a otra ya registrada, para los mismos o análogos artículos.

12) la que pueda prestarse a confusión con otra marca ya registrada o que pueda inducir a error por indicar una falsa procedencia o cualidad” (Destacado de esta Corte).

También, es menester citar lo dispuesto en el artículo 34 eiusdem cuyo tenor es el siguiente:
“Artículo 34.- Tampoco podrán registrase:

1º) las denominaciones comerciales meramente descriptivas de la empresa que se pretenda distinguir, salvo que, además de esta parte descriptiva, contengan alguna característica que sirva para individualizarlas. En este caso el registro solo protegerá la parte característica; y,

2º) Los lemas comerciales que contengan alusiones a productos o marcas similares, o expresiones que puedan redundar en perjuicio de esos productos o marcas”.

Con base en los artículos anteriores, se desprende que existen prohibiciones tendentes a evitar que se lleven a cabo registros de marcas, en las que las denominaciones comerciales o lemas respectivos contengan alusiones de productos o servicios similares a otros que gocen de protección.
Es importante acotar que en el presente caso, la demandante fundamenta su solicitud en que la “marca ECOMURO” la ha “…venido utilizando de forma pública, real, efectiva, constante y notoria desde el año 2009…”, por lo que los actos administrativos dictados por el Registrador de la Propiedad Industrial del Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual, mediante los cuales se otorga el registro y autorización de la marca “ECOMURO” a la empresa Ecogreen Construcciones C.A., vulneran “…el legítimo derecho de uso de la denominación comercial ECOMURO…”.
Sustentan su derecho en que:
-“El trece (13) de febrero de 2009, la empresa Ecomuro registró el nombre de dominio ‘ecomuro.com.ve’, tal como se puede verificar en la constancia obtenida de la página web ‘registro.nic.ve’, página web oficial del Centro de Información de Red de la República Bolivariana (NIC.VE por sus siglas en inglés), organismo responsable de la administración del espacio de nombres de dominios asignado para la República Bolivariana de Venezuela, administrado por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones de la República Bolivariana de Venezuela (CONATEL), la cual fue anexada a la demanda original marcada ‘B’. En esa fecha comienza el desarrollo de la página web, la cual se hace disponible al público el 15 de septiembre de 2009, tal como consta en documento remitido empresa Grupo Dotcom, C.A. el cual fue anexado a la demanda original…” (Mayúsculas y negrillas de la cita).
Sobre este argumento, debe reiterarse que lo discutido no es el nombre de dominio sino la marca comercial registrada a favor de la empresa Ecogreen Construcciones, C.A. y la presunta marca notoriamente conocida que se atribuye la hoy demandante, por lo que el nombre de dominio nada aporta al presente caso en esta fase del proceso. Así se declara.
En cuanto al alegato que, “El desarrollo de la marca en detalle se evidencia en los correos electrónicos dirigidos por las diseñadoras del estudio gráfico Elart Estudio Gráfico C.A. a los miembros de la empresa Ecomuro, los cuales fueron anexados a la demanda original (…) y las facturas emitidas en virtud de los servicios profesionales por el desarrollo de la marca en cuestión, cuyos originales fueron anexados a la demanda original (…). Todo lo cual evidencia la fecha desde la cual nuestra representada empezó a crear y desarrollar el signo ECOMURO y la inversión que hiciera a tales fines, lo que demuestra que el desarrollo de la misma es fruto de su propia creación, no existiendo en el mercado nacional ninguna otra con tal denominación”, añadiendo que, “Una vez desarrollada la marca, la misma comenzó a difundirse en medios de comunicación impresos y electrónicos especializados en construcción, de modo tal que mes a mes, con cada publicación, la marca ECOMURO fue adquiriendo grado de exposición al público, especialmente en lo relacionado con el área de construcción. Entre las publicaciones destaca las contratadas con Data Construcción C.A., reconocida empresa de servicios, con más de 24 años de presencia en el mercado nacional, que realiza publicaciones técnico-comerciales de utilidad para ingenieros, arquitectos y constructores, quienes utilizan las herramientas de información proporcionadas por la empresa para hacer cálculos de estimación en proyectos, análisis de costos, compras y otras actividades relacionadas, funcionando, a su vez, como vínculo entre proveedores y consumidores. Fue acompañada a la demanda original copia del contrato de publicación número 17623 celebrado con Data Construcción, C.A., en el cual se contratan diversos espacios publicitarios para la marca ECOMURO, el cual fue anexado marcado ‘E’, las facturas originales de la contratación de diversas publicaciones con Data Construcción, C.A. marcadas con la letra ‘E1’, así como algunos ejemplares de las publicaciones en las que su publicitó la marca…” (Mayúsculas y negrillas de la cita).
Aunado a lo anterior, indicaron que en el mes de “octubre de 2009”, la empresa demandante participó con la denominación comercial “ECOMURO” en la exposición “Construye Vivienda 2009” celebrada desde el 17 al 25 de octubre de 2009, “…tal como se evidencia del certificado expedido por la organización Expocenter, cuyo original fue anexado a la demanda original (…). Ésta es considerada por sector empresarial de la construcción, la oportunidad más importante para el lanzamiento, exposición y difusión de una empresa, marca o producto en el mercado y a la cual asisten un significativo número de personas ligadas al sector de la construcción así como un gran número de consumidores. Por ello ECOMURO que es la marca que constituye la denominación o nombre comercial que identifica a nuestra representada participó en la misma, puesto que la mencionada exposición constituye un evento de la organización Expocenter, C.A., conocida por promover negocios sectoriales en el mercado venezolano…” (Mayúsculas de la cita).
Con respecto a este argumento, se infiere que la empresa demandante se atribuye la autoría de la marca “ECOMURO” como un distintivo comercial notoriamente conocido en el mercado de construcción que explota y que esa notoriedad la ha consolidado en el área.
Al respecto, debe indicarse que las marcas notoriamente conocidas son aquellas que, “…como su nombre lo índica, pertenece al conocimiento generalizado de los consumidores y usuarios de los productos y servicios que con la misma se distinguen” (Sentencia de la Sala Político-Administrativa de la Corte Suprema de Justicia, de fecha 3 de agosto de 1995. Caso: Atari Mundial, C.A.).
En otros términos, la marca notoria es la que goza de difusión, o sea la que es conocida por los consumidores de la clase de producto o servicio de que se trate, por tanto, reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que es aplicable, porque ha sido ampliamente difundido entre dicho grupo.
La doctrina más autorizada ha sostenido igualmente que “el calificativo de notoria se atribuye a la marca que es conocida por la mayor parte de los consumidores o usuarios del correspondiente sector del mercado, es decir, del tipo de productos o servicios a los que se aplica la marca” (Vid. Aréan Lalín, Manuel. Los Retos de la Propiedad Industrial en el siglo XXI, Primer Congreso Latinoamericano sobre la protección de la Propiedad Industrial, INDECOPI-OMPI. Lima 1996, pág. 186).
Ahora bien, varios son los hechos o antecedentes que determinan que una marca sea notoria: calidad de productos o servicios, conocimiento por parte de los usuarios o consumidores, publicidad, intensidad de uso. Tales particularidades, deben ser probadas y demostradas dentro del proceso judicial o administrativo, pues la marca notoria no se identifica con el concepto procesal de “hecho notorio”.
De modo tal, que quien alega la notoriedad asume la carga de probar por los medios procesales conducentes y pertinentes para demostrar el hecho de que su marca es notoriamente conocida. Constituye una tarea bastante difícil para el examinador o el Juez determinar cuándo un signo o marca es notoriamente conocido. No debe confundirse la notoriedad marcaria con la figura del hecho notorio. El hecho notorio se distingue de la marca notoria en que aquél se constituye en un hecho conocido de manera generalizada por todos; tal es el caso del conocimiento que tenga una comunidad en particular acerca de datos geográficos, históricos o culturales, cuya prueba no es necesaria; mientras tanto la marca notoria requiere que tal calificación sea probada, por lo que deberán demostrarse las circunstancias que precisamente han dado a la marca ese status.
Las condiciones o elementos necesarios para calificar una marca como notoria -los cuales, según se explicó con anterioridad, deben ser demostrados por la persona que pretenda obtener una calificación de “notoriedad” respecto de determinada marca.
Así, en el fallo de fecha 3 de noviembre de 1995 (caso: Atari, C.A.) la Sala Político-Administrativa señaló, como elementos caracterizadores de la marca notoria, los siguientes:
1. La amplia divulgación territorial del signo;
2. La identificación automática de la marca con un producto determinado. Esto es, la indisoluble asociación del signo con el objeto que distingue; y
3. La atribución de una cualidad positiva, “alta calidad”, a los productos que son distinguidos con la marca.
Igualmente, de una interpretación extensiva del artículo 33, ordinal 12 ibídem, la jurisprudencia ha llegado a considerar que esa norma podría englobar la protección de la marca notoria, toda vez que el uso de una marca de esa especie “por quien no sea el que originalmente le haya dado notoriedad ... hace posible que se induzca a que se considere que ella identifica como procedente del primer sujeto que le dio tal notoriedad o con las cualidades propias de las mercancías que éste comercializa” (Sentencia de la Sala Político-Administrativa de la Corte Suprema de Justicia de fecha 10 de marzo de 1993, caso: Galerias Laffayette).
Ahora bien, respecto a la situación cuestionada en el presente asunto, observa esta Corte que los documentos invocados para sustentar el pedimentos cautelar, esto es, los actos impugnados, certificados electrónicos de registro del nombre de dominio, correos electrónicos, cotizaciones y facturas por la prestación de los servicios profesionales para la creación del diseño de la página web, contrataciones celebradas y publicidades efectuadas para generar visitas a la página de domino ecomuros.com.ve. (Folios 40 al 339 de la pieza principal); así como aquellos insertos marcados alfanumérico “J1”, “J2”, “J3”, “J4”, “J5”, “J6”, “J7”, “J8”, “2”, “2-1” y “3”, contentivos de los certificados electrónicos de registro de la marca “Ecomuro” a favor de la empresa Ecogreen Construcciones, C.A. (todas del año 2010), listado de marcas y lemas comerciales concedidos por el SAPI (sobre el distintivo “Ecomuro” a favor de la empresa Ecogreen Construcciones, C.A.) y una decisión del panel administrativo del Centro de Arbitraje y Mediación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, mediante la cual se disputó el nombre de dominio “ecomuro.com.ve”; no permiten presumir el buen derecho disputado, salvo lo relacionado al nombre de dominio que ha venido utilizando, siendo esto insuficiente cautelarmente, para asociarlo directamente con una marca notoriamente conocida, por lo que en esta fase del proceso se considera ausente el requisito correspondiente al fumus boni iuris. Así de decide.
Por tales razones, y siendo necesaria para la procedencia de toda medida cautelar, la obligatoria concurrencia de los requisitos establecidos por la Ley y la jurisprudencia para su otorgamiento, resulta inoficioso para esta Corte pronunciarse sobre la existencia del requisito relativo al periculum in mora, así como la ponderación de intereses, razón por la cual debe declararse IMPROCEDENTE la solicitud de suspensión de efectos realizada por la Representación Judicial de la parte demandante. Así se decide.
Asimismo, vista la solicitud de medida cautelar innominada solicitada de conformidad con lo establecido en los artículos 585 y 588 del Código de Procedimiento Civil, esta Corte considera igualmente IMPROCEDENTE tal pedimento visto que de conformidad con lo anteriormente expuesto no logró la parte recurrente demostrar el requisito del fumus boni iuris para obtener las cautelares solicitadas. Así se decide.
En consecuencia, esta Corte ORDENA anexar copia certificada de la presente decisión a la pieza principal de la causa contenida en el expediente judicial Nº AP42-G-2015-000024 de esta Corte Primera de lo Contencioso Administrativo. Así se decide.

-III-
DECISIÓN
Por las razones precedentemente expuestas, esta Corte Primera de lo Contencioso Administrativo administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:
1. IMPROCEDENTE la solicitud de medida cautelar de suspensión de efectos solicitada en la demanda de nulidad interpuesta conjuntamente con medida cautelar de suspensión de efectos y subsidiariamente con medida cautelar innominada por los Abogados Pedro Ignacio Sosa Mendoza, Guido Mejía Lamberti, Verónica Díaz Hernández y Rodrigo Moncho Stefani, actuando con el carácter de Apoderados Judiciales de la Sociedad Mercantil INVERIDEAS 356, C.A, contra las Resoluciones Nros. 389, 390 y 391 dictadas en fecha 1º de octubre de 2010, por el REGISTRADOR DE PROPIEDAD INDUSTRIAL DEL SERVICIO AUTÓNOMO DE PROPIEDAD INTELECTUAL del Ministerio de Poder Popular para el Comercio.
2. IMPROCEDENTE las medidas cautelares requeridas en la demanda de nulidad interpuesta.
3. ORDENA anexar copia certificada de la presente decisión a la pieza principal de la causa contenida en el expediente judicial Nº AP42-G-2015-000024 de esta Corte Primera de lo Contencioso Administrativo.
Publíquese, regístrese y notifíquese. Déjese copia de la presente decisión. Remítase el presente expediente al Juzgado de Sustanciación a los fines legales consiguientes. Cúmplase lo ordenado.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Sesiones de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, en Caracas, a los treinta (30) días del mes de Junio del año dos mil dieciséis (2016). Años 206° de la Independencia y 157° de la Federación.
La Juez Presidente,

MIRIAM E. BECERRA T.
PONENTE

La Juez Vicepresidente,

MARÍA ELENA CENTENO GUZMÁN

El Juez,

EFRÉN NAVARRO

El Secretario Accidental,

RAMÓN ALBERTO JIMÉNEZ CARMONA

Exp. Nº AW41-X-2015-000010
MB/7

En fecha ________________________ ( ) de _________________________ de dos mil dieciséis (2016), siendo la (s) _________________ de la ___________________, se publicó y registró la anterior decisión bajo el N° ___________________.

El Secretario Acc.,