JUEZ PONENTE: EMILIO RAMOS GONZALEZ EXPEDIENTE Nº AP42-G-2016-000229 En fecha 25 de octubre de 2016, se recibió en la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D.) de las Cortes de lo Contencioso Administrativo, recurso contentivo de la demanda de nulidad interpuesta por los Abogados Marisol Briceño Febres-Cordero, María Soledad Noya Vicente, Haidy Fernández Manuit y José Javier Briz (INPREABOGADO Nros. 47.656, 62.594, 77.537 y 28.864, respectivamente) actuando en su carácter de apoderados judiciales de la SOCIEDAD MERCANTIL BOSTON SCIENTIFIC SCIMED, INC., Domiciliada en Maple Grove, Minnesota, Estados Unidos de América, contra la Resolución Nº 061 de fecha 4 de mayo de 2016, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial Nº 563 emitida por la DIRECIÓN DE REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DEL SERVICIO AUTÓNOMO DE PROPIEDAD INTELECTUAL (SAPI) en la cual se negó el registro solicitado de la marca “DAKOTA”. En fecha 27 de octubre de 2017, el Juzgado de Sustanciación de esta Corte Primera de lo Contencioso Administrativo recibió el presente expediente, y se dejó constancia que el día de despacho siguiente a esa fecha, comenzaría el lapso de tres (3) días de despacho para pronunciarse sobre la admisión de la presente demanda. En fecha 3 de noviembre de 2016, el Juzgado de Sustanciación declaró competente a esta Corte Primera de lo Contencioso Administrativo para conocer y decidir la pretensión de nulidad. Asimismo, admitió la demanda y libró oficios a fines de notificar la admisión de la demanda. En esa misma fecha, se ordenó, una vez consten en autos las notificaciones ordenadas, remitir el presente expediente a la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, a fin de fijar la oportunidad para que tenga lugar la audiencia de juicio, de conformidad con lo establecido en el artículo 82 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. En fecha 9 de noviembre de 2016, la Representación Judicial de la recurrente consignó diligencia, mediante la cual se da por notificada de la admisión de la presente causa, y consignó juego de copias a los fines de que se realizaran las notificaciones correspondientes. En fecha 7 de diciembre de 2016, compareció el ciudadano Alguacil del Juzgado de Sustanciación de esta Corte a los fines de dejar constancia que en fecha 29 de noviembre de 2016, fue notificada la Sociedad Mercantil Boston Scientific Scimend, Inc, En fecha 14 de diciembre de 2016, compareció el ciudadano Alguacil del Juzgado de Sustanciación de esta Corte a los fines de dejar constancia que en fecha 22 de noviembre de 2016, fue notificado el ciudadano Registrador del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual y la ciudadana Fiscal General de la República. En fecha 23 de mayo de 2017, compareció el ciudadano Alguacil del Juzgado de Sustanciación de esta Corte a los fines de dejar constancia que en fecha 10 de enero de 2017, fue notificada la Procuraduría General de la República. En fecha 25 de mayo de 2017, el Juzgado de sustanciación de esta Corte se abocó al conocimiento de la presente causa, y a los fines de reanudar la causa, ordenó la notificación de la Procuraduría General de la República, la ciudadana Fiscal General de la República, el ciudadano Registrador del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual y la Sociedad Mercantil Boston Scientific Scimed. Inc,. En fecha 31 de mayo de 2017, compareció el ciudadano Alguacil del Juzgado de Sustanciación de esta Corte a los fines de dejar constancia que en fecha 30 de mayo de 2017, fue notificada la ciudadana Fiscal General de la República. En fecha 1º de junio de 2017, compareció el ciudadano Alguacil del Juzgado de Sustanciación de esta Corte a los fines de dejar constancia que en fecha 31 de mayo de 2017, fue notificada la Sociedad Mercantil Boston Scientific Scimed. Inc,. En fecha 6 de junio de 2017, compareció el ciudadano Alguacil del Juzgado de Sustanciación de esta Corte a los fines de dejar constancia que en fecha 1º de junio de 2017, fue notificado el ciudadano Registrador del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual. En fecha 15 de junio de 2017, compareció el ciudadano Alguacil del Juzgado de Sustanciación de esta Corte a los fines de dejar constancia que en fecha 13 de junio de 2017, fue notificada la Procuraduría General de la República. En fecha 26 de julio de 2017, el Juzgado de Sustanciación, ordenó remitir el presente expediente a esta Corte Primera de lo Contencioso Administrativo a fin de que fijara la oportunidad para que tuviera lugar la celebración de la audiencia de juicio. En fecha 4 de julio de 2017, se reconstituyó la Corte, quedando de la siguiente manera: EMILIO RAMOS GONZÁLEZ, Juez Presidente; HERMES BARRIOS FRONTADO, Juez Vicepresidente y EFRÉN NAVARRO, Juez. En fecha 3 de agosto de 2017, esta Corte se abocó al conocimiento de la presente causa y se designó ponente al Juez EMILO RAMOS GONZÁLEZ, a los fines que la Corte dictara la decisión correspondiente. En esa misma fecha, se fijó para el 26 de septiembre de ese mismo año la Audiencia de Juicio. En fecha 26 de septiembre de 2017, se celebró Audiencia de Juicio, de conformidad con lo previsto en el artículo 82 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. En esa misma fecha, la parte demandante consignó escrito de alegatos. En fecha 26 de septiembre de 2017, celebrada la Audiencia de Juicio, se abrió el lapso de cinco (5) días de despacho para que las partes presentaran los informes, de conformidad con el artículo 85 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. En fecha 5 de octubre venció dicho lapso y se ordenó pasar el expediente al Juez Ponente a los fines que dictará la decisión correspondiente. En fecha 19 de octubre de 2017, el Abogado Juan Betancourt, en su carácter de Fiscal Segundo del Ministerio Público ante los Juzgados Nacionales de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, consignó escrito de informe fiscal. Realizado el estudio individual de las actas procesales, esta Corte Primera de lo Contencioso Administrativo pasa a dictar sentencia previa las siguientes consideraciones: -I- DE LA DEMANDA DE NULIDAD En fecha 25 de octubre de 2016, los Abogados Marisol Briceño Febres-Cordero, María Soledad Noya Vicente, Haidy Fernández Manuit y José Javier Briz, actuando en su carácter de apoderados judiciales de la sociedad mercantil “Boston Scientific Scimed, Inc”, interpusieron demanda de nulidad contra la Resolución Nº 061 de fecha 4 de mayo de 2016, emitida por la Dirección de Registro de Propiedad Industrial del Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual (SAPI), en el Boletín de la Propiedad Industrial Nº 563, con fecha de publicación del 2 de mayo de 2016 y con entrada en vigencia el 7 de junio de 2016, suscrita por el ciudadano Julio Rafael Rodríguez Ydrogo, obrando en su carácter de Registrador de Propiedad Industrial (encargado), mediante la cual dicho funcionario entre otros casos, denegó de oficio la solicitud marcaria Nº 2015-009699 de fecha 2 de julio de 2015, para la marca “DAKOTA”, en la clase 10 del clasificador internacional Niza, destinada a distinguir: “Dispositivos médicos, a saber, pinzas para extraer cálculos utilizados en procedimientos urológicos”, en razón de que “el signo solicitado consiste en una indicación geográfica no susceptible de ser considerada como marca”. En primer lugar fundamentó la parte recurrente la admisibilidad del presente recurso, en razón de la posibilidad de acudir directamente a la vía jurisdiccional para procurar la nulidad del acto, por no haber vencido el lapso de caducidad al momento de su interposición, habiendo sido notificado el acto en fecha 7 de junio de 2016 y por tener un interés personal, legítimo y directo en la controversia. Igualmente, advirtió sobre la competencia de las Cortes de lo Contencioso Administrativo, para decidir los recursos judiciales ejercidos contra el Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual (SAPI). Debido a que es una autoridad distinta a las enumeradas en los artículos 23 y 25 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Denunció la existencia del vicio de inmotivación del acto impugnado en virtud de que “…se evidencia que la administración se limitó a indicar en el encabezado de la Resolución recurrida que, conforme a lo dispuesto en el ordinal 5 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial corresponde negar, entre otras, la marca solicitada por nuestra representada, correspondiente a la solicitud Nº 2015-009699, señalando ‘que el signo solicitado consiste en una indicación geográfica no susceptible de ser considerada como marca’…” siendo esa enunciación de motivos a su decir insuficiente para comprender el por qué de la negativa de conceder la marca solicitada. Igualmente, acotó que “…Al concatenar dicha disposición prohibitiva con la enunciación de la simple prohibición, según la cual DAKOTA es una ‘indicación geográfica que no puede ser considerada como marca’, a nuestra representada sólo le queda suponer que para dicho decisor esa solicitud de marca fue negada por el simple hecho de ser una ‘indicación geográfica’, aunque siéndolo, no guarde relación con los bienes que aspira proteger…” Explicó, que “…La prohibición absoluta que tiene que ver con el ‘origen geográfico’ del producto o servicio, se encuentra incluida en el numeral 5 del artículo 33 de la LPI, que señala que no podrá registrarse como marcas… ‘los nombres geográficos, como indicación de lugar de procedencia’ (…) el hecho de que la marca este constituida por un nombre geográfico, no significa que deba negarse indefectiblemente su registro. La prohibición contenida en ese ordinal 5, del artículo 33, se aplica solo si el nombre geográfico es indicativo de procedencia de los bienes identificados…” (Destacado del original). Expuso, que “… La razón de esa disposición prohibitiva, es evitar la monopolización de un término que es de necesaria utilización en el mercado de los consumidores relacionados, pero cuando los productos están conectados a ese lugar de origen…” Alego, que “… En el presente caso, DAKOTA no se asocia de manera directa con los productos identificados, por lo que los consumidores, bajo ninguna circunstancia relacionarán estos últimos con su procedencia o lugar de origen…” (Negrillas del original) En ese mismo sentido, preciso que “… DAKOTA funciona como ‘un signo de fantasía’, ya que no le dice al consumidor nada sobre los productos distinguidos. DAKOTA cumple su función distintiva, ya que, insistimos, es un término válido para distinguir esos bienes en el mercado sin ningún tipo de conexión con su procedencia u origen…” (Negrillas del original) Agregó, que “… Esa expresión debe ser valorada como una ‘marca caprichosa’, esto es, provista de significado o contenido ideológico, pero el mismo no tiene relación con los productos identificados...” Refirió, que la marca “DAKOTA” “… posee aptitud distintiva suficiente para identificar esos productos que pretende proteger, incluidos dentro de la clase 10 del Clasificador Internacional Niza, por lo que no está incursa en la causal de irregistrabilidad del numeral 5 del artículo 33 de la LPI; y, en consecuencia, es registrable de conformidad con la Ley de Propiedad Industrial vigente…” Denunció, “… la existencia del vicio de falso supuesto de derecho, ya que, en el presente caso a la solicitud de marca para DAKOTA, no se le puede imputar la consecuencia jurídica de esa disposición normativa (la negativa de registro de esa solicitud de marca), ya que el supuesto de hecho de esa norma no se ha configurado en el presente caso…” (Negrillas del original) Arguyó, que “… La Resolución Nº. 061 que recurrimos alega un ‘hecho inexistente’, ya que DAKOTA aun cuando consiste en un nombre geográfico, en el presente caso se convierte en una ‘expresión caprichosa’ o de ‘fantasía’ ya que no denota la procedencia de los productos que individualiza, por lo tanto, no es viable aplicar la consecuencia jurídica de la denegación el registro de esa inscripción Nº 2015-009699...” (Negrillas del original) Indicó, que “… la misma expresión DAKOTA ha sido concedida en el transcurrir de los años por el SAPI a distintos titulares nacionales y/o extranjeros para proteger productos incluidos en diversas clases internacionales…” Finalmente, solicitó se declare la nulidad absoluta de la Resolución Nº 061 de fecha 4 de mayo de 2016, emanada de la Dirección de Registros de Propiedad Industrial del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial Nº 563 de fecha 2 de mayo de 2016, en lo que se refiere a la negativa de oficio de la concesión de la marca, que corresponde a la solicitud Nº 2015-009699. -II- INFORME FISCAL El Misterio Publicó emitió opinión sobre la demanda de nulidad incoada por la la sociedad mercantil “Boston Scientific Scimed, Inc” contra el acto administrativo dictado por el SAPI, pronunciándose en los siguientes términos: Indicó, que “…una cosa es la carencia de motivación que es cuando el acto se encuentra desprovisto de fundamentación y otra, la motivación falsa y errónea, caso en el cual el acto está aparentemente motivado, pero su análisis revela que es errónea la apreciación de los hechos o la falsedad de los mismos, lo que se detecta en la exposición que de ellos hace la autoridad al dictar el acto. Es por ello, que la jurisprudencia ha señalado que tales vicios no pueden coexistir, por cuanto si se denuncia el vicio de falso supuesto, es porque se conocen las razones por las cuales dicta un acto por lo que resultan incompatibles ambas denuncias”. Expuso, que “… se precia que la parte recurrente denunció simultáneamente el vicio de inmotivación y de falso supuesto. La doctrina y la jurisprudencia han sido contestes al señalar la contradicción que por lo general supone la denuncia simultánea de estos vicios, por ser ambos excluyentes entre sí...” Manifestó, que “…la insuficiente motivación de actos administrativos, solo da lugar a su nulidad cuando no permite a los interesados conocer los fundamentos legales y los supuestos de hecho que constituyeron los motivos en que se apoyó el órgano administrativo para dictar la decisión, pero no cuando a pesar de la sucinta motivación, se cumple la finalidad de esta última, esto es, dar a conocer la fuente legal, las razones y los hechos apreciados por la Administración…” Afirmó, que “…contrariamente a lo que aduce la recurrente, el acto administrativo impugnado expresa los fundamentos de hecho y de derecho, vale decir, el supuesto de hecho y el cuerpo normativo que fundamenta tal decisión, los cuales por sí mismo explican los motivos por los cuales la administración tomo la medida sancionatoria, donde claramente el artículo 33 numeral 5 de la Ley de Propiedad Industrial señala que no podrá registrarse como marcas los nombres geográficos y este caso DAKOTA consiste en una indicación geográfica no susceptible de ser considerada como marca. En consecuencia no es cierto que el acto impugnado adolezca del vicio de inmotivación…” (Mayúsculas y negrillas del original) Adujo, que “… Es evidente que una de las atribuciones del (SAPI) Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual es garantizar la competencia que sobre la propiedad intelectual que (sic) corresponde al Estado Venezolano, en materia de Derecho de Autor, Marcas y Patentes. Si bien es cierto la parte recurrente alega falso supuesto por una presunta aplicación errónea de la norma donde el Ministerio Público observa que la administración actúo bajo los parámetros de sus atribuciones conferidas por el Estado Venezolano…”. Indicó, que “…esgrimidos y estudiados los argumentos de la parte recurrente no se aprecia la inmotivación ni el falso supuesto por cuanto los fundamentos expresados en el acto administrativo presentan la debida fundamentación en el acto administrativo impugnado, no resultando cierto en ese sentido la falta de pronunciamiento de la administración al respecto. Y de allí que dichos alegatos deben ser desestimados…”. Concluyó, que “…Desestimados como han sido cada uno de los alegatos señalados por la parte recurrente, considera el Ministerio Público que el presente caso debe ser declarado SIN LUGAR…”. (Mayúsculas y negrillas del original) -III- DEL ESCRITO DE INFORME CONSIGNADO POR LA PARTE ACTORA En fecha 26 de septiembre de 2017, la abogada María Soledad Noya actuando con el carácter de Apoderada Judicial de la recurrente, en la oportunidad de la celebración de la audiencia de juicio; consignó escrito de informes en los siguientes términos: Indicó que el acto impugnado incurre en el vicio de inmotivación por cuanto “… Al concatenar dicha disposición prohibitiva [numeral 5 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial] con la enunciación de la simple afirmación en el acto impugnado, según la cual DAKOTA es una ‘indicación geográfica no susceptible de ser considerada como marca’, a nuestra representada sólo le queda suponer que para dicho órgano decisor esta solicitud de marca fue negada por el simple hecho de ser una ‘indicación geográfica’, sin haber tomado en consideración si el término DAKOTA guarda o no relación con los bienes que pretende distinguir (Dispositivos médicos, a saber, pinzas para extraer cálculos utilizados en procedimientos urológicos) y obviando que su lugar de procedencia u origen viene dado por el lugar de procedencia de la empresa que fabrica y comercializa los mismos, es decir; la ciudad de Maple Grove - en el condado de Hennepin- Minnesota, en los Estado Unidos de América. (Destacado del original) Acotó, que “… Del contenido del acto impugnado se hace imposible conocer con certeza la razón legal de la negativa del registro, pues no se proporciona ningún tipo de explicación o alegación, más allá de simplemente indicar que consiste en una ‘indicación geográfica’ siguiendo una tradición de larga data en materia marcaria en Venezuela lo cual, sin embargo, no por tradicional ha de estimarse conforme a Derecho...” Esgrimió, que “…la valoración de una marca para determinar su incursión en alguna de las causales de irregistrabilidad debe hacerse en conjunción con los productos y/o servicios que aspira a identificar. Así, la solicitud de marca de nuestra representada, distingue: ‘Dispositivos médicos, a saber, pinzas para extraer cálculos utilizados en procedimientos urológicos’. Asimismo destacó, que “… El que la marca DAKOTA este constituida por un nombre geográfico, no significa que deba negarse indefectiblemente su registro…” Alegó, que “… La prohibición contenida en el numeral 5, del artículo 33 de la LPI, se aplica si y solo si el nombre geográfico que contiene el signo cuyo registro se pretende es indicativo de la procedencia u origen geográfico de los bienes identificados…” Reforzó, que “… La razón legal de esa disposición prohibitiva es evitar la monopolización de un término geográfico que resulte de necesaria utilización en el mercado por el resto de los competidores en un sector específico o relacionado, cuando se trata de productos que están conectados con ese lugar geográfico por ser su área de origen, fabricación o elaboración (domicilio empresarial)…” Sustentó, que “… En el presente caso, DAKOTA funciona como un ‘signo de fantasía o marca caprichosa’ ya que no le dice al consumidor nada sobre el tipo, cualidad, calidad o característica alguna de los productos que pretende distinguir, sin tampoco informar sobre su lugar de origen o fabricación. DAKOTA es un término derivado del nombre de una antigua tribu indígena americana los ‘DAKOTAS’ y éste nombre en el lenguaje Lakota Sioux simboliza ‘aliado’ o ‘amigo’. DAKOTA también es parte del nombre de dos Estados de los Estados Unidos de América: DAKOTA DEL NORTE Y DAKOTA DEL SUR, éstos últimos estados vecinos de Minnesota donde específicamente está domiciliada mi representada (Maple Grove – en el condado de Hennepin-, Minnesota, Estados Unidos de América). (Negrillas y mayúsculas del original) Aseveró, que “…nuestra representada no está lesionando y/o violando derechos de terceros al tratar de registrar DAKOTA como marca (…) La solicitud de marca de nuestra representada cumple con las condiciones establecidas en el artículo 27 de la LPI que establece la definición legal de marca/signo marcario…” (Mayúscula y negrilla del original) Apuntaló, que “… DAKOTA es una palabra que reviste novedad, ya que no se parece a otra previamente solicitada y/o registrada por otra persona natural o jurídica en Venezuela para distinguir productos similares o análogos…” (Mayúscula del original) Afirmó, “… la existencia del vicio de falso supuesto de derecho, ya que, en el presente caso a la solicitud de marca para DAKOTA, no se le puede imputar la consecuencia jurídica de esa disposición normativa (la negativa de registro de esa solicitud de marca), ya que el supuesto de hecho de esa norma no se ha configurado en el presente caso…” (Mayúscula del original) Sostuvo, que “… La expresión DAKOTA valorada en conjunción con los productos que pretende distinguir en el mercado no ‘informa’ a los consumidores en relación con el ‘lugar de procedencia, zona geográfica de origen o fabricación’ de los bienes amparados. Por el contrario, se trata de un signo perfectamente registrable, no relacionado con los productos que individualiza…” (Mayúscula y negrilla del original) Denunció que “… La Resolución No. 061 que recurrimos alega un ‘hecho inexistente’, ya que DAKOTA aun cuando consiste en parte de un nombre geográfico, en el presente caso constituye una ‘expresión caprichosa’ o de ‘fantasía’ aplicada de forma arbitraria a dispositivos médicos sin indicar el lugar de origen o procedencia de los mismos; por lo tanto no es viable aplicar la consecuencia jurídica de la denegación del registro de esa inscripción…” (Mayúscula del original) Advirtió, que “… el término DAKOTA ha sido concedido en el transcurrir de los años por el SAPI a distintos titulares nacionales y/o extranjeros para proteger productos contenidos en diversas clases internacionales…”. Asimismo denunció, que “…es arbitrario y contradictorio que el SAPI haya negado el registro de la solicitud de nuestra representada Nº 2015-009699, en el cl. 10 Internacional habiendo sido otorgados los registros de otras marcas que igual consisten en la idéntica expresión DAKOTA…” (Mayúsculas y negrillas del original) Aseguró, que “… a mi [su] representada se le han vulnerado o lesionado los principios de confianza legítima o expectativa plausible y por ende la seguridad jurídica, ya que un funcionario aplicó consecuencias jurídicas distintas aun cuando concurrían dos supuestos de hecho similares…” Finalmente, solicitó se declare la nulidad absoluta de la Resolución No. 061 de fecha 4 de mayo de 2016, emanada del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual. -VI- COMPETENCIA Previo a cualquier pronunciamiento, debe esta Corte Primera de lo Contencioso Administrativo determinar su competencia para conocer de la demanda de nulidad interpuesta y a tal efecto, observa lo siguiente: Resulta necesario indicar que la presente demanda se circunscribe a la nulidad de un acto administrativo de efectos particulares emanado del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI) destacando que el mencionado órgano está adscrito al Ministerio del Poder Popular para Industria y Comercio, con rango de Servicio Autónomo. Pues bien, de lo anterior resulta indubitable el carácter de Órgano de la Administración Pública que posee el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI) y, en consecuencia, por resultar sus actuaciones verdaderos actos administrativos, estos estarán sujetos al respectivo control de legalidad, atribuido competencialmente a la jurisdicción contencioso administrativa, como se infiere de la norma contenida en el artículo 259 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Por tanto, el conocimiento de las impugnaciones -en sede judicial de los actos administrativos emanados de aquella-, corresponde a los tribunales con competencia en lo contencioso administrativo. Ahora bien, precisado el carácter administrativo de las actuaciones que emanan del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), así como la competencia material de los órganos de la jurisdicción contencioso administrativa para conocer de la nulidad de sus actos, es importante señalar que el artículo 24 numeral 5 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, establece la competencia de los Juzgados Nacionales de la Jurisdicción Contencioso Administrativa (aún Cortes de lo Contencioso Administrativo). Así, esta Corte observa, que el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI) adscrito al Ministerio del Poder Popular para Industria y Comercio, con rango de Servicio Autónomo, no configura ninguna de las autoridades señaladas en los numerales 5 y 3 de los artículos 23 y 25 de la Ley supra mencionada, y habida cuenta que el conocimiento de las acciones ejercidas contra la mencionada Institución no le está atribuido a otro Órgano Jurisdiccional por disposición expresa de la Ley, esta Corte es COMPETENTE, para conocer y decidir sobre la Demanda de Nulidad interpuesta por la representación judicial de la sociedad mercantil “Boston Scientific Scimed. Inc,” contra la Dirección de la Propiedad Industrial del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI). -V- CONSIDERACIONES PARA DECIDIR Declarada como ha sido la competencia para conocer de la demanda de nulidad interpuesta por la parte actora, es menester para esta Corte delimitar el ámbito objetivo de la presente controversia, la cual se circunscribe a la pretensión de la sociedad mercantil “Boston Scientific Scimed, Inc,”; consistente en que sea declarada la nulidad del acto administrativo contenido en la Resolución Nº 061 de fecha 4 de mayo de 2016, emitida por la Dirección de Registro de Propiedad Industrial del Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual (SAPI), en el Boletín de la Propiedad Industrial Nº 563, con fecha de publicación del 2 de mayo de 2016 y con entrada en vigencia el 7 de junio de 2016, suscrita por el ciudadano Julio Rafael Rodríguez Ydrogo, obrando en su carácter de Registrador de Propiedad Industrial (encargado), mediante la cual se negó el registro para la marca “DAKOTA” tramitada mediante la solicitud marcaria Nº 2015-009699 de fecha 2 de julio de 2015, por cuanto “…el signo solicitado consiste en una indicación geográfica no susceptible de ser considerada como marca.” De las actas que conforman el presente expediente se desprende de las denuncias realizadas por la accionante, que el acto recurrido adolece de los vicios de inmotivación, al señalar que el ente se negó a realizar el registro de la marca aduciendo “que el signo solicitado consiste en una indicación geográfica no susceptible de ser considerada como marca’…” siendo esa enunciación de motivos a su decir insuficiente para comprender el por qué de la negativa a conceder la marca solicitada; y de falso supuesto de derecho ya que a su decir no se le puede imputar la consecuencia jurídica de la causal de irregistrabilidad del numeral 5 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial; por cuanto no se configura el supuesto de hecho de esa disposición normativa. En relación al vicio de inmotivación y falso supuesto alegado por la recurrente, observa quien decide, que al alegarse simultáneamente los vicios de inmotivación y falso supuesto, se produce evidentemente una incoherencia en la fundamentación de los supuestos expresados que no permite comprobar la existencia de uno u otro, en razón que se tratan de conceptos mutuamente excluyentes. Tanto es así que la inmotivación supone la omisión de los fundamentos de hecho y de derecho que dieron lugar al acto, y el falso supuesto alude a la inexistencia de los hechos, a la apreciación errada de las circunstancias presentes, o bien a la fundamentación en una norma que no resulta aplicable al caso concreto. Siendo ello así, afirma la Jurisprudencia que cómo podría alegarse que un mismo acto, por una parte, no tenga motivación, y por otra, tenga una motivación errada en cuanto a los hechos o el derecho. Al respecto, este Tribunal considera pertinente traer a colación lo establecido por la Sala Político Administrativa en sentencia Nº 00339, dictada en fecha 03 de abril de 2013, en la cual se dejó sentado lo siguiente: “…Con relación a la denuncia simultánea de los vicios de inmotivación y falso supuesto esta Sala ha indicado en anteriores oportunidades que esa técnica, en principio, resulta contradictoria, pues carece de sentido aducir la ausencia de motivos y al mismo tiempo la existencia de un error en los fundamentos fácticos o jurídicos que se expresan en el proveimiento recurrido; en este sentido, se considera que la denuncia de falso supuesto supone el conocimiento de las razones por las cuales se dictó el acto, lo que resulta incompatible con el vicio de inmotivación. En efecto, esta Máxima Instancia ha señalado que ‘(…) la contradicción que supone la denuncia simultánea de los vicios de inmotivación y falso supuesto por ser ambos conceptos excluyentes entre sí, ‘por cuanto la inmotivación implica la omisión de los fundamentos de hecho y de derecho que dieron lugar al acto, y el falso supuesto alude a la inexistencia de los hechos, a la apreciación errada de las circunstancias presentes, o bien a la fundamentación en una norma que no resulta aplicable al caso concreto; no pudiendo afirmarse en consecuencia que un mismo acto, por una parte, no tenga motivación, y por otra, tenga una motivación errada en cuanto a los hechos o el derecho’ (…)’. (Vid sentencia de esta Sala, N° 01413 del 28 de noviembre de 2012, caso: Consolidada de Ferrys, C.A. CONFERRY). Así, se ha puntualizado que ‘(…) la inmotivación (tanto de los actos administrativos como de las sentencias) no sólo se produce cuando faltan de forma absoluta los fundamentos de éstos, sino que puede incluso verificarse en casos en los que habiéndose expresado las razones de lo dispuesto en el acto o decisión de que se trate, éstas, sin embargo, presentan determinadas características que inciden negativamente en el aspecto de la motivación, haciéndola incomprensible, confusa o discordante. Por ende, la circunstancia de alegar paralelamente los vicios de inmotivación y falso supuesto se traduce en una contradicción o incompatibilidad cuando lo argüido respecto a la motivación del acto es la omisión de las razones que lo fundamentan, pero no en aquellos supuestos en los que lo denunciado es una motivación contradictoria o ininteligible, pues en estos casos sí se indican los motivos de la decisión (aunque con los anotados rasgos), resultando posible entonces que a la vez se incurra en un error en la valoración de los hechos o el derecho expresados en ella’ (Vid, entre otras, sentencias de esta Sala, Nros. 01930 de fecha 27 de julio de 2006, caso: Asociación de Profesores de la Universidad Simón Bolívar; 00043 del 21 de enero de 2009, caso: Eudocia Teresa Rosales de Abreu; y 00545 de fecha 23 de mayo de 2012, caso: Manuel Mauricio Pizarro Adarve). Conforme al aludido criterio, el vicio de inmotivación resulta improcedente cuando se alega conjuntamente con el falso supuesto siempre que se refiera a la omisión de las razones que fundamentan el acto, y no así cuando se trate de motivación contradictoria o ininteligible, es decir, cuando el acto haya expresado las razones que lo fundamentan pero en una forma que incide negativamente en su motivación, haciéndola incomprensible, confusa o discordante, en cuyo caso se admite la posibilidad de la existencia simultánea de ambos vicios…” De manera que, al haber alegado la parte recurrente el vicio de inmotivación, simultáneamente con el vicio de falso supuesto, esta Corte de conformidad con el criterio jurisprudencial antes transcrito, debe forzosamente declarar improcedente el vicio de inmotivación. Así se decide. Ahora bien, la parte recurrente denunció que el acto impugnado adolece del vicio de Falso Supuesto, por cuanto señala que la Administración fundamentó dicho acto en un hecho inexistente; ya que DAKOTA aun cuando consiste en un nombre geográfico, en el presente se trata de una “expresión caprichosa” o de “fantasía” ya que no denota la procedencia de los productos que individualiza y no le dice al consumidor nada sobre esos productos, además aduce que la misma posee aptitud distintiva suficiente para identificarlos sin ningún tipo de conexión con su procedencia u origen por lo que los consumidores, bajo ninguna circunstancia relacionarán estos productos con su procedencia o lugar de origen; asimismo destacó que la prohibición absoluta que tiene que ver con el origen geográfico contenida en el ordinal 5 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial señala que no podrá registrarse como marcas “…los nombres geográficos, como indicación de lugar de procedencia…” y se aplica solo si el nombre geográfico es indicativo de la procedencia de los bienes identificados. Antes de conocer del punto controvertido, esta Corte considera que es menester delimitar la materia objeto del presente litigio y a tales fines tenemos que la propiedad intelectual viene a ser las creaciones de la mente (invenciones, obras literarias, artísticas, etc.), los cuales nacen en derechos que deben actuar como mecanismos para fomentar la innovación, la creación artística, el desarrollo tecnológico, todo ello con el objetivo de contribuir al mejoramiento del nivel de vida de las personas; asimismo, la marca comercial comprende todo signo, figura, dibujo, palabra o combinación de palabras, leyenda y cualquiera otra señal que revista novedad, usados por una persona natural o jurídica para distinguir los artículos que produce, aquéllos con los cuales comercia o su propia empresa.Obsérvese pues, que la marca no es solamente un signo, sino esencialmente un signo que se relaciona con productos o servicios determinados dentro del mercado para identificarlos y distinguirlos. Por tanto el derecho exclusivo sobre la marca, no se refiere al signo en abstracto, sino a la relación entre el signo y los productos o servicios que identifica. (Vid. Alberto Bercovitz Rodríguez-Cano. Apuntes de Derecho Mercantil undécima edición Editorial Thompson-Reuters. Madrid) En términos generales, siguiendo las líneas de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), la “marca” desempeña cuatro (4) funciones principales, cuya función es diferenciar los productos y servicios que llevan la marca, identificar el origen comercial de las mismas y su calidad, así como fomentar su venta en el mundo del mercado, a saber: 1) “Diferenciar los productos y servicios de una empresa de los demás. Las marcas facilitan la vida del consumidor a la hora de adquirir determinados productos o de utilizar determinados servicios, en el sentido de que permiten identificar un producto o servicio ya conocido o que haya sido objeto de publicidad. El carácter distintivo de la marca debe ser evaluado en relación con los productos o servicios a los que se aplique. Por ejemplo, la palabra “apple” (manzana) o la imagen de una manzana no permiten diferenciar un tipo de manzanas de las de los demás, antes bien, es un signo distintivo en la esfera informática. Las marcas no sólo permiten diferenciar productos y servicios como tales. También permiten diferenciarlos dentro de la propia empresa de la que son originarios. 2) Las marcas permiten remitirse a una empresa concreta, no necesariamente conocida para el consumidor, que ofrece los productos o servicios en el mercado. Por consiguiente, las marcas diferencian los productos o servicios de una fuente de productos o servicios idénticos o similares de otras fuentes. Esta función es importante para definir el alcance de la protección de las marcas. 3) Las marcas sirven también para denotar una cualidad concreta del producto o servicio a las que se apliquen, de modo que el consumidor pueda fiarse así de la calidad constante de los productos que lleven dicha marca. La marca no siempre es prerrogativa de una única empresa, por cuanto el titular del registro de la marca tiene la facultad de conceder licencias a otras empresas a los fines de utilizar la marca en cuestión. Por consiguiente, es esencial que los licenciatarios respeten las normas de calidad establecidas por el propietario de la marca. Además, las empresas comerciales suelen utilizar las marcas para productos que adquieren de distintas fuentes. En esos casos, el propietario de la marca no se encarga por sí mismo de elaborar los productos (tarea igualmente importante) sino de seleccionar los que reúnen, según su criterio, normas y requisitos de calidad. E incluso en los casos en los que el propietario de la marca sea también el fabricante del producto concreto al que se aplique, es frecuente que haya partes del producto que no se haya encargado él de elaborar pero que hayan sido seleccionadas por él mismo. 4) Las marcas se utilizan también para promover la comercialización y la venta de productos y la comercialización y la prestación de servicios. Por lo tanto, no sólo se utilizan para diferenciar productos y servicios o para identificar una empresa o una cualidad concreta, sino para fomentar las ventas. De ahí que la selección de marcas sea una tarea sumamente delicada, por cuanto la marca debe atraer al consumidor e inspirar confianza. Esto último a veces se conoce con el nombre de función de atraer el interés del consumidor.” Los propietarios de marcas registradas, tienen derechos exclusivos respecto de las mismas. Esos derechos les confieren la prerrogativa de utilizar la marca y de impedir la utilización por terceros no autorizados de la misma o de una marca similar, de modo que el consumidor y el público en general no sean inducidos a error e impedir la utilización de una marca similar. Ello así, fomentada una determinada marca, es de señalar que el ámbito de la publicidad viene a ser el mecanismo usual que tiene una empresa para transmitir al consumidor como destinatario final del producto ofertado, la información de sus productos o servicios; pero si las marcas que distinguen esos productos no resultan lo suficientemente distintivas, no produce los resultados esperados, de modo que no servirá de mucho una agresiva campaña publicitaria para que el consumidor los escoja por encima de otros productos o servicios que se encuentran en el mercado, los cuales quizá no tengan una marca llamativa, pero que resultan más confiables (Vid. http://www.crecemype.pe/portal/images/stories/files/PROPIEDAD_INTELECTUAL.pdf). Ahora bien, es importante considerar que el objetivo principal del Derecho marcario consiste en la distinción de las mercancías de un fabricante a otro, de esta manera, históricamente se ha dado la posibilidad de formar un público consumidor, de tal modo que se ha hecho necesaria la protección del consumidor contra el fraude de otras empresas, lo que podría traer como consecuencia la afectación no sólo de los intereses económicos del titular de la marca sino también del público quien se podría encontrar en una situación de confusión e inseguridad acerca del producto que pretenda adquirir en el mercado. Sin embargo, hay que acotar que el Derecho de Propiedad Industrial y los derechos de explotación que de su titularidad se derivan, están sometidos a algunas limitaciones legales, las cuales tienen su razón de ser en la función social que caracteriza el derecho de propiedad en un Estado Social de Derecho y de justicia como el venezolano. En este sentido, se ha pronunciado la Sala Político-Administrativa en sentencia Nº 1385 del 30 de septiembre de 2009, en la cual estableció: “Esta Sala ha precisado en otras oportunidades `… que el derecho de propiedad (…) no es un derecho absoluto, antes bien está sometido a restricciones, dictadas por la necesidad de proteger un alto interés superior`. En este sentido, se insiste que la propiedad es un derecho sujeto a determinadas limitaciones que deben encontrarse acordes con ciertos fines, tales como la función social, la utilidad pública y el interés general”. De la misma manera, en la Revista Jurídica de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil en su artículo titulado “Las Licencias Obligatorias como Límites a los Derechos de Propiedad Intelectual” se expresó lo siguiente: “(…) Estas consideraciones introductorias tienen por finalidad destacar entonces que los derechos exclusivos de explotación sobre determinados bienes inmateriales, también está sometido a algunas limitaciones legales, especialmente para satisfacer ciertas necesidades sociales, pero guardando un adecuado equilibrio con el fin de resguardar el legítimo interés del titular a seguir la suerte económica de su producto intelectual, estimular así su labor creativa e incentivar la producción de nuevos bienes culturales o tecnológicos, así como alentar las inversiones industriales y comerciales en los distintos sectores involucrados” (Vid.http://www.revistajuridicaonline.com/index.php?option=com_content&task=view&id=540&Itemid=118). En este sentido, esta Corte debe hacer la precisión, en razón de lo anterior, que la titularidad de una marca tiene trascendencia no sólo para su titular que se beneficia económicamente en el mercado de ésta, sino para el público quien en todo caso es el consumidor y por tanto receptor final de la actividad económica del titular marcario. Así, la función social de este derecho subjetivo es de vital importancia y de ineludible consideración para la Administración en el ámbito marcario, a la hora de otorgar o acordar el registro de una marca, lo cual en todo caso debe hacerse tomando las debidas precauciones, a los fines de garantizar un escenario de seguridad al interés público y evitar la desconfianza o confusión entre los consumidores. Ahora bien, es de destacar parte de la normativa que se encuentra establecida en la Ley de Propiedad Industrial, publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 25.227, de fecha 10 de diciembre de 1956 y así, tenemos: “Artículo 1º.- La presente Ley regirá los derechos de los inventores, descubridores e introductores sobre las creaciones, inventos o descubrimientos relacionados con la industria; y los de los productores, fabricantes o comerciantes sobre las frases o signos especiales que adopten para distinguir de los similares los resultados de su trabajo o actividad”. “Artículo 3º.- Se presume que es propietario de un invento, mejora o modelo o dibujo industriales, o de una marca, lema o denominación comerciales, o introductor de un invento o mejora, la persona a cuyo favor se haya hecho el correspondiente registro”. “Artículo 54.- Todas las publicaciones previstas en la presente Ley, deberán hacerse en el Boletín de la Propiedad Industrial que es el órgano de la Oficina de Registro. Los ejemplares de este Boletín tendrán fuerza de instrumento público”. “Artículo 55.- Los actos y documentos cuya publicación ordena la presente Ley, tendrán el carácter de públicos por el hecho de aparecer en el Boletín de la Propiedad Industrial”. “Artículo 57.- Periódicamente se publicara el índice de marcas y patentes registradas durante el lapso respectivo”. Destacados los artículos anteriores, esta Corte logra observar que en la República Bolivariana de Venezuela, el Derecho de Marcas viene a configurarse bajo la tutela de la Ley de Propiedad Industrial, así como de los diversos acuerdos que en materia internacional se han realizado, a los fines de dicha protección, por lo que naturalmente deberían las personas como consumidores últimos de los bienes tangibles e intangibles tener la certeza de que diversas empresas mercantiles no los induzcan en error o engaño, jugando a su vez con el ámbito de objetividad marcaria. Ahora bien, riela del folio veinte (20) al veinticinco (25) del presente expediente judicial, Boletín de la Propiedad Industrial Nº 563 de fecha 2 de mayo de 2016, que contiene la Resolución Nº 061 de fecha 4 de mayo de 2016 donde se encuentra la negativa de las solicitudes de registro de marcas con base a la siguiente leyenda “…CONSIDERANDO QUE LAS SOLICITUDES DE REGISTRO DETALLADAS A CONTINUACIÓN SE ENCUENTRAN INCURSAS EN LAS DISPOSICIÓN(ES) PROHIBITIVA(S) ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 33 NUMERAL 5, DE LA LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, G.O. Nº 25.227, DE FECHA 10/12/1956, ESTE DESPACHO DECIDE NEGARLAS DE OFICIO”, y a continuación se presenta un listado de solicitudes negadas entre las cuales figura la de la parte recurrente identificada con el numero 2015-009699, clase 10, para la marca DAKOTA perteneciente a Boston Scientific Scimed, Inc., con domicilio en Maple Grove, Minnesota en Estados Unidos de América, descrito con el siguiente comentario: “NEGAR POR CUANTO EL SIGNO SOLICITADO CONSISTE EN UNA INDICACIÓN GEOGRÁFICA NO SUSCEPTIBLE DE SER CONSIDERADA COMO MARCA” Así pues, es menester para esta Corte, analizar si la marca “DAKOTA” de la que se pretende su registro, se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad que alega la Administración, para lo cual es necesario traer a colación la disposición normativa que estable las prohibiciones para el registro de marcas, en virtud de lo cual establece la Ley de Propiedad Industrial lo siguiente: Artículo 33.- No podrán adoptarse ni registrarse como marcas: 1º) las palabras, frases, figuras o signos que sugieran ideas inmorales o sirvan para distinguir objetos inmorales o mercancías de producción o comercio prohibidos y los que se usen en negocio ilícito o sobre un artículo dañoso; 2º) la Bandera, Escudo de Armas u otra insignia de la República, de los Estados o de las Municipalidades y, en general, de cualquier entidad venezolana de carácter público; 3º) los signos, emblemas y distintivos de la Cruz Roja y de cualquier otra entidad de misma índole; 4º) la Bandera, Escudo de Armas u otras insignias de naciones extranjeras, salvo cuando su uso comercial esté debidamente autorizado por certificado expedido por la oficina correspondiente de la nación interesada; 5º) los nombres geográficos, como indicación del lugar de utilidad pública o social, decretar la expropiación del de procedencia; 6º) la forma y color que se dé a los artículos o productos por el fabricante, ni los colores o combinación de colores por sí solos; 7º) las figuras geométricas que no revistan novedad; 8º) las caricaturas, retratos, dibujos o expresiones que tiendan a ridiculizar ideas, personas u objetos dignos de respeto y consideración; 9º) los términos y locuciones que hayan pasado al uso general, y las expresiones comúnmente empleadas para indicar el género, la especie, naturaleza, origen, cualidad o forma de los productos; 10) el nombre completo o apellidos de una persona natural, si no se presenta en una forma peculiar y distinta, suficiente para diferenciarlo del mismo nombre cuando lo usen otras personas, y aún en este caso, si se trata del nombre de un tercero, si no se presenta con el consentimiento de éste. 11) la marca que se parezca gráfica o fonéticamente a otra ya registrada, para los mismos o análogos artículos; y, 12) la que pueda prestarse a confusión con otra marca ya registrada o que pueda inducir a error por indicar una falsa procedencia o cualidad. (Negrillas de la Corte) De la anterior normativa citada, se desprende que en el artículo 33, ordinal 5 de la Ley de Propiedad Industrial establece un supuesto de hecho que revela específicamente la prohibición del registro de marca cuando ésta consiste en un nombre geográfico como indicación de procedencia. En este orden de ideas, es de señalar que el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, de fecha 20 de marzo de 1883 y enmendado el 28 de septiembre de 1979, estableció en su artículo 6 quinquies, lo siguiente: “Artículo 6 quinquies [Marcas : protección de las marcas registradas en un país de la Unión en los demás países de la Unión (clausula «tal cual es»)] A. 1) Toda marca de fábrica o de comercio regularmente registrada en el país de origen será admitida para su depósito y protegida tal cual es en los demás países de la Unión, salvo las condiciones indicadas en el presente artículo. Estos países podrán, antes de proceder al registro definitivo, exigir la presentación de un certificado de registro en el país de origen, expedido por la autoridad competente. No se exigirá legalización alguna para este certificado. 2) Será considerado como país de origen el país de la Unión donde el depositante tenga un establecimiento industrial o comercial efectivo y serio, y, si no tuviese un establecimiento de ese tipo en la Unión, el país de la Unión donde tenga su domicilio, y, si no tuviese domicilio en la Unión, el país de su nacionalidad, en el caso de que sea nacional de un país de la Unión. B. – Las marcas de fábrica o de comercio reguladas por el presente artículo no podrán ser rehusadas para su registro ni invalidadas más que en los casos siguientes: 1. cuando sean capaces de afectar a derechos adquiridos por terceros en el país donde la protección se reclama; 2. cuando estén desprovistas de todo carácter distintivo, o formadas exclusivamente por signos o indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen de los productos o la época de producción, o que hayan llegado a ser usales en el lenguaje corriente o en las costumbres leales y constantes del comercio del país donde la protección se reclama; 3. cuando sean contrarias a la moral o al orden público y, en particular, cuando sean capaces de engañar al público. Se entiende que una marca no podrá ser considerada contraria al orden público por el solo hecho de que no esté conforme con cualquier disposición de la legislación sobre marcas, salvo en el caso de que esta disposición misma se refiera al orden público. En todo caso queda reservada la aplicación del Artículo 10 bis.” (Negrillas de esta Corte) De la disposición ut supra transcrita tenemos que la Convención de Paris establece cuales son los casos en que podrá ser rehusado o negado el registro de una marca y con respecto a las denominaciones de un lugar geográfico indica que no deberán ser registradas, aquellas que indiquen el lugar de origen de los productos. Ahora bien, para determinar el alcance exacto del ámbito de aplicación de la norma y, por tanto, para concluir sobre la admisibilidad del registro de una marca que contenga una denominación geográfica por parte de la normativa especial, debe realizarse una exégesis de cada uno de los elementos conformadores del supuesto de hecho de las disposiciones normativas anteriormente citadas. A los fines de evaluar el carácter engañoso del signo en relación con los productos y servicios, normalmente se establece un vínculo entre la marca para la que se solicita el registro y la nacionalidad del solicitante, o la marca y el lugar de origen de los productos a los que está destinado el signo. En ambos casos, la existencia de un vínculo es el factor clave para determinar si el signo puede aceptarse al menos en principio. El registro como marca o nombre comercial de la denominación de un municipio u otro ente territorial no está prohibido como tal en la Ley de Propiedad Industrial. Sí que se incurriría la prohibición recogida en la mencionada Ley cuando dicha marca constituya exclusivamente la indicación de procedencia respecto a unos determinados productos o servicios. Si se da esta circunstancia el consumidor identificará el producto o servicio comercializado bajo una determinada marca o nombre comercial con una indicación geográfica de procedencia, algo que supone incurrir en una de las prohibiciones de la Ley de Propiedad Industrial. Sin embargo, si al acompañar la procedencia geográfica en una marca o nombre comercial ésta no es percibida por el consumidor medio como una indicación de procedencia geográfica, el signo distintivo, ya sea una marca o un nombre comercial, podrá entenderse como arbitrario, y por lo tanto no estará sujeto a las prohibiciones establecidas en la Ley. Como ejemplo de un caso en el que la marca indica una procedencia geográfica pero el consumidor no asocia el producto ofrecido a la misma, como lo son algunos modelos de vehículos que tienen nombre de ciudad. Así pues, aún cuando la Ley de Propiedad Industrial en el ordinal 5º del artículo 33, establece la prohibición de registro de una marca cuando ésta indique el origen geográfico del producto en concreto, ha establecido la doctrina que debería requerirse igualmente, en primer lugar, el conocimiento de este hecho por parte del público de los consumidores, al constituir una opinión relevante a la hora de determinar el significado de una concreta indicación geográfica. En este sentido se muestra el Prof. Fernández-Nóvoa cuando asevera que “...(a)l igual que la marca, el nombre geográfico de un producto conserva su condición de signo distintivo en la medida en que suscita en el ánimo del público de los consumidores ciertas representaciones mentales en orden al origen geográfico y las cualidades del producto... (por lo que)... la condición de signo distintivo de un nombre geográfico se debilitará o llegará incluso a extinguirse cuando en la mente de los consumidores se atenúa o se pierde por completo la conexión entre el nombre geográfico y la mercancía... (de tal manera que) ...(a)l calificar jurídicamente el nombre geográfico de un producto, debe investigarse, por consiguiente, cuál es el significado que los consumidores atribuyen al nombre geográfico objeto de la calificación...En segundo lugar, creemos que debe considerarse válida la marca constituida, exclusivamente o no, con una indicación geográfica no descriptiva de los productos o servicios a diferenciar por la marca concreta, es decir, con aquella indicación que no informa sobre el origen efectivo de los productos o servicios ni sobre otras características de los mismos…” Ahora bien, realizadas las consideraciones que anteceden, es menester para esta Corte realizar un análisis sobre el término “DAKOTA”, correspondiente a la marca objeto del presente litigio por cuanto fue negado su registro por la Dirección de Propiedad Industrial del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual, por estar incursa en la prohibición contenida en el ordinal 5º del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial; al respecto esta Corte observa, que la presente marca pretende distinguir “Dispositivos médicos a saber, pinzas para extraer cálculos utilizados en procedimientos urológicos”. Advierte esta Corte, que el nombre “DAKOTA” se corresponde de forma parcial con la denominación de dos estados pertenecientes a los Estados Unidos de América; como lo son Dakota del Norte y Dakota del Sur, sin embargo, se advierte que dicha denominación también contiene otras acepciones; así “DAKOTA” es derivado del nombre de la antigua tribu indígena americana, los "Dakota", también el nombre Dakota significa "aliado" o "amigo" en el Yankton-Yanktonai, dialecto del lenguaje Lakota Sioux, como bien lo alega la parte actora en su escrito libelar. En este sentido para que se configure el supuesto de hecho contenido en el ordinal 5º del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial el nombre de la marca además de tratarse de una denominación geográfica, debe corresponderse con el lugar de origen o de manufactura del producto ya que, normalmente se establece un vínculo entre la marca para la que se solicita el registro y la nacionalidad del solicitante, o la marca y el lugar de origen de los productos a los que está destinado el signo. Adicionalmente debe existir una conexión entre el lugar de origen del producto y el producto en sí mismo, de tal manera que el consumidor pueda reconocer la calidad del producto, con tan sólo hacer referencia al lugar de origen del mismo, como por ejemplo, alguna marca de café que hiciera deferencia a Santander (Colombia), que además de contener una denominación geográfica es de conocimiento del consumidor la alta reputación del café originario de ese lugar de procedencia, y cree en el consumidor la expectativa de que el producto que está adquiriendo proviene del lugar geográfico al que hace mención en su marca comercial, en cuyo caso si se incurriría en la prohibición establecida en el dispositivo legal in comento, aun cuando el lugar de procedencia, o manufactura del producto no se encontrara en ese País. En el caso de marras, tenemos que el domicilio de la sociedad mercantil “Boston Scientific Scimed, Inc.”, se encuentra en Maple Grove, Minnesota de los Estados Unidos de América, de tal manera que no se corresponde dicha localización con los estados Dakota del Norte o Dakota del Sur aun cuando son vecinos del estado de Minnesota y ambos pertenecientes a los Estados Unidos de América, aunado al hecho de que el nombre de la marca solo se encuentra contenido de manera parcial en la denominación de la marca en ausencia de los adjetivos “del Norte” o “del Sur”. Asimismo, tenemos que la marca Dakota pretende distinguir “Dispositivos médicos a saber, pinzas para extraer cálculos utilizados en procedimientos urológicos”. Advierte esta Corte, que nada nos dice el nombre Dakota con respecto a estos equipos médicos ya que los mencionados estados (Dakota del Norte o Dakota del Sur) a los que presuntamente puede hacer referencia el nombre de la marca; no se les reputa como fabricantes de estos dispositivos, y no crea en la mente del consumidor la expectativa de que éste sea su lugar de procedencia por la alta calidad de sus productos (Vid. “Motivos de denegación para todo tipo de marcas” Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños industriales e Indicaciones Geográficas de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual). Así encuentra esta Corte, que más bien se trata de un nombre arbitrario, que como ya se determinó cuenta además con distintas acepciones y que el consumidor no llegaría a asociar el producto ofrecido con un lugar de procedencia. Así se decide. Así pues, del análisis exhaustivo que antecede, logró evidenciar esta Corte, que el acto impugnado adolece del vicio de falso supuesto al configurarse cuando la Administración, al dictar el acto, fundamentó su decisión en hechos falsos por cuanto no se corresponde el supuesto de hecho acaecido con el dispositivo legal contenido en el ordinal 5º del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial; base legal en la que fundamentó el acto administrativo que negó la solicitud del registro de la marca “DAKOTA”. Así se decide. Por las consideraciones antes expuestas, al haber incurrido la Administración en el vicio de falso supuesto, esta Corte Primera de lo Contencioso Administrativo declara CON LUGAR la demanda de nulidad interpuesta por los Abogados los Abogados Marisol Briceño Febres-Cordero, María Soledad Noya Vicente, Haidy Fernández Manuit y José Javier Briz, actuando con el carácter de Apoderados Judiciales de la sociedad mercantil “Boston Scientific Scimed, Inc. Y en consecuencia se declara LA NULIDAD de la Resolución Nº 061 de fecha 4 de mayo de 2016, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial Nº 563 emitida por la Dirección de Registro de Propiedad Industrial del Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual (SAPI), mediante la cual negó de oficio la solicitud del registro de la marca “DAKOTA”. Así se decide. -VI- DECISIÓN Por las razones antes expuestas, esta Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: 1. Su COMPETENCIA para conocer del recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por los Abogados los Abogados Marisol Briceño Febres-Cordero, María Soledad Noya Vicente, Haidy Fernández Manuit y José Javier Briz, actuando con el carácter de Apoderados Judiciales de la sociedad mercantil “Boston Scientific Scimed, Inc.”, contra la resolución Nº 061 de fecha 4 de mayo de 2016, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial Nº 563 emitida por la Dirección de Registro de Propiedad Industrial del Servicio Autónomo De Propiedad Intelectual (SAPI) 2. CON LUGAR la demanda de nulidad interpuesta. 3. LA NULIDAD de la Resolución Nº 061 de fecha 4 de mayo de 2016, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial Nº 563 emitida por la DIRECCIÓN DE REGISTRO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL DEL SERVICIO AUTÓNOMO DE PROPIEDAD INTELECTUAL (SAPI), que negó el registro de la marca “DAKOTA” a la sociedad mercantil “Boston Scientific Scimed, Inc.” Publíquese, regístrese y notifíquese. Déjese copia de la presente decisión. Dada, firmada y sellada en la Sala de Sesiones de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, en Caracas, a los siete (7) días del mes de diciembre de dos mil diecisiete (2017). Años 207° de la Independencia y 158° de la Federación. El Juez Presidente, EMILIO RAMOS GONZÁLEZ PONENTE El Juez Vicepresidente, HERMES BARRIOS FRONTADO El Juez, EFRÉN NAVARRO La Secretaria, MARGLY ELIZABETH ACEVEDO EXP. Nº AP42-G-2016-000229 ERG /24 En fecha ________________________________ ( ) de ________________________ de dos mil diecisiete (2017), siendo la(s) ___________________________ de la __________________, se publicó y registró la anterior decisión bajo el N° __________________________. La Secretaria.