TSJ Regiones - Decisión

JUEZ PONENTE: VÍCTOR MARTÍN DÍAZ SALAS
EXPEDIENTE N° AP42-G-2016-000118
En fecha 10 de mayo de 2016, se recibió en la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D) de las Cortes de lo Contencioso Administrativo, escrito contentivo del recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por las abogadas Marisol Briceño Febres Cordero, María Soledad Noya Vicente y Haydi Fernández Manuit, inscritas en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros. 47.656, 62.594 y 77.537, respectivamente, actuando con el carácter de apoderadas judiciales de la sociedad mercantil WHIRLPOOL, S.A., domiciliada en la ciudad de Sao Paulo, Brasil, contra el acto administrativo contenido en la Resolución Nº 448 de fecha 2 de noviembre de 2015, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial Nº 559 de fecha 5 de noviembre de 2015 y con entrada en vigencia a partir del 16 de noviembre de 2015, según aviso oficial del 16 de noviembre de 2015, dictado por la DIRECCIÓN DE REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DEL SERVICIO AUTÓNOMO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (SAPI), que negó “(…) de oficio la solicitud marcaria Nº 2012-023608, presentada por [su] representada el 09 de noviembre de 2012, para la solicitud de marca COMPRA CIERTA (etiqueta), en clase 11 del Clasificador Internacional de Niza, (…)”.
En fecha 16 de mayo de 2016, se dio cuenta a la Jueza del Juzgado de Sustanciación, la cual el 17 de mayo de 2016, dictó sentencia declarando competente a esta Corte para conocer del recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto; admitió el mismo, ordenando notificar a los ciudadanos Procurador General, Fiscal General y al Ministro del Poder Popular para la Industria y Comercio, así como al Registrador de la Propiedad Industrial del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual, concediéndole a éste último el término de diez (10) días de despacho para que remitiera el expediente administrativo relacionado con la causa y advirtió que una vez constara en autos la última de las notificaciones ordenadas se remitiría el expediente a este Órgano Jurisdiccional a los fines que fuera fijada la audiencia de juicio, conforme al artículo 82 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, librándose los oficios respectivos.
Notificadas como se encontraban las partes de la aludida decisión y culminada la sustanciación de la causa, el 4 de octubre de 2016, se ordenó la remisión del expediente a esta Corte a los fines que fuera fijada la oportunidad para la celebración de la audiencia de juicio, siendo recibido en esa misma oportunidad.
A través del auto de fecha 11 de octubre de 2016, se designó ponente al Juez Víctor Martín Díaz Salas, y se fijó para el 2 de noviembre de 2016, la oportunidad para que tuviera lugar la audiencia de juicio.
Mediante diligencia de fecha 1 de noviembre de 2016, la abogada Ardera Rodríguez, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 195.619, actuando con el carácter de sustituta de la Procuraduría General de la República, solicitó la “(…) SUSPENSIÓN DE LA AUDIENCIA DE JUICIO (…)”.
El 15 de noviembre de 2016, esta Corte fijo para el día 30 de noviembre la oportunidad para que tuviera lugar la audiencia de juicio.
En fecha 30 de noviembre de 2016, siendo la oportunidad legal correspondiente, tuvo lugar la celebración de la audiencia de juicio en la causa, en la cual se dejó constancia de la comparecencia tanto de la representación judicial de la parte recurrente como de la parte recurrida y de la representación del Ministerio Público. Igualmente se dejó constancia que ambas partes consignaron escritos de alegatos, los cuales fueron agregados a los autos.
En esa misma fecha, se fijó el lapso el lapso de cinco (5) días de despacho para que las partes presentaran sus informes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
En fecha 7 de diciembre de 2016, la representación judicial del Ministerio Público, consignó escrito de informes solicitando que dicho recurso debía declarase con lugar.
El 21 de marzo de 2017, vencido como se encuentra el lapso fijado en el auto dictado por esta Corte en fecha 30 de noviembre de 2016 se ordenó pasar el presente expediente al Juez Ponente VÍCTOR MARTÍN DÍAZ SALAS, a los fines que la Corte dictara la decisión correspondiente, de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
Examinadas las actas que conforman el presente expediente, esta Corte pasa a pronunciarse al respecto en los términos siguientes:

-I-
DEL RECURSO INTERPUESTO
El recurso incoado el 10 de mayo de 2016, tiene como fundamento las siguientes consideraciones de hecho y de derecho:
Denunciaron el vicio de inmotivación por “(…) la ausencia de explanación de las razones de hecho y de Derecho (sic) que llevaron a la Administración a dictar un determinado acto. Siendo que el acto administrativo afecta la esfera de intereses de los particulares a quienes está dirigido, de manera beneficiosa o perjudicial, éstos tienen el derecho de conocer cuáles fueron las razones, tanto fácticas como jurídicas, que determinaron a la Administración a decidir en una determinada forma”.
Indicaron que “La exigencia de motivación de los actos administrativos está contenida, en el sistema venezolano, en los artículos 9 y 18 (numeral 5) de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos (…)”.
Afirmaron que en el acto recurrido “(…) se evidencia que la administración (sic) se limitó a indicar en el encabezado de la Resolución recurrida que, conforme a lo dispuesto en el ordinal 9º del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial corresponde negar, entre otras, la marca solicitada por [su] representada, correspondiente a la solicitud Nº 2012-023608, señalando ‘que el signo solicitado resulta descriptivo de la cualidad y calidad de los productos para los cuales requiere protección’”. (corchete de esta Corte).
Aseveraron que “(…) tal enunciación de motivos es completamente insuficiente para comprender el por qué de la negativa a conceder la marca solicitada por [su] representada” (corchete de esta Corte).
Alegaron que al “(…) concatenar dicha disposición prohibitiva con la enunciación de la simple afirmación, según la cual COMPRA CIERTA (etiqueta) es descriptiva de la ‘cualidad’ de los productos que pretende proteger, a [su] representada sólo le queda suponer que para dicho decisor esa solicitud de marca indica ‘el género, la especie, la naturaleza, origen, cualidad o forma de los productos’, pero sin poder conocer con certeza la razón legal de la prohibición, pues no se explana ningún tipo de explicación o alegación, siguiendo una tradición de larga data en materia marcaria en Venezuela lo cual, sin embargo, no por tradicional ha de estimarse conforme a Derecho (sic)” (corchete de esta Corte).
Enfatizaron que “(…) la valoración de una marca para determinar su incursión en alguna de las causales de irregistrabilidad debe hacerse en conjunción con los productos y/o servicios que aspira a identificar (…)” (corchetes de esta Corte).
Señalaron que la solicitud de marca cuya negativa se recurre es la siguiente:

Describieron, que dicha marca “(…) es un signo complejo mixto, es decir, constituido por un elemento denominativo (dos palabras –COMPRA CIERTA-), escritas con una letra especial, en mayúsculas y dos colores (Azul-COMPRA- y Verde –CIERTA-) más un componente gráfico representado por un diseño especial y fantasioso, que consiste en una figura fantasiosa humana, con los dos brazos levantados y las piernas igualmente abiertas, con la particularidad que la cabeza se encuentra separada del cuerpo”.
Refirieron, que “[s]i bien el conjunto descrito solicitado, no es un signo de fantasía desprovisto de significado alguno, su contenido ideológico en todo caso sería ‘laudatorio’, sugestivo o evocativo de una ‘cualidad’ de alguna actividad con los productos que distingue, pero al no designarlos en su esencia o en una cualidad de (sic) les (sic) es esencial o primaria, es completamente registrable como marca” y que “(…) si bien COMPRA CIERTA (etiqueta), suministra a los consumidores algún tipo de ‘información’, pero no apunta a los productos que identifica ni en su esencia, ni en una cualidad accidental, ni en algún elemento secundario. No comunica a quien oiga o vea ese signo una idea clara, inmediata y directa, con referencia a esos productos que identifica”.
Aseguraron, que “COMPRA CIERTA (etiqueta) no conduce a los consumidores al tipo de productos que aspira a distinguir. En consecuencia, esta expresión es una designación perfectamente registrable como marca. El público consumidor de este tipo de productos al visualizar el signo COMPRA CIERTA (etiqueta), ni realizando un intenso ejercicio de su imaginación podrá llegar a tales bienes con sólo apreciar el signo”.
Sostuvieron que su representada tiene “DERECHO A REGISTRAR COMO MARCA COMPRA CIERTA (etiqueta)”, por cuanto no le “(…) está lesionando ni violando derecho de terceros al tratar de registrar ese signo como marca. Tampoco está haciendo algún tipo de uso ilícito de una marca. Simplemente ha creado un signo que reúne las condiciones legalmente exigidas para acceder a su registro”.
En sintonía con lo expuesto, citaron “(…) una serie de marcas que fueron concedidas por el Servicio Autónomo de la Propiedad Industrial, a distintos titulares, para distinguir productos, servicios y/o actividades comerciales en distintas clases del Nomenclátor Internacional de Niza y/o para actividades comerciales de distinta naturaleza, las cuales incluyen términos o expresiones ‘descriptivos’ o ‘laudatorios’ y sin embargo, se consideraron perfectamente registrables a la luz de la Ley aplicable, tal y como (…) COMPRA TELE, C1.38, Registro No. F140885 (…) PRACTI COMPRAS, C1.16, Registro No. P196945 (…) SERVI COMPRAS, C1.35, Registro No. S006448 (…) FARMA COMPRAS, C1.46 –nombre comercial-, Reg. (sic) No. N037036 (…) COMPRA PROTEGIDA, C1.36, Registro No. S008006 (…) SABER COMPRAR, C1.16, Registro No. P223361 (…) PODER DE COMPRA, C1.14, Registro No. P226040 (…) CREDICOMPRA, C1.36, Registro No. S029012 (…) RUTAS CIERTAS, C1.16, Registro No. F161835”.
Reiterando que “(…) al igual que las marcas registradas indicadas, el signo COMPRA CIERTA (etiqueta) reúne las condiciones establecidas en el artículo 27 de la LPI (sic) que establece la definición legal de marca en virtud de lo cual posee aptitud distintiva suficiente para identificar los productos que pretende proteger, incluidos dentro de la clase 11 Int. (sic) (equivalente a la clase 21 del Clasificador local) y no está incurso en la causal de irregistrabilidad del ordinal 9º del artículo 33 de la LPI (sic). En consecuencia, es registrable de conformidad con la Ley de Propiedad Industrial vigente”.
Asimismo, delataron que el mencionado acto administrativo adolece del vicio de falso supuesto de derecho, al haberse indicado en el mismo que “(…) la solicitud de marca de [su] representada para COMPRA CIERTA (etiqueta), Inscripción Nº 2012-023609, se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad contenida en el ordinal 9º del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial (…)”, toda vez que la solicitud efectuada por su representada “WHIRLPOOL S.A., Inscripción Nº 2012-023609, para la marca COMPRA CIERTA (etiqueta) en clase 11 del Clasificador Internacional de Niza, ha sido negada de oficio, en virtud de su supuesta incursión en la causal de irregistrabilidad (…)”. De allí, invocaron la “(…) existencia del vicio de falso supuesto de derecho, ya que, en el presente caso a la solicitud de marca para COMPRA CIERTA (etiqueta) no se le puede imputar la consecuencia jurídica de esa (…) normativa (la negativa de registro de esa solicitud de marca), ya que el supuesto de hecho de esa norma no se ha configurado en el presente caso. (…) que no es una locución que ha pasado al uso general (…) ni se trata de una expresión que indique el género, la especie, naturaleza, origen, cualidad o forma de los productos que pretende distinguir (…)”.
Narraron que “COMPRA CIERTA (etiqueta) (…) es una expresión sugestiva o evocativa y/o laudatoria porque pudiera exaltar una bondad de los productos que distingue, lo cual no la hace irregistrable (…) es apta para su registro como marca. Esa combinación de palabras (…) si bien ofrece algún tipo de información o bondad de los productos distinguidos, no los apunta en su ‘esencia’, ni en una cualidad primaria, no los ‘designa’. Tan sólo es un indicativo de elementos secundarios, marginales o periféricos de los mismos, pero los consumidores tendrían que hacer un intenso esfuerzo intelectual para llegar a identificar esos bienes. La asociación no es inmediata ni directa. (…) posee la ‘novedad’ exigida legalmente, pues se trata de una expresión original con respecto a los productos que aspira a proteger (…) tiene aptitud distintiva suficiente para acceder a su registro (…), a saber: es una combinación de palabras original, con un elemento gráfico novedoso para individualizar productos incluidos en la clase 11 Internacional (equivalente a la clase 21 Nacional)”.
Destacaron que la “(…) Resolución No. 448 (…) alega un ‘hecho’ inexistente por lo tanto, no es viable aplicar la consecuencia jurídica de la denegación del registro de esa inscripción Nº 2012-023609, correspondiente a COMPRA CIERTA (etiqueta)” y que ha quedado demostrado que la misma “(…) no es descriptiva, de los productos que aspira a proteger en el presente caso bajo la solicitud negada de oficio Nº 2012-023609, por lo tanto, es absolutamente viable su registro. (…). Se vulneraron los principios de confianza legítima (…) y por ende la seguridad jurídica, ya que un funcionario aplicó consecuencias jurídicas distintas aun cuando concurrían dos supuestos de hecho similares (…), que no existe fundamento de Derecho para que la solicitud Nº 2012-023609 correspondiente a la marca COMPRA CIERTA (etiqueta) en clase 11 Int., (sic) haya sido negada puesto que no concurren respecto de ella ninguna de las causales de irregistrabilidad contempladas en el artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial (…)”.
Finalmente, solicitaron que se “(…) declare la nulidad absoluta de la Resolución Nº 448 de fecha 02 de Noviembre (sic) de 2015, emanada del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), (…), publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial Nº 559, de fecha 05 de noviembre de 2015, en el tomo (sic) IX, página 22, obrando en su carácter de Registrador de la Propiedad Industrial, en lo que se refiere a la negativa de oficio de la concesión de la marca de [su] representada (…)”. [Corchete de esta Corte].
-II-
ALEGATOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA
En fecha 30 de noviembre de 2016, la abogada Andrea Guadalupe Rodríguez Piñango, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 195.619, actuando con el carácter de sustituta de la Procuraduría General de la República, presentó escrito de consideraciones con base a las siguientes razones de hecho y de derecho:
Primeramente contradijo en su totalidad los motivos de impugnación invocados por las apoderadas judiciales de la sociedad mercantil Whirlpool, S.A., y afirmó al respecto que “(…) el acto administrativo en cuestión fue dictado con total apego a las normas Constitucionales y Legales que rigen el funcionamiento de la Administración Pública”, ya que, la Resolución Nº 448 del 2 de noviembre de 2015, dictada por la Dirección de Registro de la Propiedad Industrial del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial Nº 559 de fecha 5 de noviembre de 2015 “(…) contiene una expresión formal de los hechos en los cuales la administración (sic) baso (sic) su pronunciamiento, es decir, cuenta con una exposición suficiente de las razones por las cuales la Administración negó de oficio la solicitud de registro marcario Nº 2012-023609, efectuado por la sociedad mercantil Whirlpool S.A., al subsumir el supuesto de hecho en la norma correspondiente, todo ello de conformidad con lo establecido en el numeral 5 del artículo 18 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos en consonancia con lo dispuesto en la disposición prohibitiva establecida en el artículo 33 numeral (sic) 9 (sic) de la Ley de Propiedad Industrial (…) la cual se basta a si (sic) misma a fin de conocer los motivos de la negativa de dicho registro, no resultando pues necesario una fundamentación extensa de la decisión adoptada, pues de la lectura del mencionado artículo se desprende claramente que, la misma se debió a que la marca que se pretende registrar, evoca términos y locuciones que han pasado al uso general, utilizando expresiones comúnmente empleadas para indicar la cualidad o forma de los productos que comercializa la sociedad mercantil demandante”.
Igualmente, expuso que “(…) tanto la Ley de Propiedad Intelectual como la Decisión 486 del Régimen Común sobre Propiedad Industrial emitida por la Comisión de la Comunidad Andina, de fecha 14 de septiembre de 2000, dedican algunas de sus disposiciones a regular los elementos que no son susceptibles de ser registrados como marca, destacando especialmente entre las prohibiciones establecidas a tal efecto, el uso de términos o expresiones genéricas o que se empleen comúnmente para indicar la naturaleza o cualidad de los productos distinguidos (…)” y al efecto reprodujo los literales f) y g) de la referida Decisión.
Resaltó que “(…) para que una expresión pueda ser considerada ‘marca’, es necesario que cumpla con el requisito de la distintividad, la cual ha sido considerada por el Tribunal Andino de Justicia como ‘la característica y función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca; lleva implícita la necesaria posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor. Será entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio, sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales” y que dicho Tribunal ha señalado sobre la irregistrabilidad de las expresiones genéricas que la “(…) asimilación por medio del lenguaje común de una expresión para denominar o para distinguir una determinada clase de productos o servicios referidos dentro del mercado, es lo que constituye una marca genérica, con prescindencia incluso de su origen etimológico, que en ciertos casos sólo puede ser referencial o ilustrativo (…)”.
Prosiguió argumentando que “(…) el factor decisivo o determinante para otorgar a una denominación de carácter genérico, es el significado que la misma tiene para los consumidores y los empresarios en el lenguaje común y en las costumbres constantes del comercio. Un término genérico sería el que atiende para designar de una manera corriente y común un producto determinado. Si se autorizase el registro como marca de estos signos se estaría denominando el producto con el mismo vocablo o término con el cual se conoce en el mercado, perdiendo así su distintividad (…)”.
Adujo, que en “(…) el caso bajo análisis (…) la sociedad mercantil Whirlpool S.A., pretende registrar como marca la expresión Compra Cierta la cual va acompañada de un signo gráfico, siendo pues, que tal expresión se configura como un término genérico no idóneo para funcionar como marca, pues el mismo ha pasado al uso general de los consumidores (…). En ese sentido, no puede hablarse de una Inmotivación del acto administrativo, pues la actuación administrativa fue llevada a cabo con pleno ajuste a las normas que la facultan para ello, y así solicitamos se declare (…)”.
Con respecto al falso supuesto de derecho delatado por las apoderadas judiciales de la recurrente, advirtió que en el caso sub litis “(…) han sido alegados los vicios de Inmotivación y Falso Supuesto, sobre los cuales la jurisprudencia pacífica a afirmado (…) que resulta incompatible denunciar los mismos, pues ambos se enervan entre sí (…)” motivo por el cual requirió “(…) sea desechado el vicio de falso supuesto, pues resulta totalmente contradictorio alegarlo en conjunto con la inmotivación del acto (…)” y se “(…) declare SIN LUGAR el Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad interpuesto (…)”.
-III-
CONSIDERACIONES DE LA PARTE RECURRENTE
En fecha 30 de noviembre de 2016, la parte recurrente consignó escrito de consideraciones, en el cual reprodujo los mismos argumentos de hecho y de derecho puestos de manifiesto en el recurso contencioso administrativo de nulidad incoado, por tanto, esta Corte los da por reproducidos.

-IV-
OPINIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO
La abogada Antonieta de Gregorio, actuando con el carácter de Fiscal Primera del Ministerio Público ante las Cortes de lo Contencioso Administrativo, mediante escrito presentado el 7 de diciembre de 2016, manifestó la opinión del organismo que representa en los términos que siguen:
“(…). En el caso de autos, la parte accionante manifiesta que el acto administrativo impugnado incurre en los vicios de falso supuesto e inmotivación, toda vez que la administración (sic) se limitó a indicar en el encabezado de la Resolución recurrida, que conforme a lo dispuesto en el ordinal 9º del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial, corresponde negar, entre otras, la marca solicitada, correspondiente a la solicitud Nº 2012-023609 señalando que el signo solicitado resulta descriptivo de la cualidad y calidad de los servicios para los cuales requiere protección (…).
(…omissis…)
En este orden de ideas, se aprecia que la parte recurrente denunció simultáneamente los vicios de inmotivación y de falso supuesto. La doctrina y la jurisprudencia han sido contestes al señalar la contradicción que por lo general supone la denuncia simultánea de estos vicios por ser ambos conceptos excluyentes entre sí. Al respecto, la Sala Político Administrativa del Máximo Tribunal en sentencia Nº 1.930 de fecha 27 de julio de 2006 (…) señaló lo siguiente:
(…omissis…)
En el caso de autos, el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual, procedió a negar la solicitud presentada por la empresa WHIRLPOOL S.A., referida al registro de la marca COMPRA CIERTA en su clase 11, debido a que el signo solicitado resulta descriptivo de la cualidad y calidad de los servicios para lo cual requiere la protección, incurriendo así en el supuesto prohibido en el artículo 33, numeral (sic) 9 (sic) de la Ley de Propiedad Industrial.
En este sentido, la parte accionante alega que la administración (sic) incurrió en un error al negar el registro con fundamento en dicha norma, toda vez que el supuesto de hecho previsto en ésta no se ha configurado en el presente caso, en la medida que el término COMPRA CIERTA (etiqueta) no es descriptiva de los servicios que aspira a prestar bajo la solicitud Nº 2012-023609 y no se trata de una locución que ha pasado al uso general, o sea de necesaria utilización en el tráfico mercantil y por tanto no pueda concederse exclusividad en su uso y/o registro, ni se trata, a su entender, de una expresión que indique el género, la especie, naturaleza, origen, cualidad o forma de los servicios que pretende distinguir.
(…omissis…)
En virtud de lo expuesto, estima el Ministerio Público que el término COMPRA CIERTA no incurre en el supuesto prohibitivo establecido por el artículo 33, ordinal 9º de la Ley de Propiedad Industrial, en la medida de que no constituye un término descriptivo de la cualidad y calidad de los servicios para lo cual requiere la protección.
Por las razones expuestas, el Ministerio Público solicita de esta Corte que (…) el presente recurso debe ser declarado CON LUGAR (…)”.
-V-
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Declarada la competencia de esta Corte para conocer de la causa, mediante sentencia dictada por el Juzgado de Sustanciación el 17 de mayo de 2016, corresponde a este Órgano Jurisdiccional pronunciarse en torno al fondo del asunto debatido, y en tal sentido se observa que el mismo está referido al recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por las abogadas Marisol Briceño Febres Cordero, María Soledad Noya Vicente y Haydi Fernández Manuit, actuando con el carácter de apoderadas judiciales de la sociedad mercantil Whirlpool, S.A., contra el acto administrativo contenido en la Resolución Nº 448 de fecha 2 de noviembre de 2015, dictado por la Dirección de Registro de la Propiedad Industrial del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial Nº 559 de fecha 5 de noviembre de 2015 y con entrada en vigencia a partir del 16 de noviembre de 2015, según aviso oficial del 16 de noviembre de 2015 que negó “(…) de oficio la solicitud marcaria Nº 2012-023609, para la solicitud de marca COMPRA CIERTA (etiqueta) en clase 11 del Clasificador Internacional de Niza, (…)”.

Al respecto, se aprecia que entre los alegatos esgrimidos por las apoderadas judiciales de la sociedad mercantil Whirlpool, S.A., tanto en el escrito recursivo como el de consideraciones, están evidentemente dirigidos a enervar la legalidad del indicado acto administrativo, -pues según sus dichos-, incurrió en los vicios de inmotivación y falso supuesto de derecho.
En cuanto a las referidas delaciones, resulta oportuno traer a colación la Sentencia Nº 1659, dictada por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 28 de junio de 2006, (caso: Betty Elena Reyes Quintero Vs. Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial), mediante la cual precisó lo siguiente:
“(…) esta Sala ha sido constante en afirmar que la denuncia simultánea de los vicios de inmotivación y falso supuesto supone una contradicción por ser ambos conceptos excluyentes entre sí, por cuanto la inmotivación implica la omisión de los fundamentos de hecho y de derecho que dieron lugar al acto, y el falso supuesto alude a la inexistencia de los hechos, a la apreciación errada de las circunstancias presentes, o bien a la fundamentación en una norma que no resulta aplicable al caso concreto; no pudiendo afirmarse en consecuencia que un mismo acto, por una parte, no tenga motivación, y por otra, tenga una motivación errada en cuanto a los hechos o el derecho (…)”.
No obstante lo anterior, esta Corte en el caso concreto pasa a analizar ambas denuncias, en el entendido que la representación judicial de la Procuraduría General de la República expuso argumentos para que se desestimaran tanto el vicio de inmotivación como el de falso supuesto invocados.
-Del vicio de inmotivación.
Las apoderadas judiciales de la parte recurrente denunciaron que el acto administrativo recurrido supuestamente está inficionado de inmotivación, con la consecuente infracción de “(…) los artículos 9 y 18 (numeral 5) de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos (…)”, pues -según sus dichos-, existe “(…) ausencia de explanación de las razones de hecho y de Derecho (sic) (…)”, toda vez que la Administración “(…) se limitó a indicar en el encabezado de la Resolución recurrida que, conforme a lo dispuesto en el ordinal 9º del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial corresponde negar (…) la marca solicitada (…) correspondiente a la solicitud Nº 2012-023609, señalando ‘que el signo solicitado resulta descriptivo de la cualidad y calidad de los productos para los cuales requiere protección’ (…)” y que “(…) tal enunciación de motivos es (…) insuficiente para comprender el por qué de la negativa a conceder la marca solicitada por [su] representada”.
Contrario a ello, la sustituta de la Procuraduría General de la República, aseguró que el acto administrativo refutado “(…) contiene una expresión formal de los hechos en los cuales la administración (sic) baso (sic) su pronunciamiento, es decir, cuenta con una exposición suficiente de las razones por las cuales la Administración negó de oficio la solicitud de registro marcario Nº 2012-023609, efectuado por la sociedad mercantil Whirlpool S.A., al subsumir el supuesto de hecho en la norma correspondiente, todo ello de conformidad con lo establecido en el numeral 5 del artículo 18 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos en consonancia con lo dispuesto en la disposición prohibitiva establecida en el artículo 33 numeral (sic) 9 (sic) de la Ley de Propiedad Industrial (…) la cual se basta a si (sic) misma a fin de conocer los motivos de la negativa de dicho registro, no resultando pues necesario una fundamentación extensa de la decisión adoptada, pues de la lectura del mencionado artículo se desprende claramente que, la misma se debió a que la marca que se pretende registrar, evoca términos y locuciones que han pasado al uso general, utilizando expresiones comúnmente empleadas para indicar la cualidad o forma de los productos que comercializa la sociedad mercantil demandante”.
En virtud de los argumentos que preceden, este Órgano Jurisdiccional considera imperioso, mediante un breve análisis precisar que:
La jurisprudencia reiterada de la Sala Político Administrativa de nuestro Máximo Tribunal ha venido desestimando por excluyentes la alegación simultánea de los vicios de inmotivación y falso supuesto, de la manera como fueron esgrimidos en el presente caso, debiéndose cumplir con ciertos supuestos fácticos para que ambos vicios alegados sean excluyentes. En tal sentido, ha precisado lo siguiente:
“(…) la jurisprudencia de este Alto Tribunal ha dejado sentado que invocar conjuntamente la ausencia de motivación y el error en la apreciación de los hechos o en la aplicación de los fundamentos de derecho -vicio en la causa- es contradictorio, pues ambos se enervan entre sí, ya que cuando se aducen razones para destruir la apreciación de la Administración dentro del procedimiento formativo del acto, es porque se conocen los motivos del mismo, de manera que resulta incompatible que, por un lado, se exprese que se desconocen los fundamentos del acto y por otro, se califique de errada tal fundamentación”. (Vid. Sentencias Nros. 3405 del 26 de mayo de 2005, 1659 del 28 de junio de 2006, 1137 del 4 de mayo de 2006 y 138 del 4 de febrero de 2009).

No obstante, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, ahondando en su labor jurisdiccional y en refuerzo de lo anterior ha sostenido que:
“(…) la inmotivación (tanto de los actos administrativos como de las sentencias) no sólo se produce cuando faltan de forma absoluta los fundamentos de éstos, sino que puede incluso verificarse en casos en los que habiéndose expresado las razones de lo dispuesto en el acto o decisión de que se trate, éstas, sin embargo, presentan determinadas características que inciden negativamente en el aspecto de la motivación, haciéndola incomprensible, confusa o discordante. Por ende, la circunstancia de alegar paralelamente los vicios de inmotivación y falso supuesto se traduce en una contradicción o incompatibilidad cuando lo argüido respecto a la motivación del acto es la omisión de las razones que lo fundamentan, pero no en aquellos supuestos en los que lo denunciado es una motivación contradictoria o ininteligible, pues en estos casos sí se indican los motivos de la decisión (aunque con los anotados rasgos), resultando posible entonces que a la vez se incurra en un error en la valoración de los hechos o el derecho expresados en ella”. (Vid. Sentencias N° 1.930 del 27 de julio de 2006; 1217 del 11 de julio de 2007). (Resaltado de esta Corte).

En refuerzo de lo anterior es pertinente traer a colación lo señalado por la prenombrada Sala en sentencia Nº 520 de fecha 16 de mayo de 2012 (caso Duekappa Import, S.A., apela sentencia de fecha 04.12.08, dictada por el Tribunal Superior Octavo de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas), a través de la cual expresó:
“Como puede apreciarse del fallo parcialmente transcrito, se admite la posibilidad de la existencia simultánea de los vicios de falso supuesto e inmotivación, siempre y cuando los argumentos respecto a este último vicio, no se refieran a la omisión de las razones que fundamentan el acto, sino que deben estar dirigidos a dar una motivación contradictoria o ininteligible, es decir, cuando el acto haya expresado las razones que lo fundamentan pero en una forma que incide negativamente en su motivación, haciéndola incomprensible, confusa o discordante (vid. sentencias de esta Sala N° 02245 del 7 de noviembre de 2006, caso: Interbank Seguros, S.A., y Nº 00820 del 4 de agosto de 2010, caso: Representaciones Villalonga, C.A.).
Lo alegado por la recurrente en cuanto a la inmotivación del acto administrativo impugnado, está referido a la omisión de las razones que fundamentan el acto y no a una motivación contradictoria o ininteligible, razón por la cual los dos vicios denunciados simultáneamente por la contribuyente son incompatibles entre sí, por lo que la Sala desestima el vicio de falta de motivación del acto, y entrará a examinar el falso supuesto. Así se declara”. (Subrayado de la Corte).

Así pues de las precedentes citas, esta Corte advierte que si bien es cierto resulta contradictorio o incompatible alegar paralelamente los vicios de inmotivación y falso supuesto, cuando lo argüido respecto de la motivación del acto es la omisión de las razones, ello obedece a que no se puede incurrir simultáneamente en un falso supuesto cuando hay ausencia absoluta de motivación, debiéndose analizar en el presente caso el vicio de falso supuesto y desecharse el de inmotivación. Así se decide.
-Del vicio de falso supuesto de derecho.
Por otra parte, las apoderadas judiciales de la sociedad mercantil Whirlpool, S.A., sostuvieron que el acto administrativo impugnado, presuntamente incurrió en el vicio de falso supuesto de derecho, al haberse señalado en el referido acto, que “(…) la solicitud de marca (…) COMPRA CIERTA (etiqueta), Inscripción Nº 2012-023609, se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad contenida en el ordinal 9º del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial (…)”, en virtud de que “(…) en el presente caso a la solicitud de marca para COMPRA CIERTA (etiqueta) no se le puede imputar la consecuencia jurídica de esa disposición normativa (…), ya que el supuesto de hecho de esa norma no se ha configurado en el presente caso. (…) que no es una locución que ha pasado al uso general (…) ni se trata de una expresión que indique el género, la especie, naturaleza, origen, cualidad o forma de los productos que pretende distinguir (…), que como ya se afirmó, es una expresión sugestiva o evocativa y/o laudatoria porque pudiera exaltar una bondad de los productos que distingue, lo cual no la hace irregistrable (…) que es apta para su registro como marca (…) y que no existe fundamento de Derecho para que la solicitud Nº 2012-023609 correspondiente a la marca COMPRA CIERTA (etiqueta) en clase 11 Int., (sic) haya sido negada puesto que no concurren respecto de ella ninguna de las causales de irregistrabilidad contempladas en el artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial (…)”.
En torno a ello, la sustituta de la Procuraduría General de la República, solicitó que “(…) sea desechado el vicio de falso supuesto, pues resulta totalmente contradictorio alegarlo en conjunto con la inmotivación del acto (…) y se declare SIN LUGAR el Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad interpuesto (…)”.
En este aspecto, la representación legal del Ministerio Público, consideró que “(…) la marca ‘COMPRA CIERTA’, no se trata de una expresión alusiva al género, la especie, naturaleza, origen, cualidad o forma de los productos que pretende distinguir, toda vez que se trata de una expresión que es sugestiva porque destaca una bondad del producto que distingue, por lo cual es perfectamente registrable (…). En virtud de lo expuesto, estima el Ministerio Público que el término COMPRA CIERTA no incurre en el supuesto prohibitivo establecido por el artículo 33, ordinal 9º de la Ley de Propiedad Industrial, en la medida de que no constituye un término descriptivo de la cualidad y calidad de los servicios para lo cual requiere la protección, razón por la cual la administración (sic) incurrió en error al negar el registro solicitado y en consecuencia en el vicio de falso supuesto (…)”.
En atención a dicha denuncia, esta Corte debe reiterar lo señalado en ocasiones anteriores en cuanto al vicio de falso supuesto, en sus dos manifestaciones, esto es, el falso supuesto de hecho que ha sido interpretado como un vicio que tiene lugar cuando la Administración se fundamenta en hechos inexistentes, o que ocurrieron de manera distinta a la apreciación efectuada por el órgano administrativo y el falso supuesto de derecho, que tiene lugar cuando la Administración se fundamenta en una norma que no es aplicable al caso concreto o cuando se le da a la norma un sentido que no tiene. En ambos casos, se trata de un vicio que por afectar la causa del acto administrativo acarrea su nulidad.
Así, lo ha reafirmado la Sala Político Administrativa del Máximo Tribunal en sentencia Nº 633 del 12 de mayo de 2011, cuando indicó que:
“(…) El falso supuesto de derecho (…) tiene lugar cuando la Administración se fundamenta en una norma que no es aplicable al caso concreto o cuando se le da a la norma un sentido que ésta no tiene. En ambos casos, se trata de un vicio que al afectar la causa del acto administrativo acarrea su nulidad, por lo cual es necesario examinar si la configuración del acto administrativo se adecuó a las circunstancias de hecho probadas en el expediente administrativo y, además, si se dictó de manera que guardara la debida correspondencia con el supuesto previsto en la norma legal. (vid. sentencias de esta Sala números 1949 del 11 de diciembre de 2003, 423 del 11 de mayo de 2004, 6507 del 13 de diciembre del 2005 y 2189 del 5 de octubre de 2006) (…)”.
Conforme a este criterio, se evidencia en el presente caso, que las apoderadas judiciales de la sociedad mercantil Whirlpool, S.A., aseveraron que el acto administrativo objetado supuestamente incurrió en el vicio de falso supuesto de derecho, ya que “(…) a la solicitud de marca para COMPRA CIERTA (etiqueta) no se le puede imputar la consecuencia jurídica de esa disposición normativa (…)”, es decir, el ordinal 9º del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial, en virtud de que “(…) COMPRA CIERTA (etiqueta) no es una locución que ha pasado al uso general (…) ni se trata de una expresión que indique el género, la especie, naturaleza, origen, cualidad o forma de los productos que pretende distinguir (…)”, pues -según sus dichos-,“(…) el supuesto de hecho de esa norma no se ha configurado en el presente caso (…) y que como ya se afirmó, es una expresión sugestiva o evocativa y/o laudatoria porque pudiera exaltar una bondad de los productos que distingue, lo cual no la hace irregistrable (…) y es apta para su registro como marca (…)”.
A estos efectos se hace necesario hacer referencia del artículo 27 de la Ley de Propiedad Industrial, alusivo a lo que se entiende por marca, el cual dispone, que:
“Artículo 27. Bajo la denominación de marca comercial se comprende todo signo, figura, dibujo, palabra o combinación de palabras, leyenda y cualquiera otra señal que revista novedad, usados por una persona natural o jurídica para distinguir los artículos que produce, aquéllos con los cuales comercia o su propia empresa.
La marca que tiene por objeto distinguir una empresa, negocio, explotación o establecimiento mercantil, industrial, agrícola o minero, se llama denominación comercial.
Lema comercial es la marca que consiste en una palabra, frase o leyenda utilizada por un industrial, comerciante o agricultor, como complemento de una marca o denominación comercial”.
En este mismo orden, resulta indispensable transcribir el artículo 33, ordinal 9º eiusdem, que contempla lo siguiente:
“Artículo 33.- No podrán adoptarse ni registrarse como marcas:
(…omissis…)
9º) Los términos y locuciones que hayan pasado al uso general, y las expresiones comúnmente empleadas para indicar el género, la especie, naturaleza, origen, cualidad o forma de los productos (…)”.

En este sentido, es relevante indicar que el carácter genérico tiene en la Ley de Propiedad Industrial, las siguientes aplicaciones: i) Es genérico el nombre del producto, o del género o la especie a la cual pertenece, por lo que no puede utilizarse como marca, por carecer de valor distintivo, la designación usual de los productos. ii) Igualmente es genérico el término que alude a la cualidad o forma esencial de los productos, y lo es asimismo, la forma geométrica típica de un artículo y, iii) Es genérico el término que, siendo de fantasía, esto es, constituyendo una creación del solicitante, se hubiere convertido en una denominación usual del producto o del género.
Cuando la mencionada disposición alude a las expresiones comúnmente empleadas para señalar el producto o sus condiciones, prohíbe el registro de las que sean esenciales para definirlo o identificarlo y puedan servir al mismo tiempo para denominarlo.
En sintonía con lo expuesto y a mayor abundamiento sobre lo señalado, cabe mencionar la sentencia Nº 00898, de fecha 22 de julio de 2015, (caso: ALCON, INC.), en la cual la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, se pronunció con respecto al tema, de la manera siguiente:
“(…) considera esta Sala importante destacar que la Ley de Propiedad Industrial, (…) prevé en su artículo 33, numeral (sic) 9 (sic), (…) que ‘No podrán adoptarse ni registrarse como marcas (…) los términos y locuciones que hayan pasado al uso general, y las expresiones comúnmente empleadas para indicar el género, la especie, naturaleza, origen, cualidad o forma de los productos; (…)’. De la disposición legal (…), se puede colegir, que el signo es genérico cuando la expresión es empleada para indicar la especie, naturaleza, origen, cualidad o forma del producto. Por tanto, el uso del signo ‘SILIKON’ para designar un producto que no contiene silicón no puede ser considerado genérico.
Para mejor comprensión del caso y a título ilustrativo, la Sala trae a colación el ejemplo siguiente: El término ‘confortable’, que según el diccionario de la Real Academia Española, significa ‘que conforta, alienta o consuela’, ‘que produce comodidad’, no puede ser susceptible de registro para sillones o muebles, porque no sería justo que se reconociera un derecho individual exclusivo al uso de una denominación para un producto o servicio, cuando tal denominación la comparten otros productos o servicios de la misma especie.
Sin embargo, no ocurriría lo mismo si el mismo término ‘confortable’ se usa para designar pasta de dientes. En este supuesto el signo deja de ser genérico y adquiere características distintivas respecto a ese producto. Por tanto, (…) se concluye que pueden constituirse y por tanto, registrarse como marca, las denominaciones y signos visibles, suficientemente distintivos y cualquier otro medio susceptible de identificar los productos o servicios a que se apliquen o traten de aplicarse, frente a los de su misma especie o clase, así como también los nombres comerciales y las razones sociales (…)”.
Se advierte del contenido de la sentencia parcialmente reproducida, que pueden registrarse como marcas las denominaciones y signos visibles, así como cualquier otro medio susceptible de identificar los productos o servicios a que se apliquen o traten de aplicarse, frente a los de su misma especie o clase.
Ahora bien, en el caso sub examine el producto COMPRA CIERTA no encuadra dentro del supuesto previsto en el numeral 9º del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial, ya que el término COMPRA CIERTA en modo alguno es asimilable a la venta de los productos toda vez que puede aludir a cualquier tipo de compra y no hace referencia alguna a dichos productos que se pretenden distinguir, por cuanto el término compuesto “COMPRA CIERTA”, no informa las características del producto o servicio que se pretende identificar, por lo que no es cierto que el signo solicitado resulte descriptivo de la cualidad o calidad de los servicios para lo cual se requiere la protección, por consiguiente no se incurrió en el supuesto prohibitivo previsto en el artículo 33, numeral 9º de la Ley de Propiedad Industrial, demostrándose así que el Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual, erró al afirmar que el signo de “COMPRA CIERTA (etiqueta)” en su clase 11, era “… DESCRIPTIVO DE LA CUALIDAD Y CALIDAD DE LOS PRODUCTOS PARA LO CUAL REQUIERE LA PROTECCIÓN …”, conforme así lo afirmó la representación legal del Ministerio Público, en los términos siguientes:
“… estima el Ministerio Público que el término COMPRA CIERTA no incurre en el supuesto prohibitivo establecido por el artículo 33, ordinal 9º de la Ley de Propiedad Industrial, en la medida de que no constituye un término descriptivo de la cualidad y calidad de los servicios para lo cual requiere la protección, razón por la cual la administración (sic) incurrió en error al negar el registro solicitado y en consecuencia en el vicio de falso supuesto …”.
Por las razones antes expuestas, esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo comparte los argumentos esgrimidos por el Ministerio Público en el caso de marras, toda vez que el término “COMPRA CIERTA” no constituye un término descriptivo de la cualidad o forma de los productos que pretende distinguir. En consecuencia, la Administración erró al afirmar que el signo de COMPRA CIERTA era “… DESCRIPTIVO DE LA CUALIDAD Y CALIDAD DE LOS PRODUCTOS PARA LOS CUALES REQUIERE LA PROTECCIÓN…”, incurriendo así en el vicio de falso supuesto de derecho. Así se declara.
En razón de lo anterior esta Corte declara CON LUGAR el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto y ANULA la Resolución Nº 448, dictada por el Registrador de la Propiedad Industrial, en fecha 2 de noviembre de 2015, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial Nº 559 del 5 de noviembre de 2015. Por tanto, se le ordena a la Administración proceda al registro de la solicitud N° 2012-023609, para lo cual deberá tomar en cuenta las consideraciones realizadas en este fallo. Así se declara.
-VI-
DECISIÓN
Por las razones antes expuestas esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara CON LUGAR el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por las abogadas Marisol Briceño Febres Cordero, María Soledad Noya Vicente y Haydi Fernández Manuit, actuando con el carácter de apoderadas judiciales de la sociedad mercantil WHIRLPOOL, S.A., domiciliada en la ciudad de Sao Paulo, Brasil, contra el acto administrativo contenido en la Resolución Nº 448 de fecha 2 de noviembre de 2015, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial Nº 559 de fecha 5 de noviembre de 2015, dictado por la DIRECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DEL SERVICIO AUTÓNOMO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (SAPI), que “(…) denegó de oficio la solicitud marcaria Nº 2012-023609, para la solicitud de marca COMPRA CIERTA (etiqueta), en clase 11 del Clasificador Internacional de Niza, (…)” y en consecuencia:
1) ANULA el acto administrativo contenido en la Resolución Nº 448 dictada por el Registrador de la Propiedad Industrial el 2 de noviembre de 2015, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial Nº 559 de fecha 5 de noviembre de 2015.
2) Se le ORDENA al Registro de la Propiedad Industrial proceda al registro de la solicitud N° 2012-023609, para lo cual deberá tomar en cuenta las consideraciones realizadas en este fallo.
Publíquese, regístrese y notifíquese Déjese copia de la presente decisión. Cúmplase lo ordenado.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Sesiones de la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo en Caracas, a los___________(…….) días del mes de marzo de dos mil diecisiete (2017). Años 206° de la Independencia y 158° de la Federación.
El Presidente,

ELEAZAR ALBERTO GUEVARA CARRILLO
Ponente

El Vicepresidente,

FREDDY VÁSQUEZ BUCARITO
El Juez,

VÍCTOR MARTÍN DÍAZ SALAS

El Secretario Accidental,

LUIS A. PINO J.

EXP. Nº AP42-G-2016-000118
VMDS/69

En fecha ___________________ (___) de ______________ de dos mil diecisiete (2017), siendo la(s) __________ de la ______________, se publicó y registró la anterior decisión bajo el Nº _____________.
El Secretario Accidental.