TSJ Regiones - Decisión

JUEZ PONENTE: ELEAZAR ALBERTO GUEVARA CARRILLO
EXPEDIENTE N° AP42-G-2014-000275
En fecha 10 de julio de 2014, se recibió en la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D) de las Cortes de lo Contencioso Administrativo, el escrito contentivo de la demanda de nulidad interpuesta por los abogados Marisol Briceño Febres-Cordero y Héctor Eduardo Cardoze Rangel, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros. 47.656 y 38.672 respectivamente, actuando con el carácter de apoderados judiciales de la sociedad mercantil GALENICA AG, empresa constituida de conformidad con la legislación Suiza, domiciliada en Untermattweg 8, 3001, Berna, Suiza, a la cual corresponde el número de inscripción CH-035.3.001.709-4; contra la Resolución Nº 11 de fecha 20 de enero de 2014, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial Nº 544 de fecha 23 de enero de 2014 y con entrada en vigencia a partir del 29 de enero de 2014, según aviso oficial del 29 de enero de 2014, emitido por la DIRECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DEL SERVICIO AUTÓNOMO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (SAPI), mediante la cual se “…denegó de oficio la solicitud marcaria Nº 2012-008641, presentada por [su] representada el 04 (sic) de mayo de 2012, para la marca OM PHARMA, en clase 5 del Clasificador Internacional de Niza, destinada a distinguir: ‘Preparaciones farmacéuticas y veterinarias; preparaciones sanitarias para uso médico, incluyendo productos farmacéuticos; emplastos, materiales para apósitos; material para empastar los dientes, cera dental; desinfectantes (productos nacionales y/o extranjeros)…”. (Corchetes de esta Corte).
Por auto de fecha 15 de julio de 2014, se dio cuenta a la Jueza Provisoria del Juzgado de Sustanciación de esta Corte.
El 21 de julio de 2014, el Juzgado de Sustanciación dictó sentencia interlocutoria declarando: i) competente a esta Corte Segunda para conocer y decidir en primer grado de jurisdicción la presente causa; ii) la admitió; iii) ordenó notificar a las partes; iv) solicitó la remisión del expediente administrativo; v) se ordenó librar el cartel de emplazamiento a los terceros interesados y; vi) se ordenó remitir el expediente a esta Corte, a los fines de que fijara la oportunidad para la celebración de la audiencia de juicio.
El 4 de noviembre de 2014, dado que se habían cumplido con las notificaciones ordenadas mediante la decisión precedentemente descrita, el Juzgado de Sustanciación de esta Corte, dejó constancia que a partir de esa fecha comenzaría a transcurrir el lapso de 3 días de despacho a los fines de que las partes ejercieran el recurso de apelación, el cual venció el 11 de noviembre de 2014, ordenándose en consecuencia, pasar el expediente a esta Corte.
El 25 de noviembre de 2014, se designó ponente al, Juez Alexis José Crespo Daza, y se fijó la oportunidad para que tuviera lugar la audiencia de juicio, la cual fue celebrada el 10 de diciembre de 2014, dejándose constancia de la comparecencia de la parte demandante, de la parte demandada, así como de la representación judicial del Ministerio Público.
En fecha 10 de diciembre de 2014, esta Corte en virtud de la promoción de pruebas efectuada por las partes, ordenó pasar el expediente al Juzgado de Sustanciación a los fines de que se pronunciara sobre las mismas.
El 23 de febrero de 2015, el Juzgado de Sustanciación de esta Corte, se pronunció sobre la admisión de las pruebas promovidas por las partes.
En fecha 24 de febrero de 2015, la representación judicial de la parte demandante, apeló de la decisión de fecha 23 de febrero de 2015, específicamente en lo atinente a la negativa de la prueba de informes promovida.
En fecha 21 de enero de 2016, esta Corte dictó decisión mediante la cual determinó: i) que es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra la decisión que declaró inadmisible la prueba de informes promovida; ii) sin lugar la apelación ejercida; iii) confirmó la decisión apelada.
Luego de varias reconstituciones, en fecha 29 de septiembre de 2016, esta Corte dejó constancia de su reconstitución de fecha 10 de mayo de 2016, en virtud de la incorporación del abogado VÍCTOR MARTÍN DÍAZ SALAS. Asimismo, de la elección de la nueva Junta Directiva, la cual quedó constituida por el abogado ELEAZAR ALBERTO GUEVARA CARRILLO, Juez Presidente; FREDDY VÁSQUEZ BUCARITO, Juez Vicepresidente y VÍCTOR MARTÍN DÍAZ SALAS, Juez, abocándose en esa misma oportunidad al conocimiento de la presente causa.
En fecha 1 de junio de 2017, vencido como se encontraba el lapso de pruebas, de conformidad con el artículo 85 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, se abrió el lapso de cinco (5) días de despacho a los fines de que las partes presentaran los informes respectivos, dicho lapso venció el 15 de junio de 2017, reasignándose la ponencia y pasándose el expediente al Juez Presidente ELEAZAR ALBERTO GUEVARA CARRILLO, a los fines de que esta Corte dictara la decisión correspondiente, y en este sentido, pasa a decidir sobre la base de las siguientes consideraciones:
-I-
DE LA DEMANDA INTERPUESTA
En fecha 10 de julio de 2014, la representación judicial de la parte demandante, en primer lugar denunciaron el vicio de inmotivación, alegando que “…la administración se limitó a indicar en el encabezado de la Resolución recurrida que, conforme a lo dispuesto en el ordinal 11 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial [correspondía] negar, entre otras, la marca solicitada por [su] representada, correspondiente a la solicitud Nº 2012-008641, señalando el siguiente registro como aquel que impide el registro: ‘REGISTROS NEGANTES: P296536 Clase 5: 1A PHARMA. Titular: 1A PHARMA GMBH’…”. (Corchetes de esta Corte).
Igualmente afirmaron que tales motivos son insuficientes para comprender el por qué de la negativa a conceder la marca solicitada por su representada.
Acotaron que a su representada “…sólo (sic) le queda suponer que para dicho decisor ambos signos marcarios son parecidos gráfica o fonéticamente, pero sin poder conocer cuál de ambos parecidos estimó dicho ente la similaridad entre ambos, pues no se explana ningún tipo de explicación o alegación…”.
Señalaron, que “…puede (…) corroborarse (…) accediendo a la base de datos pública del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual, [que] coexisten 289 marcas registradas que contienen la palabra PHARMA en alguna forma dentro de su elemento denominativo (…) [razón por la cual alegan que su representada] debe centrarse no en la presencia de la palabra PHARMA, sino en la primera del conjunto, esto es: OM, la cual según la búsqueda oficial realizada por [su] mandante ante el (…) Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (…) no se parece a ninguna otra marca registrada o solicitada previamente en la clase 5 internacional…”. (Corchetes de esta Corte).
Alegaron de forma tácita el vicio de falso supuesto de hecho y de derecho, alegando que “…la negativa por parte del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual fue mal aplicada al caso sub-judice, en tanto que -en criterio de la recurrente- las marcas confrontadas por la administración no son parecidas entre sí en sus elementos relevantes y, por ende, el ordinal 11 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial no resulta aplicable al [presente] caso…”. (Corchetes de este Tribunal).
Concluyeron que “…no existe fundamento de Derecho para que, en el presente caso, se haya negado la marca OM PHARMA, solicitada por [su] representada en la clase 5 internacional, bajo la solicitud marcaria 2012-008641 (…) puesto que no concurren respecto de ella ninguna de las causales de prohibición de registro contempladas en la Ley de Propiedad Industrial y, en especial, dicha solicitud no es similar en extremo de ser confundida con la marca 1A PHARMA, previamente registrada en la misma clase bajo el Nº P296536…”. (Corchetes de este Juzgado).
Finalmente solicitaron que se declare “…la nulidad absoluta y parcial de la resolución Nº 11, de fecha 20 de enero de 2014, emanada del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual, suscrita por la Dra. Castiela Velásquez, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial Nº 544, Tomo VI, página 71 obrando en su carácter de Registradora de la Propiedad Industrial, por lo que se refiere a la negativa de concesión de la marca de [su] representada (…) [correspondiente] a la solicitud Nº 2012-008641…”. (Corchetes de esta Corte).
-II-
DEL ESCRITO DE ALEGATOS DE LA PARTE DEMANDADA
En fecha 10 de diciembre de 2014, la abogada Ivana Cristina González Malbez, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 190.179, actuando con el carácter de sustituta del Procurador General de la República, consignó escrito de consideraciones, en el cual sostuvo lo siguiente:
Inició sus alegatos refiriendo que “En el caso que nos ocupa la Dirección procedió a negar el registro de la marca debido a que ya se encuentra registrada una marca gráfica o fonéticamente parecida a otra ya registrada…”.
Alegó, que “…las marcas tanto la registrada como la solicitada (…) advierten igualdad gráfica y fonética, es decir, reproduce fonéticamente la misma pronunciación a la marca base negativa, lo que contribuye una confusión de los consumidores. El problema subyace en que estos productos son expedidos en establecimientos comunes y van dirigidos a distintos tipos de usuarios, que de alguna manera el adquiriente podrá incurrir en una confusión indirecta del producto…”.
Infirió, que “…la Administración al negar la marca solicitada se ajustó al numeral 11° (sic) del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial…”.
Acotó, que “…la Administración al proferir el acto que hoy se impugna, previó todos los supuestos de las normas antes transcritas, por consiguiente el acto cuestionado no esta (sic) inmerso en el vicio denunciado…”.
Adujo, que “…la marca en estudio ya se encuentra registrada con el alfanumérico 1A PHARMA, puede perfectamente pronunciarse también como ‘UN PHARMA’, lo cual esta (sic) destinado a la producción de sustancias usadas en medicamentos farmacéuticos, así como a la distribución de los mismos…”.
Expresó que la “…marca OM PHARMA, pretendía ser registrada para un fin similar a la arriba transcrita y cuya pronunciación correcta es ‘AUM’, y estaría destinada a distinguir preparaciones farmacéuticas y veterinarias, preparaciones sanitarias para uso médico, incluyendo productos farmacéuticos, emplastos, materiales para apósitos, materiales para empastar los dientes, cera dental, desinfectantes…”.
En base a ello, manifestó que “…se ha hecho necesaria la protección del consumidor contra el fraude de otras empresas, lo que podría traer como consecuencia la afectación no sólo de los intereses económicos del titular de la marca sino también del público quien se podría encontrar en una situación de confusión e inseguridad acerca del producto que pretenda adquirir en el mercado…”.
Sostuvo, que por “…tal motivo la autoridad administrativa al momento de dictar la decisión procedió a realizar las verificaciones correspondientes a fin de determinar que la marca que no fue registrada podría tener un mismo fin que la marca ya registrada, debido a que pueden confundirse a la hora de desear adquirir un producto no podrá diferenciar cuál marca corresponde a los productos que ostenta por lo que la autoridad administrativa valoro (sic) las características de ambas marcas y determino (sic) que las mismas podrían confundirse…”.
Finalmente peticionó que se desestimen todos y cada uno de los alegatos esgrimidos por la parte demandante, y en consecuencia, se declare sin lugar la demanda de nulidad incoada.

-III-
DE LA OPINIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO
En fecha 28 de abril de 2015, la abogada Antonieta De Gregorio, actuando con el carácter de Fiscal Primera del Ministerio Público ante las Cortes de lo Contencioso Administrativo, consignó escrito de informes, a través del cual, luego de hacer un recuento sobre los antecedentes procesales y alegatos de las partes en la presente causa, con base en las siguientes consideraciones:
Sostuvo, que “…tomando a las marcas en conflicto dentro del presente caso como son OM PHARMA EN CLASE 5 DEL (sic) Clasificador (sic) internacional de Niza, destinada a distinguir: ‘Preparaciones farmacéuticas y veterinarias: preparaciones sanitarias para uso médico incluyendo productos farmacéuticos; emplastos, materiales para apósitos; material para empastar los dientes, cera dental; desinfectante (productos nacionales y/o extranjeros); con la marca ya registrada 1A PHARMA, cuyo Titular es: 1A PHARMA GMBH, en la misma Clase 5; se evidencia que no hay solicitud o conexión fonética entre ellas, la unión de las dos consonantes OM, no se pronuncia AUM; por lo que la pronunciación entre las mismas no es similar, la marca se pronuncia ‘OM’ y la segunda ‘1A’, (UNO A) por lo que no hay confusión fonética ni auditiva; solo comparten en común la palabra PHARMA, elemento denominativo que permite la coexistencia de ambas marcas; tal como consta en autos, veinticinco (25) resultados de marcas registradas por el SAPI (sic) que contienen la palabra PHARMA…”.
Asimismo aludió que de “…la simple comparación visual se desprende que la marca negada, se encuentra escrita en mayúscula y la marca registrada lleva un número, seguido a su vez, de una vocal mayúscula y la marca registrada lleva un número, seguido a su vez, de una vocal mayúscula 1A que no coincide con el contenido de la marca la negada, que consta en dos consonantes, OM. No lleva número, de ahí que de registrarse la marca, no puede surgir una confusión al consumidor que está adquiriendo un producto bajo una marca comercial cuando en realidad estaba adquiriendo otra, bajo la creencia de que compra un producto con una marca anterior a la ya reconocida en el mercado, valiéndose del provecho que le otorga el prestigio la marca reconocida…”.
Manifestó que “…aun cuando ambas marcas, la del registro negado y la del registro negante, están contenidas en la clase 5 del Clasificador Internacional de Niza, ello no constituye impedimento alguno, para que la marca negada pueda hacerse acreedora de reconocimiento formal, pues la diferenciación al analizar en conjunto es perfectamente notable y diferenciable [por lo que] En consecuencia, a juicio del Ministerio Público la solicitud efectuada por la empresa no se subsume en el ordinal 11 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial…”. (Corchetes de esta Corte).
En cuanto a la denuncia realizada por la parte demandante, alusiva a la inmotivación del acto impugnado, acotó que “…la Resolución N° 11 de fecha 20 de enero de 2014, contentiva de la denegatoria de la solicitud marcaria N° 2012-008641, presentada en fecha 04 (sic) de mayo de 2012 para la marca OM PHARMA, es inmotivada, solo se limitó a negarla conforme al artículo 31 numeral 11 [de la Ley de Propiedad Industrial] sin expresar los signos diferenciales entre una marca y otra, o acerca de la similitud gráfica y fonética si la hubiere, la negó de oficio, sin argumentar su decisión, no basta con invocar la disposición jurídica aplicable al caso, sino debe explicar aun cuando someramente porqué esa situación está subsumida en la norma, lo cual no ocurrió en el presente caso…”. (Corchetes de esta Corte).
-IV-
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Determinada como ha sido la competencia de esta Corte para conocer del asunto planteado, mediante decisión dictada por el Juzgado de Sustanciación en fecha 21 de julio de 2014, pasa este Órgano Jurisdiccional a pronunciarse en torno al fondo de la demanda interpuesta, la cual está referida a la pretensión de nulidad del acto administrativo contenido en la Resolución Nº 11 de fecha 20 de enero de 2014, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial Nº 544 de fecha 23 de enero de 2014 y con entrada en vigencia a partir del 29 de enero de 2014, según aviso oficial del 29 de enero de 2014 emitido por la DIRECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DEL SERVICIO AUTÓNOMO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (SAPI), mediante la cual se “…denegó de oficio la solicitud marcaria Nº 2012-008641, presentada por [su] representada el 04 (sic) de mayo de 2012, para la marca OM PHARMA, en clase 5 del Clasificador Internacional de Niza, destinada a distinguir: ‘Preparaciones farmacéuticas y veterinarias; preparaciones sanitarias para uso médico, incluyendo productos farmacéuticos; emplastos, materiales para apósitos; material para empastar los dientes, cera dental; desinfectantes (productos nacionales y/o extranjeros)…”, por considerar configurado el vicio de inmotivación y falso supuesto de hecho y de derecho. (Corchetes de esta Corte).
-De los vicios de inmotivación y falso supuesto, alegados de forma simultánea
Tal como precedentemente se afirmó, se aprecia que entre los alegatos esgrimidos en el escrito recursivo por la representación judicial de la sociedad mercantil Galenica AG, están evidentemente dirigidos a enervar la legalidad del indicado acto administrativo, -pues según sus dichos-, incurrió en el vicio de inmotivación. Asimismo esta Corte observa, que alegaron de forma tácita el vicio de falso supuesto de hecho y de derecho, al referir que “…las marcas confrontadas por la administración no son parecidas entre sí en sus elementos relevantes y, por ende, el ordinal 11 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial no resulta aplicable al [presente] caso…”. (Corchetes de este Tribunal).
En cuanto a las referidas delaciones, resulta oportuno traer a colación la Sentencia Nº 1659, dictada por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 28 de junio de 2006, (caso: Betty Elena Reyes Quintero Vs. Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial), mediante la cual precisó que “…ha sido constante en afirmar que la denuncia simultánea de los vicios de inmotivación y falso supuesto supone una contradicción por ser ambos conceptos excluyentes entre sí, por cuanto la inmotivación implica la omisión de los fundamentos de hecho y de derecho que dieron lugar al acto, y el falso supuesto alude a la inexistencia de los hechos, a la apreciación errada de las circunstancias presentes, o bien a la fundamentación en una norma que no resulta aplicable al caso concreto; no pudiendo afirmarse en consecuencia que un mismo acto, por una parte, no tenga motivación, y por otra, tenga una motivación errada en cuanto a los hechos o el derecho…”.
En este mismo contexto, ha declarado esa misma Sala en Sentencia Nº 01421, de 6 de Junio de 2006 que “…la jurisprudencia de este Alto Tribunal ha dejado sentado que invocar conjuntamente la ausencia de motivación y el error en la apreciación de los hechos o en la aplicación de los fundamentos de derecho -vicio en la causa- es contradictorio, pues ambos se enervan entre sí, ya que cuando se aducen razones para destruir la apreciación de la Administración dentro del procedimiento formativo del acto, es porque se conocen los motivos del mismo, de manera que resulta incompatible que, por un lado, se exprese que se desconocen los fundamentos del acto y por otro, se califique de errada tal fundamentación”. (Vid. Sentencias Nros. 3405 del 26 de mayo de 2005, 1659 del 28 de junio de 2006, 1137 del 4 de mayo de 2006 y 138 del 4 de febrero de 2009).
No obstante, esa máxima Instancia de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, ahondando en su labor jurisdiccional y en refuerzo de lo anterior ha sostenido en Sentencia Nº 00169 del 14 de febrero de 2008, que “…la inmotivación (tanto de los actos administrativos como de las sentencias) no sólo se produce cuando faltan de forma absoluta los fundamentos de éstos, sino que puede incluso verificarse en casos en los que habiéndose expresado las razones de lo dispuesto en el acto o decisión de que se trate, éstas, sin embargo, presentan determinadas características que inciden negativamente en el aspecto de la motivación, haciéndola incomprensible, confusa o discordante. Por ende, la circunstancia de alegar paralelamente los vicios de inmotivación y falso supuesto se traduce en una contradicción o incompatibilidad cuando lo argüido respecto a la motivación del acto es la omisión de las razones que lo fundamentan, pero no en aquellos supuestos en los que lo denunciado es una motivación contradictoria o ininteligible, pues en estos casos sí se indican los motivos de la decisión (aunque con los anotados rasgos), resultando posible entonces que a la vez se incurra en un error en la valoración de los hechos o el derecho expresados en ella”. (Vid. Sentencias N° 1.930 del 27 de julio de 2006; 1217 del 11 de julio de 2007). (Resaltado de esta Corte).
Así pues de las precedentes citas, esta Corte determina que resulta contradictorio o incompatible alegar paralelamente los vicios de inmotivación y falso supuesto cuando lo argüido respecto de la motivación del acto es la omisión de las razones, pues no se puede incurrir simultáneamente en un falso supuesto cuando hay ausencia absoluta de motivación. Sin embargo, ha flexibilizado la Sala Político Administrativa al indicar “pero no en aquellos supuestos en los que lo denunciado es una motivación contradictoria o ininteligible, pues en estos casos sí se indican los motivos de la decisión”, de lo cual, se evidencia una excepción que admite la posibilidad de entrar a conocer la denuncia simultánea de estos vicios cuando se denuncia la inmotivación como contradictoria o ininteligible.
Así las cosas se hace indispensable para este Órgano Jurisdiccional, analizar el alegato de la representación judicial de la parte demandante en lo que respecta al vicio de inmotivación, ello, a los fines de corroborar si se configuran los dos (2) supuesto jurisprudenciales (contradictoria-ininteligible), que admiten resolver ambos vicios en el fallo, y en este sentido, se verifica que se denunció la inmotivación aludiendo a que “…la administración se limitó a indicar en el encabezado de la Resolución recurrida que, conforme a lo dispuesto en el ordinal 11 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial correspond[ía] negar, entre otras, la marca solicitada por [su] representada, correspondiente a la solicitud Nº 2012-008641, señalando el siguiente registro como aquel que impide el registro: ‘REGISTROS NEGANTES: P296536 Clase 5: 1A PHARMA. Titular: 1A PHARMA GMBH’…”. (Corchetes de esta Corte).
De la denuncia anterior se evidencia, que la representación judicial de la sociedad mercantil demandante, al momento de alegar el vicio de inmotivación simultáneamente con el vicio de falso supuesto, no refirió que la motivación del acto sea contradictoria o ininteligible, debiéndose analizar en el presente caso el vicio de falso supuesto y desecharse el de inmotivación. Así se decide.
-Del vicio de falso supuesto de hecho y de derecho
Tal como fue indicado anteriormente, la parte demandante alegó de forma tácita el vicio de falso supuesto de hecho y de derecho, aduciendo que “…la negativa por parte del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual fue mal aplicada al caso sub-judice, en tanto que -en criterio de la recurrente- las marcas confrontadas por la administración no son parecidas entre sí en sus elementos relevantes y, por ende, el ordinal 11 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial no resulta aplicable al [presente] caso…”. Asimismo indicó que “…no existe fundamento de Derecho para que, en el presente caso, se haya negado la marca OM PHARMA, solicitada por [su] representada en la clase 5 internacional, bajo la solicitud marcaria 2012-008641 (…) puesto que no concurren respecto de ella ninguna de las causales de prohibición de registro contempladas en la Ley de Propiedad Industrial y, en especial, dicha solicitud no es similar en extremo de ser confundida con la marca 1A PHARMA, previamente registrada en la misma clase bajo el Nº P296536…”. (Corchetes de este Juzgado).
Ahora bien, en lo que respecta al vicio denunciado, ha sido criterio pacífico y reiterado acogido por este Órgano Jurisdiccional, que el vicio de falso supuesto se configura de dos maneras, a saber: la primera cuando la Administración al dictar un acto administrativo fundamenta su decisión en hechos inexistentes, falsos o no relacionados con el asunto objeto de la decisión, incurriendo en un falso supuesto de hecho; y el segundo, cuando los hechos que dan origen a la decisión administrativa existen, se corresponden con lo acontecido y son verdaderos, pero la Administración, al dictar un acto, los subsume en una norma errónea o inexistente del universo normativo, incidiendo decisivamente en la esfera de los derechos subjetivos del administrado, ocasionando el vicio de falso supuesto de derecho. (Vid. Sentencias dictadas por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia Nos 00092, 00044 y 06159 de fechas 19 de enero de 2006, 3 de febrero de 2004 y 9 de noviembre de 2005, respectivamente).
Analizado como ha sido jurisprudencialmente el vicio alegado, pasa esta Corte a verificar los fundamentos de hecho y de derecho en los que se fundó la Dirección de la Propiedad Industrial del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), al momento de dictar el acto administrativo recurrido, el cual cursa inserto a los folios del 14 al 27 de la pieza principal del expediente judicial, y se observa que el mismo fue dictado en los siguientes términos:
“REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA,
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL COMERCIO –SERVICIO AUTONOMO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL –REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
Caracas, 20 de enero de 2014
203 y 154
RESOLUCIÓN N°11
NEGADAS ARTÍCULO 33
CONSIDERANDO QUE LAS SOLICITUDES DE REGISTRO DETALLADAS A CONTINUACIÓN SE ENCUENTRAN INCURSAS EN LA DISPOSICIÓN(ES) PROHIBITIVA(S) ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 33, NUMERAL 11, DE LA LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, G.O. N° 22.227, DE FECHA 10/12/1956, ESTE DESPACHO DECIDE NEGARLAS DE OFICIO.
SOLICITUD CLASE NOMBRE DE LA MARCA NOMBRE DEL TITULAR
(…omissis…)
2012-008641 5 OM PHARMA GALENICA AG
Domicilio: Berna País: SUIZA
Tramitante: ANGELA D. INAGA P.
REGISTROS NEGANTES: P296536 Clase: 5 1A PHARMA Titular: 1A PHARMA GMBH
(…omissis…)
SE INFORMA A LOS TRAMITANTES E INTERESADOS EN LAS SOLICITUDES DE REGISTROS MENCIONADOS ANTERIORMENTE, QUE PODRÁN EJERCER EL RECURSO ADMINISTRATIVO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 94 DE LA LEY ORGÁNICA DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS; DENTRO DE UN LAPSO DE QUINCE (15) DÍAS SIGUIENTES, A PARTIR DE LA PRESENTE PUBLICACIÓN…”.
Ello así, evidencia esta Corte de la transcripción anterior, que la Administración al momento de negar la solicitud del registro de marca -en cuanto al fundamento de derecho-, refirió que la misma se encontraba incursa en lo dispuesto por el artículo 33 numeral 11 de la Ley de Propiedad Industrial, el cual prevé que “No podrán adoptarse ni registrarse como marcas: (…) 11) La marca que se parezca gráfica o fonéticamente a otra ya registrada, para los mismos o análogos artículos…”.
Norma de la cual, fácilmente determina este Órgano Jurisdiccional que no se podrán adoptar o registrar marcas, cuando éstas se parezcan gráfica o fonéticamente a otras ya registradas, para los mismos o análogos artículos, ello, a los fines de velar por la debida protección de los usuarios al momento de adquirir sus productos, contra fraudes generados por confusiones debido a la similitud gráfica o fonética de éstos, y además, con el fin de brindar protección a los fabricantes, quienes se han dedicado a formar su propio público consumidor.
Ahora bien, a los fines de corroborar si la norma precedentemente transcrita era aplicable para el caso bajo estudio, es necesario previamente verificar el fundamento de hecho en que se basó la Administración al momento de negar el registro, el cual se refirió a que la marca “OM PHARMA”, solicitada por la sociedad mercantil GALENICA AG -parte recurrente-, fue negada en virtud que coincidía con la marca ya registrada “1A PHARMA”, perteneciente a la sociedad mercantil 1A PHARMA GMBH, sin más motivación. Sin embargo, en razón de la norma aplicada, esta Corte determina que la Dirección de la Propiedad Industrial del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), consideró que la marca objeto de solicitud de registro coincidió gráfica o fonéticamente con la marca ya registrada.
En este estado, es necesario previamente definir ambas instituciones y se tiene que la Real Academia Española ha precisado que la palabra “gráfica” se corresponde a un “Dicho de una descripción, de una operación o de una demostración: Que se representa por medio de figuras o signos”. En cuanto a la palabra “fonética”, estableció que es “Perteneciente o relativo a los sonidos del habla”, y además, que es un “Dicho de un alfabeto, de una ortografía o de un sistema de transcripción: Que trata de establecer una relación biunívoca entre los sonidos del habla y su representación escrita”.
Definidos ambos supuestos, en lo que respecta a la coincidencia gráfica, este Órgano Jurisdiccional observa que al folio 22 del expediente administrativo de la presente causa, cursa planilla de “SOLICITUD DE REGISTRO DE SIGNOS DISTINTIVOS”, distinguida con el alfanumérico FM-02 53198-M-290, solicitud Nº 008641, de fecha 12 de mayo de 2012, efectuada por la parte demandante, de la cual se evidencia que la reproducción del signo, clasifica dentro del renglón “NOMINATIVO”, detallándose así: “OM PHARMA (OM= palabra de fantasía, pharma= palabra fantasía)”, es decir, solo se refiere a nombres, adjetivos, pronombres y a la denominación, concluyéndose entonces, en que el supuesto por el cual fue negado el registro de la marca no fue por coincidencia gráfica, al ser la solicitud de índole nominativa, lo cual además, no ha sido un hecho controvertido entre las partes de la presente causa, sino que por el contrario fue afirmado por éstas. Así se establece.-
Desestimado el primer supuesto -coincidencia gráfica-, concluye esta Corte en que la Administración al dictar el acto administrativo bajo estudio, determinó que la marca solicitada (OM PHARMA) coincidió fonéticamente con otra marca ya registrada (1A PHARMA). Ello fue afirmado por su representación judicial, mediante escrito de consideraciones consignado el 10 de diciembre de 2014 -folios 154 al 166 de la pieza principal del expediente-, al referir que “…reproduce fonéticamente la misma pronunciación a la marca base negativa, lo que atribuye una confusión de los consumidores…”. De igual forma alegó que “…la marca en estudio ya se encuentra registrada con el alfanumérico 1A PHARMA, puede perfectamente pronunciarse también como ‘UN PHARMA’, lo cual esta (sic) destinado a la producción de sustancias usadas en medicamentos farmacéuticos, así como a la distribución de los mismos (…) La marca OM PHARMA, pretendía ser registrada para un fin similar a la arriba transcrita y cuya pronunciación correcta es ‘AUM’, y estaría destinada a distinguir preparaciones farmacéuticas y veterinarias, preparaciones sanitarias para uso médico, incluyendo productos farmacéuticos, emplastos, materiales para apósitos, materiales para empastar los dientes, cera dental, desinfectantes…”.
Ahora bien, de lo antes expuesto se evidencia que tanto la marca solicitada como la registrada, tienen en común la palabra “PHARMA” la cual no es el hecho generador de la litis, por ser una palabra genérica empleada para distinguir a todas las marcas cuyo objeto tenga relación con la industria farmacéutica -siendo ello reconocido por ambas partes-, sino por el contrario, las denominaciones “OM” y “1A”, que -a decir de la Administración-, coinciden fonéticamente, tal y como fue precedentemente establecido.
Ahora bien, el denominativo “OM”, tiene una característica especial al ser empleado por distintas culturas y religiones, orientales y occidentales como un símbolo para definir diversas formas de relación con sus dioses, o colocándolo como prefijos de otras palabras para definir las diversas cualidades de éstos. (véase Omnipotente, Omnipresente, Omnisciente, entre otros) (Vid. Santa Biblia, versión Reina Valera 1960).
Por otro lado, en cuanto al denominativo “1A”, este Tribunal Colegiado en virtud de la facultad de análisis desde las máximas de experiencias (ver sentencia de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia Nº 591 de fecha 11 de agosto de 2005, caso: Giuseppe Melone Espósito y otro contra Elia Tosta de Parra y Otros), considera que tal denominativo ha sido empleado por la sociedad en los distintos mercados donde exista competencia, a los fines de distinguir “lo mejor, el primero, el número uno (1)”. Igualmente, la letra “A” por ser la primera del abecedario, no teniendo entonces, ningún tipo de relación de trasfondo las denominaciones “A1” con “OM”.
Así las cosas, en lo que respecta -específicamente- a la coincidencia fonética, es decir, a la igualdad total en el pronunciamiento de ambas denominaciones, esta Corte concluye en que la marca objeto de solicitud de registro “OM”, comprendida por la vocal “O” y por la consonante “M”, se lee perfecta y sencillamente como “om”. Asimismo, se evidencia que la marca ya registrada “1A”, constituida por el número “1”, y por la vocal “A”, únicamente se podría leer como “uno a”, no verificándose en conclusión coincidencia fonética alguna entre las marcas “OM” u “om”, y “1A” o “uno a”. Así se establece.-
De lo anterior, constata este Órgano Jurisdiccional que la Dirección de la Propiedad Industrial del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), al momento de negar el registro de la marca en estudio, incurrió en el vicio de falso supuesto debido a que consideró de forma errónea que ambas denominaciones coincidían fonéticamente, aplicando en definitiva una consecuencia jurídica no aplicable a la presente causa. Así se decide.-
Siendo ello así, y en base a la motivación que antecede, se declara CON LUGAR la demanda de nulidad interpuesta por la sociedad mercantil Galenica AG., se ANULA de forma parcial el acto administrativo impugnado, contenido en la Resolución Nº 11 de fecha 20 de enero de 2014, únicamente en lo que respecta a los efecto recaídos sobre la parte demandante.
Finalmente se advierte que la nulidad del acto administrativo impugnado declarado en la presente decisión no constituye, de ningún modo, para el Registrador de la Propiedad Industrial, la obligación de registrar la marca “OM”; sino el deber de verificar el cumplimiento de cada uno de los requisitos previstos en el ordenamiento jurídico sobre la materia. (Ver Sentencia de la Sala Político Administrativa Nº 384 de fecha 06 de abril de 2016). Así se determina.
-V-
DECISIÓN
Por las consideraciones precedentemente expuestas, esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:
1. CON LUGAR la demanda de nulidad interpuesta por los abogados Marisol Briceño Febres-Cordero y Héctor Eduardo Cardoze Rangel, actuando con el carácter de apoderados judiciales de la sociedad mercantil GALENICA AG, contra la Resolución Nº 11 de fecha 20 de enero de 2014, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial Nº 544 de fecha 23 de enero de 2014 y con entrada en vigencia a partir del 29 de enero de 2014, según aviso oficial del 29 de enero de 2014, emitida por la DIRECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DEL SERVICIO AUTÓNOMO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (SAPI).
2. Se ANULA de forma parcial el acto administrativo impugnado, únicamente en lo que respecta a los efecto recaídos sobre la parte demandante.
3. Se ORDENA a la DIRECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DEL SERVICIO AUTÓNOMO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (SAPI), revisar nuevamente el cumplimiento de cada uno de los requisitos previstos en el ordenamiento jurídico sobre la materia, a los fines de verificar la procedencia del registro de la marca “OM PHARMA”, perteneciente a la sociedad mercantil GALENICA AG, antes identificada, tomando en cuenta la motivación expuesta en el presente fallo.
Publíquese, regístrese y notifíquese. Déjese copia de la presente decisión. Cúmplase lo ordenado.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Sesiones de la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, en la ciudad de Caracas, a los catorce (14) días del mes de noviembre del año dos mil diecisiete (2017). Años 207° de la Independencia y 158º de la Federación.
El Presidente,

ELEAZAR ALBERTO GUEVARA CARRILLO
Ponente
El Vicepresidente,

FREDDY VÁSQUEZ BUCARITO
El Juez,

VÍCTOR MARTÍN DÍAZ SALAS

El Secretario Accidental,

LUIS ARMANDO SÁNCHEZ
EXP. Nº AP42-G-2014-000275
EAGC/3

En fecha ___________ ( ) de ______________ de dos mil diecisiete (2017), siendo la(s) ______________ de la _______________ se publicó y registró la anterior decisión bajo el Nº 2017____________.

El Secretario Accidental.