TSJ Regiones - Decisión

JUEZ PONENTE: FREDDY VÁSQUEZ BUCARITO
EXPEDIENTE N° AP42-G-2016-000116
En fecha 10 de mayo de 2016, se recibió en la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D) de las Cortes de lo Contencioso Administrativo, escrito contentivo del recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por las abogadas Marisol Briceño Febres Cordero y Haydi Fernández Manuit, inscritas en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros. 47.656 y 77.537, respectivamente, actuando con el carácter de apoderadas judiciales de la sociedad mercantil HAVANA CLUB HOLDING S.A., domiciliada en Luxemburgo, contra el acto administrativo contenido en la Resolución Nº 451 de fecha 2 de noviembre de 2015, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial Nº 559 de fecha 5 de noviembre de 2015 y con entrada en vigencia a partir del 16 de noviembre de 2015, según aviso oficial del 16 de noviembre de 2015, dictado por la DIRECCIÓN DE REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DEL SERVICIO AUTÓNOMO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (SAPI), que negó “(…) de oficio la solicitud marcaria Nº 2014-018120, presentada por [su] representada el 21 de noviembre de 2014, para la solicitud de marca HAVANA CLUB ESSENCE OF CUBA en clase 33 del Clasificador Internacional de Niza, (…)”. (Corchetes de esta Corte).
En fecha 16 de mayo de 2016, se dio cuenta a la Jueza del Juzgado de Sustanciación, la cual el 17 de mayo de 2016, dictó sentencia declarando competente a esta Corte para conocer del recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto; admitió el mismo, ordenando notificar a los ciudadanos Procurador General, Fiscal General y al Ministro del Poder Popular para la Industria y Comercio, así como al Registrador de la Propiedad Industrial del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual, concediéndole a éste último el término de diez (10) días de despacho para que remitiera el expediente administrativo relacionado con la causa y advirtió que una vez constara en autos la última de las notificaciones ordenadas se remitiría el expediente a este Órgano Jurisdiccional a los fines que fuera fijada la audiencia de juicio, conforme al artículo 82 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, librándose los oficios respectivos.
Notificadas como se encontraban las partes de la aludida decisión y culminada la sustanciación de la causa, el 4 de octubre de 2016, se ordenó la remisión del expediente a esta Corte, siendo recibido en fecha 5 de octubre de 2016.
En fecha 11 de octubre de 2016, se designó ponente al Juez VÍCTOR MARTÍN DÍAZ SALAS, y se fijó para el 2 de noviembre de 2016, la oportunidad para que tuviera lugar la audiencia de juicio.
En fecha 2 de noviembre de 2016, siendo la oportunidad legal correspondiente, tuvo lugar la celebración de la audiencia de juicio en la causa, en la cual se dejó constancia de la comparecencia tanto de la representación judicial de la parte recurrente como de la parte recurrida y de la representación del Ministerio Público. Igualmente se dejó constancia que ambas partes consignaron escritos de alegatos, los cuales fueron agregados a los autos.
En esa misma fecha, se fijó el lapso el lapso de cinco (5) días de despacho para que las partes presentaran sus informes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
En fecha 13 de diciembre de 2016, la representación judicial del Ministerio Público, consignó escrito de informes solicitando que dicho recurso debía declarase con lugar.
En fecha 21 de marzo de 2017, vencido como se encontraba el lapso fijado en el auto dictado por esta Corte en fecha 2 de noviembre de 2016 se ordenó pasar el presente expediente al Juez Ponente VÍCTOR MARTÍN DÍAZ SALAS, a los fines que la Corte dictara la decisión correspondiente, de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
En fecha 20 de julio de 2017, visto que no hubo consenso por la mayoría de los jueces que integran este órgano jurisdiccional, se reasignó la presente causa y se remitió el expediente a la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de las Cortes Primera y Segunda de lo Contencioso Administrativo (U.R.D.D).
En fecha 8 de agosto de 2017, se reasignó el presente expediente al Juez Ponente FREDDY VÁSQUEZ BUCARITO, a los fines que la Corte dictara la decisión correspondiente, de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, en esta misma fecha se pasó el expediente al Juez Ponente.
Examinadas las actas que conforman el presente expediente, esta Corte pasa a pronunciarse al respecto en los términos siguientes:
-I-
DEL RECURSO INTERPUESTO
Mediante escrito de fecha 10 de mayo de 2016, la parte demandante interpuso recurso contencioso administrativo de nulidad, en contra de la Resolución Nº 451, del 02 de noviembre de 2015, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial Nº 559 de fecha 05 de noviembre de 2015 y con entrada en vigencia a partir del 16 de noviembre de 2015, según aviso oficial del 16 de noviembre de 2015, emitido por la Dirección de la Propiedad Industrial del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), el cual denegó de oficio la solicitud marcaria Nº 2014-018120, presentada el 21 de noviembre de 2014, para la marca de servicio HAVANA CLUB ESSENCE OF CUBA, (havana club=parte del nombre del mandante, essence=esencia; of=de; cuba=cuba –No reivindicó la indicación geográfica “of Cuba”, en la clase 33 del Clasificador Internacional de Niza, destinado a distinguir: Bebidas alcohólicas (excepto, cervezas). (Productos nacionales y/o extranjeros), en base a que el signo solicitado puede llegar a causar confusión o engaño respecto de la procedencia de los productos a amparar con el mismo, en este sentido el recurso incoado tiene como fundamentos las siguientes consideraciones de hecho y de derecho:
Denunciaron, el vicio de inmotivación por “(…) la ausencia de explanación de las razones de hecho y de Derecho (sic) que llevaron a la Administración a dictar un determinado acto. Siendo que el acto administrativo afecta la esfera de intereses de los particulares a quienes está dirigido, de manera beneficiosa o perjudicial, éstos tienen el derecho de conocer cuáles fueron las razones, tanto fácticas como jurídicas, que determinaron a la Administración a decidir en una determinada forma”.
Indicaron, que “La exigencia de motivación de los actos administrativos está contenida, en el sistema venezolano, en los artículos 9 y 18 (numeral 5) de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos (…)”.
Afirmaron, que en el acto recurrido “(…) se evidencia que la administración (sic) se limitó a indicar en el encabezado de la Resolución recurrida que, conforme a lo dispuesto en el numeral 12 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial corresponde negar, entre otras, la marca de servicios solicitada por [su] representada, correspondiente a la solicitud Nº 2014-018120, señalando ‘que el signo puede llegar a causar confusión o engaño respecto a la procedencia de los servicios a amparar con el mismo’”. (Corchetes de esta Corte).
Aseveraron, que “(…) tal enunciación de motivos es completamente insuficiente para comprender el por qué (sic) de la negativa a conceder la marca de servicios solicitada por [su] representada” (Corchetes de esta Corte).
Alegaron, que al “(…) concatenar dicha disposición prohibitiva con la enunciación de la simple afirmación, según la cual HAVANA CLUB ESSENCE OF CUBA ‘puede causar confusión respecto de la procedencia de los servicios que pretende amparar’, a [su] representada sólo le queda suponer que para dicho decisor esa solicitud de marca conduce a los consumidores de esos productos a asumir que estos últimos ‘proceden’ de la ‘Habana’, ‘Cuba’, pero sin poder conocer con certeza la razón legal de la prohibición, pues no se explana ningún tipo de alegación, siguiendo una tradición de larga data en materia marcaria en Venezuela lo cual, sin embargo, no por tradicional ha de estimarse conforme a Derecho (sic)” (Corchetes de esta Corte).
Enfatizaron, que “(…) ‘la valoración de una marca’ para determinar su incursión en alguna de las causales de irregistrabilidad debe hacerse en conjunción con los productos/ (sic) servicios/ (sic) y/o actividades comerciales que aspira a identificar”.
Indicaron, que “(…) los servicios que distingue la solicitud de marca de [su] representada, son: ‘Bebidas alcohólicas ‘excepto cervezas’ (Productos nacionales y/o extranjeros)”. (Corchetes de esta Corte).
Aseguraron, que “(…) la solicitud No. 2014-018120 para la marca HAVANA CLUB ESSENCE OF CUBA, esta última expresión reivindicada no guarda ninguna relación o conexión con los productos amparados”.
Sostuvieron, que “(…) la expresión que pretende registrar [su] representada, HAVANA CLUB ESSENCE OF CUBA, no ‘engaña’ ni con respecto al ‘origen empresarial’ o fuente de los productos que identifica (…) ni con relación al ‘nombre geográfico’ como indicación de lugar de procedencia de esos productos”. (Corchetes de esta Corte).
Afirmaron, que “(…) CUBA y por ende la HABANA más bien se han caracterizado por la comercialización en principio de caña de azúcar y posteriormente por la producción y venta de HABANOS.
Destacaron, que “(…) la expresión (…) HAVANA CLUB ESSENCE OF CUBA, proviene del nombre comercial de [su] mandante HAVANA CLUB HOLDING S.A., ‘HAVANA’ es la voz en Inglés de la capital de la Isla de Cuba: La Habana; y la expresión valorada en su conjunto, es suficientemente distintiva pues no es engañosa en relación con la procedencia geográfica de los productos que aspira a proteger”. (Corchetes de esta Corte).
Enfatizaron, que “(…) la solicitud de [su] representada, HAVANA CLUB ESSENCE OF CUBA, no está incursa en la causal de irregistrabilidad alegada ya que no es engañosa para los consumidores de los productos que aspira a proteger, porque entre marca y productos no existe ningún tipo de relación. Esa expresión debe valorarse como una marca ‘caprichosa’, esto es, provista de significado pero el mismo no tiene conexión con los productos identificados”. (Corchetes de esta Corte).
Asimismo indicaron, que “(…) [su] representada es titular en Venezuela de los siguientes registros: HAVANA CLUB, C1.33 Int., Registro No. P258472 (…) HAVANA CLUB (etiqueta), C1.33 Int., Registro No. F092225 (…) HAVANA CLUB (etiqueta), C1.33 Int., Registro No. P258473 (…) HAVANA CLUB (etiqueta), C1.41 Int., Registro No. S-61036 (…) HAVANA CLUB (etiqueta), C1.18 Int., Registro No. P345871 (…) HAVANA CLUB (etiqueta), C1.33 Int., Registro No. P348768 (…) HAVANA CLUB, C1.18 Int., Registro No. P347084 (…) HAVANA CLUB, C1.33 Int., Solicitud No. 2014-13720”. (Corchetes de esta Corte).
Reiterando, que “(…) la solicitud de la marca de [su] representada cumple con las condiciones establecidas en el artículo 27 de la LPI (sic) que establece la definición legal de marca/signo marcario en virtud de lo cual posee aptitud distintiva suficiente para identificar los servicios que pretende proteger, incluidos dentro de la clase 33 Int. (sic) y no está incurso en la causal de irregistrabilidad del numeral 12 del artículo 33 de la LPI (sic). En consecuencia, es registrable de conformidad con la Ley de Propiedad Industrial vigente”. (Corchetes de esta Corte).
Asimismo, denunciaron que el mencionado acto administrativo adolece del vicio de falso supuesto de derecho, al haberse indicado en el mismo que “(…) la solicitud de marca de servicio [su] representada para HAVANA CLUB ESSENCE OF CUBA, , Inscripción Nº 2014-018120, se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad contenida en el numeral 12º del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial (…)”, toda vez que la solicitud efectuada por su representada “HAVANA CLUB HOLDING S.A (…), ha sido negada de oficio, en virtud de su supuesta incursión en la causal de irregistrabilidad (…)”. De allí, invocaron la “(…) existencia del vicio de falso supuesto de derecho, ya que, en el presente caso a la solicitud de marca para HAVANA CLUB ESSENCE OF CUBA no se le puede imputar la consecuencia jurídica de esa (…) normativa (la negativa de registro de esa solicitud de marca), ya que el supuesto de hecho de esa norma no se ha configurado en el presente caso”. (Corchetes de esta Corte).
Narraron, que “(…) la expresión HAVANA CLUB ESSENCE OF CUBA, valorada en conjunción con los servicios que aspira a identificar no ‘engaña’ a los consumidores en relación con la ‘procedencia’ de esos servicios amparadas. (…) se trata de un signo perfectamente registrable, ya que aún cuando posee un significado, éste lo hace una ‘marca caprichosa’ es decir, no relacionada con los servicios que individualiza”.
Destacaron que la “(…) Resolución No. 451 (…) alega un ‘hecho’ inexistente por lo tanto, no es viable aplicar la consecuencia jurídica de la denegación del registro de esa inscripción Nº 2014-018120, correspondiente a HAVANA CLUB ESSENCE OF CUBA”.
Enfatizaron, que “A [su] representada le asiste el derecho [de] querer extender su familia de marcas e innovar con nuevos elementos denominativos y/o gráficos que hagan más agradable y apetecibles a los consumidores los servicios, actividades comerciales y/o productos distinguidos en el mercado”. (Corchetes de esta Corte).
Asimismo adujeron, que “(…) ‘HAVANA CLUB’ no sólo representa parte de la razón social de [su] representada, sino que además se trata de una marca notoria que ha identificado productos, actividades comerciales y servicios de la sociedad de comercio HAVANA CLUB HOLDING S.A.”.
Señalaron, que “A [su] mandante le asiste el derecho a registrar la inscripción Nº 2014-018120, correspondiente a la marca HAVANA CLUB ESSENCE OF CUBA, [por cuanto] ostenta derechos de exclusividad sobre otros signos constituidos por la expresión HABANA CLUB para distinguir productos/servicios y/o actividades comerciales en distintas clases del nomenclátor internacional de Niza, y lo que pretende con el registro de esta solicitud de marca Nº 2014-018120 es ampliar su familia de marcas.Las marcas HAVANA CLUB y/o HAVANA CLUB ESSENCE OF CUBA de HAVANA CLUB HOLDING S.A. son marcas NOTORIAS y como tal son protegidas por la ley y Convenios Internacionales, con independencia de las clases y de su registro”. (Corchetes de esta Corte).
Finalmente, solicitaron que se “(…) declare la nulidad absoluta de la Resolución Nº 451 de fecha 02 de Noviembre (sic) de 2015, emanada del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), (…), publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial Nº 559, de fecha 05 de noviembre de 2015, en el tomo (sic) IX, página 104, obrando en su carácter de Registrador de la Propiedad Industrial, en lo que se refiere a la negativa de oficio de la concesión de la marca de [su] representada (…)”. (Corchetes de esta Corte).
-II-
ALEGATOS DE LA PARTE RECURRIDA
En fecha 2 de noviembre de 2016, la abogada Lorena Beatriz Arciles Ynfante, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 138.490, actuando con el carácter de sustituta de la Procuraduría General de la República, presentó escrito de consideraciones con base a las siguientes razones de hecho y de derecho:
Primeramente contradijo en su totalidad los motivos de impugnación invocados por las apoderadas judiciales de la sociedad mercantil Havana Club Holding S.A., y afirmó al respecto que “(…) el acto administrativo en cuestión fue dictado con total apego a las normas Constitucionales y Legales que rigen el funcionamiento de la Administración Pública”, en tal sentido, la Dirección de Registro de la Propiedad Industrial del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), niega la marca HAVANA CLUB ESSENCE OF CUBA, según la Resolución Nº 451 del 2 de noviembre de 2015,publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial Nº 559, de fecha 5 de noviembre por de 2015, por cuanto “la solicitud marcaria planteada por la parte accionante, encuadra en la causal de irregistrabilidad, establecida en el numeral 12 del artículo 33 de la Ley [de la Propiedad Industrial], (…) lo cual resultaría engañoso, pudiendo el signo llegar a causar confusión respecto de la procedencia de los productos a amparar con el mismo”. (Corchetes de esta Corte).
Resaltó, que “(…) la administración de oficio denegó el registro de [la] marca engañosa, en aras de impedir que los consumidores sean engañados sobre particulares características, que pueda presentar el producto o quien lleva a cabo su elaboración, o el servicio identificado, pudiendo el consumidor, seleccionar sin la influencia errónea provocada por no diferenciar fonéticamente el signo, el producto o servicios de su preferencia”. (Corchetes de esta Corte).
De igual forma expuso que “(…) se deduce con suficiente claridad del proveimiento administrativo, la expresión formal del hecho concatenado con derecho, es decir, se puede observar claramente, la existencia de una expresión sucinta de los hechos o/y de las razones en las cuales se basó la administración al subsumir el supuesto de hecho en la norma correspondiente, todo ello de conformidad de conformidad con lo establecido en el numeral 5 del artículo 18 de la Ley Orgánica de procedimiento Administrativo”.
Resaltó que “(…) no puede hablarse de una Inmotivación (sic) del acto administrativo, pues la actuación administrativa fue llevada a cabo con pleno ajuste a las normas que la facultan para ello (…)”.
Con respecto al falso supuesto de derecho delatado por las apoderadas judiciales de la recurrente, advirtió que “(…) se materializa cuando la Administración dicta un acto administrativo fundamentándose sobre hechos falsos o inexistentes o que no guardan relación con el objeto de la decisión”
Enfatizó, que “la Administración aplicó de forma correcta las normas, y principios constitucionales y legales en la materia, es decir, la Propiedad Industrial se avocó al conocimiento de la solicitud planteada y consideró, que “la medida de prohibición de registrar la marca engañosa, es impedir que el consumidor sea engañado desde el punto de vista gráfica o fonéticamente, por particulares características que presenten un producto o servicio, y que por el contrario, que el consumidor pueda seleccionar sin la influencia errónea provocada por el signo, el producto, o servicios de su preferencia y por último solicitó que se “(…) declare SIN LUGAR el Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad interpuesto por la sociedad HAVANA CLUB HOLDING S.A.(…)”.
-III-
CONSIDERACIONES DE LA PARTE RECURRENTE
En fecha 2 de noviembre de 2016, la parte recurrente consignó escrito de consideraciones, en el cual reprodujo los mismos argumentos de hecho y de derecho puestos de manifiesto en el recurso contencioso administrativo de nulidad incoado, por tanto, esta Corte los da por reproducidos.
-IV-
OPINIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO
El abogado Juan E. Betancourt Tovar, actuando con el carácter de Fiscal Segundo del Ministerio Público ante las Cortes de lo Contencioso Administrativo, consignó en fecha 13 de diciembre de 2016, escrito de informes en los términos que siguen:
Señaló, que “(…) De las denuncias efectuadas (…) se evidencia que la representación judicial de la empresa recurrente, denunció la inmotivación del acto administrativo recurrido, y, en forma paralela, denunció el vicio de falso supuesto de derecho en que incurrió el órgano administrativo al dictar la Resolución impugnada”.
Precisó, que “(…) los mencionados vicios de inmotivación y falso supuesto se excluyen mutuamente, pues el primero atiende a la omisión de los fundamentos de hecho y de derecho en los cuales se basa el acto administrativo, mientras que el segundo alude a la inexistencia o apreciación errada de los hechos, o bien a la fundamentación en una norma que no resulta aplicable al caso en concreto; de manera que en esos casos no es posible afirmar que una decisión no tenga motivación y, a la vez, tenga una motivación errada de los hechos o el derecho(…)”.
Manifestó, que “(…) en el caso bajo estudio es posible denunciar conjuntamente los prenombrados vicios (…). Respecto al vicio de inmotivación de la Resolución Nº 451 de fecha 02 de noviembre de 2015, se aprecia que es insuficiente su motivación ya que no permite a la Sociedad Mercantil Havana Club Holding (sic) conocer los fundamentos legales y los supuestos de hecho que constituyeron los motivos en que se apoyó la Administración para dictar la decisión denegatoria de registro marcario ya que la solicitud marcaria Havana Club Essence of Cuba la esta (sic) la empresa Havana Club Holding S.A. cuya titularidad se le ha reconocido por cuanto detentan la creación intelectual de la marca registrada, atribuyéndole notoriedad al signo distintivo por haber adquirido renombre por la calidad y buena fama que ofrecen los productos, actividades o servicios que distinguen”.
Acotó, que “(…) la Dirección de Registro de la Propiedad Industrial del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI) no señaló las diferentes razones que tomó en cuenta para manifestar su voluntad y configurar así la decisión administrativa de negar el registro del signó (sic) siendo que, la sociedad mercantil solicitante Havana Club Holding S.A. es titular de otros signos constituidos por la expresión Havana Club (…) es confusa y discordante la motivación de la Resolución impugnada en cuanto a la negativa de la solicitud de registro marcario Havana Club Essence of Cuba, causando indefensión a la parte demandante”.
Por último, solicitó que la demanda “(…) debe ser declarada CON LUGAR (…)”.
-V-
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Declarada la competencia de esta Corte para conocer de la causa, mediante sentencia Nº 2016-0055 dictada por el Juzgado de Sustanciación de este Órgano Jurisdiccional el 17 de mayo de 2016, corresponde pronunciarse en torno al fondo del asunto debatido, y en tal sentido se observa que el mismo está referido al recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por las abogadas Marisol Briceño Febres Cordero, y Haidy Fernández Manuit, actuando con el carácter de apoderadas judiciales de la sociedad mercantil Havana Club Holding S.A., contra el acto administrativo contenido en la Resolución Nº 451 de fecha 2 de noviembre de 2015, dictado por la Dirección de Registro de la Propiedad Industrial del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial Nº 559 de fecha 5 de noviembre de 2015 y con entrada en vigencia a partir del 16 de noviembre de 2015, según aviso oficial del 16 de noviembre de 2015 que denegó “(…) de oficio la solicitud marcaria Nº 2014-018120, correspondiente a la marca HAVANA CLUB ESSENCE OF CUBA en clase 33 del Clasificador Internacional de Niza, (…)”.
Al respecto, se aprecia que los alegatos esgrimidos por las apoderadas judiciales de la sociedad mercantil Havana Club Holding, S.A., tanto en el escrito recursivo como el de consideraciones, están evidentemente dirigidos a enervar la legalidad del indicado acto administrativo, -pues según sus dichos-, incurrió en los vicios de inmotivación y falso supuesto de derecho.
Siendo ello así, visto que la parte demandante denunció de forma conjunta los vicios de inmotivación y falso supuesto, resulta oportuno para esta Corte destacar que la jurisprudencia reiterada de la Sala Político Administrativa de nuestro Máximo Tribunal ha venido desestimando por excluyentes la alegación simultánea de los vicios de inmotivación y falso supuesto, de la manera como fueron esgrimidos en el presente caso, debiéndose cumplir con ciertos supuestos fácticos para que ambos vicios alegados sean excluyentes. En tal sentido, ha precisado lo siguiente:
“(…) la jurisprudencia de este Alto Tribunal ha dejado sentado que invocar conjuntamente la ausencia de motivación y el error en la apreciación de los hechos o en la aplicación de los fundamentos de derecho -vicio en la causa- es contradictorio, pues ambos se enervan entre sí, ya que cuando se aducen razones para destruir la apreciación de la Administración dentro del procedimiento formativo del acto, es porque se conocen los motivos del mismo, de manera que resulta incompatible que, por un lado, se exprese que se desconocen los fundamentos del acto y por otro, se califique de errada tal fundamentación”. (Vid. Sentencias Nros. 3405 del 26 de mayo de 2005, 1659 del 28 de junio de 2006, 1137 del 4 de mayo de 2006 y 138 del 4 de febrero de 2009).

Asimismo, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, ahondando en su labor jurisdiccional y en refuerzo de lo anterior ha sostenido que:
“(…) la inmotivación (tanto de los actos administrativos como de las sentencias) no sólo se produce cuando faltan de forma absoluta los fundamentos de éstos, sino que puede incluso verificarse en casos en los que habiéndose expresado las razones de lo dispuesto en el acto o decisión de que se trate, éstas, sin embargo, presentan determinadas características que inciden negativamente en el aspecto de la motivación, haciéndola incomprensible, confusa o discordante. Por ende, la circunstancia de alegar paralelamente los vicios de inmotivación y falso supuesto se traduce en una contradicción o incompatibilidad cuando lo argüido respecto a la motivación del acto es la omisión de las razones que lo fundamentan, pero no en aquellos supuestos en los que lo denunciado es una motivación contradictoria o ininteligible, pues en estos casos sí se indican los motivos de la decisión (aunque con los anotados rasgos), resultando posible entonces que a la vez se incurra en un error en la valoración de los hechos o el derecho expresados en ella”. (Vid. Sentencias N° 1.930 del 27 de julio de 2006; 1217 del 11 de julio de 2007). (Resaltado de esta Corte).

En refuerzo de lo anterior es pertinente traer a colación lo señalado por la prenombrada Sala en sentencia Nº 520 de fecha 16 de mayo de 2012 (caso Duekappa Import, S.A., apela sentencia de fecha 04.12.08, dictada por el Tribunal Superior Octavo de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas), a través de la cual expresó:
“Como puede apreciarse del fallo parcialmente transcrito, se admite la posibilidad de la existencia simultánea de los vicios de falso supuesto e inmotivación, siempre y cuando los argumentos respecto a este último vicio, no se refieran a la omisión de las razones que fundamentan el acto, sino que deben estar dirigidos a dar una motivación contradictoria o ininteligible, es decir, cuando el acto haya expresado las razones que lo fundamentan pero en una forma que incide negativamente en su motivación, haciéndola incomprensible, confusa o discordante (vid. sentencias de esta Sala N° 02245 del 7 de noviembre de 2006, caso: Interbank Seguros, S.A., y Nº 00820 del 4 de agosto de 2010, caso: Representaciones Villalonga, C.A.).
Lo alegado por la recurrente en cuanto a la inmotivación del acto administrativo impugnado, está referido a la omisión de las razones que fundamentan el acto y no a una motivación contradictoria o ininteligible, razón por la cual los dos vicios denunciados simultáneamente por la contribuyente son incompatibles entre sí, por lo que la Sala desestima el vicio de falta de motivación del acto, y entrará a examinar el falso supuesto. Así se declara”. (Subrayado de la Corte).

Así pues de las precedentes citas, esta Corte advierte que si bien es cierto resulta contradictorio o incompatible alegar paralelamente los vicios de inmotivación y falso supuesto de derecho, cuando lo debatido sobre la motivación del acto es la omisión de las razones, ello obedece a que no se puede incurrir simultáneamente en un falso supuesto cuando hay ausencia absoluta de motivación, debiéndose analizar en el presente caso el vicio de falso supuesto y desecharse el de inmotivación. Así se decide.
-Del vicio de falso supuesto de derecho.
Por otra parte, las apoderadas judiciales de la sociedad mercantil Havana Club Holding, S.A., sostuvieron que el acto administrativo impugnado, presuntamente incurrió en el vicio de falso supuesto de derecho, por cuanto “(…) la solicitud de marca de servicio de [su] representada para HAVANA CLUB ESSENCE OF CUBA, Inscripción Nº 2014-018120, se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad contenida en el numeral 12º del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial (…)”, toda vez que la solicitud efectuada por su representada “HAVANA CLUB HOLDING S.A., (…), ha sido negada de oficio, en virtud de su supuesta incursión en la causal de irregistrabilidad (…)”. De allí, invocaron la “(…) existencia del vicio de falso supuesto de derecho, ya que, en el presente caso a la solicitud de marca para HAVANA CLUB ESSENCE OF CUBA no se le puede imputar la consecuencia jurídica de esa (…) normativa (la negativa de registro de esa solicitud de marca), ya que el supuesto de hecho de esa norma no se ha configurado en el presente caso”.
En torno a ello, la sustituta de la Procuraduría General de la República consideró, que “(…) la administración (sic) de oficio denegó el registro de [la marca Havana Club Essence of Cuba, por] ser ésta marca engañosa, en aras de impedir que los consumidores sean engañados sobre particulares características, que pueda presentar el producto o quien lleva a cabo su elaboración, o el servicio identificado, pudiendo el consumidor, seleccionar sin la influencia errónea provocada por no diferenciar fonéticamente el signo, el producto o servicios de su preferencia”. (Corchetes de esta Corte). En consecuencia solicitó, que “(…) declare SIN LUGAR el Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad interpuesto por la sociedad HAVANA CLUB HOLDING S.A. (…)”.
Por su parte, la representación legal del Ministerio Público consideró, que “(…) la Dirección de Registro de la Propiedad Industrial del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI) no señaló las diferentes razones que tomó en cuenta para manifestar su voluntad y configurar así la decisión administrativa de negar el registro del signó (sic) siendo que, la sociedad mercantil solicitante Havana Club Holding S.A. es titular de otros signos constituidos por la expresión Havana Club (…) es confusa y discordante la motivación de la Resolución impugnada en cuanto a la negativa de la solicitud de registro marcario Havana Club Essence of Cuba, causando indefensión a la parte demandante, en virtud de lo cual (…) debe ser declarada CON LUGAR (…)”.
En atención a dicha denuncia, esta Corte debe reiterar lo señalado en ocasiones anteriores en cuanto al vicio de falso supuesto, en sus dos manifestaciones, esto es, el falso supuesto de hecho que ha sido interpretado como un vicio que tiene lugar cuando la Administración se fundamenta en hechos inexistentes, o que ocurrieron de manera distinta a la apreciación efectuada por el órgano administrativo y el falso supuesto de derecho, que tiene lugar cuando la Administración se fundamenta en una norma que no es aplicable al caso concreto o cuando se le da a la norma un sentido que no tiene. En ambos casos, se trata de un vicio que por afectar la causa del acto administrativo acarrea su nulidad.
Así, lo ha reafirmado la Sala Político Administrativa del Máximo Tribunal en sentencia Nº 633 del 12 de mayo de 2011, cuando indicó que:
“(…) El falso supuesto de derecho (…) tiene lugar cuando la Administración se fundamenta en una norma que no es aplicable al caso concreto o cuando se le da a la norma un sentido que ésta no tiene. En ambos casos, se trata de un vicio que al afectar la causa del acto administrativo acarrea su nulidad, por lo cual es necesario examinar si la configuración del acto administrativo se adecuó a las circunstancias de hecho probadas en el expediente administrativo y, además, si se dictó de manera que guardara la debida correspondencia con el supuesto previsto en la norma legal. (vid. sentencias de esta Sala números 1949 del 11 de diciembre de 2003, 423 del 11 de mayo de 2004, 6507 del 13 de diciembre del 2005 y 2189 del 5 de octubre de 2006) (…)”.

Conforme a este criterio, se evidencia en el presente caso, que las apoderadas judiciales de la sociedad mercantil Havana Club Holding, S.A., afirmaron que el acto administrativo objetado supuestamente incurrió en el vicio de falso supuesto de derecho, ya que “(…) la solicitud de marca HAVANA CLUB ESSENCE OF CUBA no se le puede imputar la consecuencia jurídica de esa disposición normativa (…)”, es decir, el ordinal 12º del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial, en virtud de que “(…) la expresión HAVANA CLUB ESSENCE OF CUBA, valorada en conjunción con los servicios que aspira a identificar no ‘engaña’ a los consumidores en relación con la ‘procedencia’ de esos servicios amparadas. (…) se trata de un signo perfectamente registrable, ya que aún cuando posee un significado, éste lo hace una ‘marca caprichosa’ es decir, no relacionada con los servicios que individualiza (…)”.
En efecto, la Administración mediante la Resolución Nº 451 de fecha 2 de noviembre de 2015, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial Nº 559 de fecha 5 de noviembre de 2015 y con entrada en vigencia a partir del 16 de noviembre de 2015, según aviso oficial del 16 de noviembre de 2015, negó el registro de la marca “HAVANA CLUB ESSENCE OF CUBA” conforme a lo previsto en el ordinal 12º del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial, por cuanto el signo puede llegar a causar confusión o engaño respecto de la procedencia de los productos a amparar con el mismo.
Ello así, resulta indispensable citar el artículo 33, ordinal 12º de la Ley de Propiedad Industrial, que contempla lo siguiente:
“Artículo 33.- No podrán adoptarse ni registrarse como marcas:
(…Omissis…)
12º) La que pueda prestarse a confusión con otra marca ya registrada o que pueda inducir a error por indicar una falsa procedencia o cualidad (…)”. (Subrayado de esta Corte).

En este sentido, dicha causal de nulidad está referida a dos supuestos diferentes: i) la circunstancia de que una marca pueda prestarse a confusión con otra previamente registrada y ii) la circunstancia de que la marca pueda inducir a error por indicar una falsa procedencia o cualidad, en razón de que en definitiva pueda engañar en relación a la procedencia o a las cualidades del producto que con ella se comercializa; en otros términos, se considera falsa indicación de procedencia la designación de un nombre geográfico en una marca o fuera de ella como lugar de fabricación, elaboración o extracción del producto.
Ahora bien, en el caso sub examine la parte propietaria, productora y demandante Havana Club Holding S.A, domiciliada en Luxemburgo, pretende obtener el registro de la marca de producto “Havana Club Essence of Cuba”, que distingue “bebidas alcohólicas (excepto cervezas) productos nacionales y/o extranjeros”, incluidos en la clase internacional 33 (49 nacional).
En ese sentido, cabe destacar que dicha marca indica un nombre geográfico generando en el consumidor la expectativa de adquirir una bebida elaborada en Cuba, por indicar una referencia en ese país, infiriéndose la procedencia, dado el origen del propietario y demandante, el Ducado de Luxemburgo (vid. folio Nº 1 del escrito libelar).
Por otra parte, esta Corte considera que existe relación entre el producto y la marca solicitada, pues la afirmación o la expresión valorada en su conjunto, afianza la idea de ser un producto que proviene de Cuba y de su capital La Habana, puesto que al agregarle la frase ESSENCE OF CUBA a la marca principal HAVANA CLUB, puede interpretarse como proveniente de ese país, infiriendo que su procedencia, elaboración y origen sería entonces la misma del demandante y propietario, el Gran Ducado de Luxemburgo; (vid. folios 10 y 11 del expediente administrativo); aunado al hecho, que Cuba además de ser reconocido por un país productor de azúcar y tabacos, también se destaca por fabricar bebidas alcohólicas, más aun cuando de acuerdo a la cita histórica que la demandante realiza en el escrito libelar “Havana Club, es una marca de ron que es fabricada en Santa Cruz del Norte Cuba (…)” (vid. folio 22 del escrito libelar), es siempre refiriéndose a la marca Havana Club, lo cual varía cuando se le agrega “ESSENCE OF CUBA” relacionándose con un producto cuyo origen no es el de “Santa Cruz”, por tanto la relación entre la marca a registrar y el producto, es incuestionable.
De acuerdo con lo anterior, se reitera que el signo “HAVANA CLUB ESSENCE OF CUBA” produce una conexión entre el producto y la indicación geográfica ESSENCE OF CUBA, que puede confundir o conducir a error a los consumidores, por lo que no cumple con los requisitos necesarios para ser considerado como marca, de conformidad con el supuesto de irregistrabilidad previsto en el artículo 33, ordinal 12º de la Ley de Propiedad Industrial, razón por la cual, esta Corte coincide con lo expuesto por la sustituta de la Procuraduría General de la República cuando indica que “(…) la administración (sic) de oficio denegó el registro de ésta marca engañosa, en aras de impedir que los consumidores sean engañados sobre particulares características, que pueda presentar el producto o quien lleva a cabo su elaboración, o el servicio identificado, pudiendo el consumidor, seleccionar sin la influencia errónea provocada por no diferenciar fonéticamente el signo, el producto o servicios de su preferencia”. Así se declara.
Por otra parte, la demandante alega que “lo que aspira [su representada] con el registro de la solicitud de marca Nº 2014-018120 HAVANA CLUB ESSENCE OF CUBA es ampliar su familia de marcas” (Corchetes de esta Corte).
Ante tal planteamiento, es de hacer notar que el hecho controvertido en la presente causa se refiere es a la expresión “Essence of Cuba”, por cuanto la marca HAVANA CLUB, ya se encuentra registrada en las distintas clases (4, 18 y 33 ) del nomenclátor internacional de Niza. De esta manera no se vulneran los derechos adquiridos sobre la marca HAVANA CLUB, perteneciente a la empresa Havana Club Holding, S.A., razón por la cual, mal podría alegar la parte actora que el registro de la marca en referencia debe realizarse por el hecho de tener ya registrada la marca principal Havana Club, resultando ello una solicitud sin soporte alguno respecto a la ley, con el solo fundamento para obtener el registro sobre el signo referido, que aspiran “ampliar su familia de marcas”.
Ello así, esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, considera que la marca HAVANA CLUB ESSENCE OF CUBA, resultará engañosa, pudiendo el signo llegar a causar confusión en el público consumidor; incurriendo éste en un error de apreciación por tener la falsa idea de estar adquiriendo un producto proveniente de la isla de Cuba, quedando de esta manera desvirtuado el vicio de falso supuesto de derecho alegado por la demandante. Así se declara.
En razón de lo anterior esta Corte declara SIN LUGAR la demanda de nulidad interpuesta por las abogadas Marisol Briceño Febres Cordero, y Haidy Fernández Manuit, actuando con el carácter de apoderadas judiciales de la sociedad mercantil HAVANA CLUB HOLDING S.A., y CONFIRMA el acto administrativo contenido en la Resolución Nº 451, dictada por el Registrador de la Propiedad Industrial, en fecha 2 de noviembre de 2015, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial Nº 559 del 5 de noviembre de 2015. Así se declara.
-VI-
DECISIÓN
Por las razones antes expuestas esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:
1.- SIN LUGAR la demanda de nulidad interpuesta por las abogadas Marisol Briceño Febres Cordero, y Haidy Fernández Manuit, actuando con el carácter de apoderadas judiciales de la sociedad mercantil HAVANA CLUB HOLDING S.A., domiciliada en Luxemburgo, Luxemburgo, contra el acto administrativo contenido en la Resolución Nº 451 de fecha 2 de noviembre de 2015, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial Nº 559 de fecha 5 de noviembre de 2015, dictado por la DIRECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DEL SERVICIO AUTÓNOMO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (SAPI), que “(…) denegó de oficio la solicitud marcaria Nº 2014-018120, para la solicitud de marca HAVANA CLUB ESSENCE OF CUBA, en clase 33 del Clasificador Internacional de Niza, (…)” .
2.- CONFIRMA el acto administrativo contenido en la Resolución Nº 451 dictada por el Registrador de la Propiedad Industrial el 2 de noviembre de 2015, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial Nº 559 de fecha 5 de noviembre de 2015.
Publíquese y regístrese. Déjese copia de la presente decisión. Cúmplase lo ordenado.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Sesiones de la Corte Segunda de lo Contencioso administrativo, en Caracas, a los catorce (14) días del mes de noviembre de dos mil diecisiete (2017). Años 207° de la Independencia y 158° de la Federación. Se deja constancia del anuncio de voto salvado.
El Presidente,

ELEAZAR ALBERTO GUEVARA CARRILLO
El Vicepresidente,

FREDDY VÁSQUEZ BUCARITO
Ponente
El Juez,
VÍCTOR MARTÍN DÍAZ SALAS
(Voto Salvado)
El Secretario Accidental,

LUIS ARMANDO SÁNCHEZ
EXP. Nº AP42-G-2016-000116
FVB/40

VOTO SALVADO
El Juez VÍCTOR MARTÍN DÍAZ SALAS, disiente de lo explanado por los honorables Jueces que conforman la mayoría sentenciadora en la demanda de nulidad interpuesta por la abogada Marisol Briceño Febres Cordero, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 47.656, actuando con el carácter de apoderada judicial de la sociedad mercantil HAVANA CLUB HOLDING, S.A., domiciliada en la ciudad de Luxemburgo, Luxemburgo, contra el acto administrativo contenido en la Resolución Nº 451 de fecha 2 de noviembre de 2015, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial Nº 559 de fecha 5 de noviembre de 2015 y con entrada en vigencia a partir del 16 de noviembre de 2015, según aviso oficial del 16 de noviembre de 2015, dictado por la DIRECCIÓN DE REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DEL SERVICIO AUTÓNOMO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (SAPI), que negó “(…) de oficio la solicitud marcaria Nº 2014-018120 presentada por [su] representada el 21 de noviembre de 2014, para la solicitud de marca HAVANA CLUB ESSENCE OF CUBA, en clase 33 del Clasificador Internacional de Niza, (…)”, particularmente en lo que se refiere a que “dicha marca indica un nombre geográfico distinto a su elaboración y/o fabricación del producto, generando en el consumidor la expectativa de adquirir una bebida elaborada en Cuba”, sin indicar cuál es el lugar de origen de los productos por tanto asume la mayoría decisora que los mismos no provienen de Cuba pero sin establecer, tal y como correspondería lógicamente, de donde proviene el producto para afirmar que se “[…] existe una relación entre el producto y la marca solicitada pues la afirmación o la expresión valorada en su conjunto, afianza la idea de ser un producto que proviene de Cuba y de su capital La Habana, puesto que al agregarle la frase ESSENCE OF CUBA a la marca principal HAVANA CLUB, puede interpretarse como proveniente de ese país, infiriendo que su procedencia, elaboración y origen seria entonces la misma del demandante y propietario el Gran Ducado de Luxemurgo (vid. folios 10 y 11 del expediente administrativo) aunado al hecho, que además de ser reconocido por un país productor da azúcar y tabaco, también se destaca por fabricar bebidas alcohólicas, mas aun cuando de acuerdo a la cita histórica que la demandante realiza en el escrito libelar ‘Havana Club es una marca ron que es fabricada en Santa Cruz del Norte Cuba (…)’ (vid. folio 22 del escrito libelar), es siempre refiriéndose a la marca Havana Club, lo cual varia cuando se le agrega ‘ESSENCE OF CUBA’ relacionándose con un producto cuyo origen no es el de ‘Santa Cruz’ por tanto la relación entre la marca a registrar y el producto, es incuestionable” como sostiene la Administración, en consecuencia fundamenta su voto salvado en las siguientes razones:
En primera lugar resulta necesario recordar que una marca es un signo que utiliza una empresa para distinguir sus propios bienes y servicios de los de sus competidores, por tanto la misma confiere a su titular el derecho de impedir a terceros la utilización de dicha marca, al igual que indica al consumidor el origen empresarial de dichos productos y servicios, mientras que una indicación geográfica indica a los consumidores que un producto procede de cierto lugar y posee ciertas característica derivadas de dicha zona.
La mayoría sentenciadora sobre la base del hecho de que la empresa está registrada en Luxemburgo sostiene inicialmente que el producto no proviene de Cuba y luego señala que proviene de Santa Cruz la cual es una región de Cuba, es evidente entonces que confunden el origen del producto con el origen de la empresa siendo estos conceptos distintos.
En tal sentido, se debe precisar que en los casos de denegación de registro, de una marca con arreglo al numeral 12 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial, suponen que pueda considerarse la existencia de un engaño efectivo o de un riesgo suficientemente grave de engaño al consumidor, siendo necesario para ello que la indicación geográfica en el producto induzca a la formación de la idea en un individuo de cultura promedio que tal indicación se refiere al lugar de origen de los mismos, circuntancias que no se advierte en el presente caso.
En sintonía con lo expuesto vale advertir que Havana Club es una marca notoria y respecto a dicha notoriedad, la decisión más emblemática y que ha sido ratificada sucesivamente por nuestro Máximo Tribunal de Justicia, es la Nº 591 dictada 3 de agosto de 1995, por la antes llamada Corte Suprema de Justicia, hoy Tribunal Supremo de Justicia, Sala Político Administrativa, caso: Atari Mundial C.A, con ponencia de la Magistrado Dra. Hildegard Rondón de Sansó, en la cual se estableció:
“En el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto contra la decisión del Ministerio de Fomento Nº 664 de fecha 16 de abril de 1993 que niega el registro de la marca Nintendo solicitado por su mandantem, en base a lo dispuesto en el ordinal 12 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial.
(…Omissis…)
Se aprecia que el recurrente confunde la consagración de la potestad discrecional que hace el artículo 12 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, con la noción de causa; pero en líneas generales, su planteamiento es en el sentido de que la marca notoriamente conocida no encaja dentro de la prohibición del ordinal 12 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial, ya que dicho articulado da dos supuestos claramente diferenciables, como lo son: a) La marca que se presta a confusión con otra ya registrada; y, b) el de la marca que puede indicar a error por indicar una falsa procedencia o cualidad. Observa esta Sala que en el primer supuesto no está presente en el caso sub- iudice, por cuanto la confundibilidad entre los signos que lleva a impedir su registro es relevante sólo cuando la marca anterior se encuentra registrada y en la present hipótesis ninguno de los oponentes ha hecho valer un registro anterior a la solicitud efectuada por Atari Mundial C.A.
Ahora bien, el segundo supuesto alude al error a que induzca la marca al consumidor o al usuario, por indicar una falsa procedencia o cualidad. Al efecto, el uso de una marca notoria por parte de un tercero sin el consentimiento de su titular, puede producir tal efecto, ya que la marca notoria actúa como una garantía de la cualidad del producto (de allí su renombre) y, así mismo de su origen industrial.[Destacado de la Corte].
Se advierte del contenido de la sentencia parcialmente reproducida, que no se podrá registras las marcas cuando estén incursa dentro de una de los dos supuestos antes mencionados a saber: i) cuando exista una marca anterior y se haga valer el referido registro y ii) cuando dicha marca induce al consumidor a un error en la procedencia o cualidad del producto, cuando es usado indebidamente por un tercero.
Ahora bien, en el caso sub examine la frase “Havana Club Essence of Cuba” es una expresión que acompañan a la marca comercial registrada (Havana Club), la cual se encuentra en poder del recurrente y un elemento no reivindicado por el solicitante “of cuba”, es claro entonces, que no hay un uso engañoso sino una ampliación de la familia de marcas pertenecientes a Havana Club como lo señala la recurrente.
No obstante lo anterior, se debe tomar en cuenta que según la información pública disponible la existencia del Ron Havana Club se remonta a 1878, año en el que José Arechavala abrió la destilería “La Vizcaya” en Cárdenas, Matanzas. El nombre del ron responde a las raíces tradicionales cubanas, a la conocida Havana y el mundo internacionalmente conocido de sus clubes nocturnos, en 1993 se creó la Empresa Mixta Havana Club Internacional S.A, fruto de la unión de la Empresa Cubana Cuba Ron S.A y el Grupo Francés Pernod Ricard, creándose la sinergia necesaria para la inserción plena de Havana Club en el Mercado Internacional. A partir de 2003, Havana Club Internacional S.A se encarga de la distribución de la marca en el mercado cubano junto a las grandes marcas internacionales del Portafolio Pernod Ricard seleccionadas para este mercado (vid https://www.ecured.cu/Ron_Havana_Club miércoles, 8 de noviembre de 2017).
Con la puesta en marcha en el 2007 de la nueva ronera en San José de la Lajas, Havana Club Internacional S.A se consagra por primera vez a la producción del ron, asegurando así los ambiciosos objetivos de ventas internacionales a mediano y largo plazo. Desde 1994 Havana Club se convierte en una marca prioritaria para el Grupo Pernod Ricard, constituyendo en la actualidad una de las marcas claves del Grupo.
Ahora bien, del análisis de la información publicada en la página web del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba vale significar que “en la comercialización del producto a partir de Havana Club Holding S. A., participa la empresa Cubaexport C.A., la cual es una empresa cubana exportadora de alimentos y productos varios, creada en 1965 en el Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera del Estado Cubano, para promover y desarrollar las exportaciones de alimentos y productos varios en el Comercio Internacional, dirigiendo sus exportaciones hacia: Europa, Japón, Canadá y América Latina fundamentalmente” (vid. http://www.minrex.gob.cu).
En consecuencia, se concluye que la Administración erró al afirmar que la expresión Havana Club Essence of Cuba”‘puede llegar a causar confusión o engaño respecto a la procedencia de los servicios a amparar con el mismo’”, ya que la marca no encuadra dentro del supuesto previsto en el numeral 12 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial, al no inducir al consumidor al error sobre el origen del producto ya que tal expresión proviene del nombre comercial de la sociedad mercantil Havana Club Holding S.A., y no informa el lugar de fabricación de los productos que se pretenden identificar, incurriendo así la administración en el vicio de falso supuesto de derecho.
En virtud de lo precedentemente expuesto, es por lo que me resulta forzoso manifestar, mediante el presente voto salvado, mi inconformidad con los términos del fallo que antecede, en lo que se refiere, a que “[…] existe una relación entre el producto y la marca solicitada pues la afirmación o la expresión valorada en su conjunto, afianza la idea de ser un producto que proviene de Cuba y de su capital La Habana, puesto que al agregarle la frase ESSENCE OF CUBA a la marca principal HAVANA CLUB, puede interpretarse como proveniente de ese país, infiriendo que su procedencia, elaboración y origen seria entonces la misma del demandante y propietario el Gran Ducado de Luxemurgo (vid. folios 10 y 11 del expediente administrativo) aunado al hecho, que además de ser reconocido por un país productor da azúcar y tabaco, también se destaca por fabricar bebidas alcohólicas, mas aun cuando de acuerdo a la cita histórica que la demandante realiza en el escrito libelar ‘Havana Club es una marca ron que es fabricada en Santa Cruz del Norte Cuba (…)’ (vid. folio 22 del escrito libelar), es siempre refiriéndose a la marca Havana Club, lo cual varia cuando se le agrega ‘ESSENCE OF CUBA’ relacionándose con un producto cuyo origen no es el de ‘Santa Cruz’ por tanto la relación entre la marca a registrar y el producto, es incuestionable”. En consecuencia considero que esta Corte debía declarar con lugar la demanda interpuesta.
Queda así expresado el criterio del Juez disidente.
El Presidente,

ELEAZAR ALBERTO GUEVARA CARRILLO
El Vicepresidente,

FREDDY VÁSQUEZ BUCARITO

El Juez,

VÍCTOR MARTÍN DÍAZ SALAS
Disidente
El Secretario Accidental,

LUIS ARMANDO SÁNCHEZ
EXP. Nº AP42-G-2016-000116
FVB/40

En fecha ____________ (___) de ___________ de dos mil diecisiete (2017), siendo la (s) ___________ de la ___________, se publicó y registró la anterior decisión bajo el N° ______________.
El Secretario Acc.