JUEZ PONENTE: IGOR ENRIQUE VILLALÓN PLAZA
EXPEDIENTE Nº AP42-G-2016-000279
En fecha 14 de diciembre de 2016, se recibió por la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D.) de las Cortes Primera y Segunda de lo Contencioso Administrativo (hoy, Juzgados Nacionales Contencioso Administrativo de la Región Capital), el escrito contentivo de la demanda de nulidad, interpuesto por las abogadas Marisol Briceño Febres- Cordero, María Soledad Noya Vicente y Haidy Fernández Manuit, inscritas en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros. 47.656, 62.594 y 77.537, respectivamente, actuando en su carácter de apoderadas judiciales de la sociedad mercantil SIGNUM INTERNATIONAL S.À.R.L LUXEMBOURG LUZERN BRANCH, constituida de acuerdo con la legislación de Luzern Branch, Luxemburgo, contra el acto administrativo contenido en la Resolución Nº 102 del 27 de junio de 2016, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial Nº 564 de fecha 7 de julio de 2016 emanado del SERVICIO AUTÓNOMO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (S.A.P.I.), mediante el cual negó la solicitud de registro de la marca “EF | English Live” en virtud que “el signo solicitado describe características, informaciones o cualidades de los productos o servicios que se pretenden amparar” de conformidad con lo previsto en el artículo 33 numeral 9 de la Ley de Propiedad Industrial.
El 15 de diciembre de 2016, se dio cuenta a este Juzgado Nacional.
En fecha 10 de enero de 2017, el Juzgado de Sustanciación de este Órgano Jurisdiccional dictó sentencia mediante la cual declaró: (i) Competente a la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo (hoy, Juzgado Nacional Segundo Contencioso Administrativo de la Región Capital) para conocer de la demanda de nulidad interpuesta; (ii) Admitió la referida demanda y; (iii) Ordenó notificar al Registrador de la Propiedad Industrial del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (S.A.P.I), Fiscal General de la República, Ministro del Poder Popular para el Comercio y a la Procuraduría General de la República.
El 21 de marzo de 2017, el Juzgado de Sustanciación de este Tribunal Nacional ordenó realizar el cómputo por Secretaría de los días de despacho transcurridos desde el 23 de febrero de 2017 hasta el 21 de marzo de 2017, inclusive, a los fines de verificar el vencimiento del lapso previsto en el artículo 98 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.
En esa misma fecha la Secretaría del Juzgado de Sustanciación de este Órgano Jurisdiccional certificó, que “(…) desde el día 23 de febrero de 2017, exclusive, hasta el día de hoy, inclusive, han transcurrido nueve (09) (sic) días de despacho correspondientes a los días 1º, 02 (sic), 07 (sic), 08 (sic), 09 (sic), 14, 15, 16 y 21 de marzo del año en curso”.
En fecha 29 de marzo de 2017, se ordenó practicar cómputo por Secretaría de los días de despacho transcurridos desde el 21 de marzo de 2017, exclusive, hasta el 29 de ese mismo mes y año, inclusive, a los fines de verificar si transcurrió el lapso para ejercer el recurso de apelación de la decisión dictada el 10 de enero de 2017; en consecuencia, la Secretaría del Juzgado de Sustanciación de este Tribunal Colegiado certificó, que “(…) desde el día 21 de marzo de 2017, exclusive, hasta el día de hoy, inclusive, han transcurrido cuatro (4) días de despacho correspondientes a los días 22, 23, 28 y 29 de marzo del año en curso”.
En esa misma fecha, el Juzgado de Sustanciación ordenó la remisión del presente expediente a la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo (hoy, Juzgado Nacional Segundo Contencioso Administrativo de la Región Capital) de conformidad con lo previsto en el artículo 82 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
El 5 de abril de 2017, se recibió el presente expediente.
En fecha 6 de abril de 2017, se designó Juez Ponente y se fijó para el 26 de abril del año en curso, la oportunidad para la celebración de la audiencia de juicio en la presente causa de conformidad con lo previsto en el artículo 82 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
El 26 de abril de 2017, tuvo lugar la audiencia de juicio y se ordenó la apertura del lapso de cinco días de despacho para la presentación de los informes respectivos.
En fecha 10 de mayo de 2017, se ordenó pasar el presente expediente al Juez Ponente de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
El 05 de agosto de 2021, el Juzgado Nacional Segundo Contencioso Administrativo de la Región Capital, quedó reconstituido de la siguiente manera: IGOR ENRIQUE VILLALÓN PLAZA, Juez Presidente; ANA MORENO DE GIL, Jueza Vicepresidenta; y BLANCA ELENA ANDOLFATTO CORREA, Jueza. En esta misma fecha, el Juez ponente se abocó al conocimiento de la presente causa.
Examinadas las actas que conforman el presente expediente, este Órgano Jurisdiccional pasa a emitir pronunciamiento en los siguientes términos:
I
DE LA DEMANDA DE NULIDAD

En fecha 14 de diciembre de 2016, las abogadas Marisol Briceño Febres- Cordero, María Soledad Noya Vicente y Haidy Fernández Manuit, actuando en su carácter de apoderadas judiciales de la sociedad mercantil Signum International S.à.r.l Luzembourg, Luzern Branch, anteriormente identificadas, interpuso demanda de nulidad contra el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), con fundamento en las siguientes razones de hecho y derecho:
Manifestaron, que “(…) (el) Registrador de Propiedad Industrial (E) (…) denegó de oficio la solicitud marcaria Nº 2015-014690 (…), para la solicitud de la marca EF English Live en la clase 41 del Clasificador Internacional de Niza (…)”. (Agregado de este Juzgado Nacional y resaltado del original).
Alegaron el vicio de inmotivación, ya que “(…) la Administración se limitó a indicar en el encabezado de la Resolución recurrida que, conforme a los dispuesto en el ordinal 9 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial corresponde negar, entre otras, la marca solicitada por nuestra representada, correspondiente a la solicitud Nº 2015-014690, señalando ‘que el signo solicitado describe características, informaciones o cualidades de los servicios que se pretenden amparar’”. (Resaltado y subrayado del original).
Expresaron, que “(…) la causal de irregistrabilidad incluida en el ordinal 9º, del artículo 33 (…) comprende dos supuestos de hecho para considerar que un signo marcario es descriptivo al punto de hacerlo irregistrable como marca:
a) Que se trate de términos o locuciones que hayan pasado al uso general (que no es el caso de la solicitud de marca que se pretende proteger ya que EF ENGLISH LIVE (etiqueta) (…), es un signo mixto, representado por un componente gráfico (…) y un elemento denominativo, representado por la expresión especialmente creada para identificar los servicios reivindicados. ‘EF’ es una sigla cuyo significado es ‘EDUCACIÓN FIRST’ (…). Sin embargo, debemos hacer la acotación que esos dos términos (…), aun cuando forman parte de la etiqueta solicitada, por su carácter descriptivo, expresamente, no se reivindicó su protección en la planilla de registro presentada por ante SAPI (sic) (…).
b) Que se trate de expresiones comúnmente empleadas para indicar el género, la especie, naturaleza, origen, cualidad o forma de los productos…’ (tampoco es el caso de EF ENGLISH LIVE, toda vez que, las marcas pueden hacer alusión a los productos o servicios que pretenden individualizar, pueden sugerirlos o de alguna manera evocarlos, que es lo que ocurre en el presente caso (…)”. (Resaltado del original).
Recalcaron, que “(…) la solicitud de registro EF English Live, cumple con los requisitos o condiciones de registrabilidad exigidas por el artículo 27 de la Ley de Propiedad Industrial (…)”.
Adujeron, que “en el presente caso (…) no (se) está lesionando ni violando derecho de terceros al tratar de registrar ese signo. Tampoco está haciendo algún tipo de uso ilícito de una marca. Simplemente ha creado un signo que reúne las condiciones legalmente exigidas para acceder a su registro”. (Agregado de este Juzgado Nacional).
Delataron, que “(…) se infiere que el SAPI ha permitido el registro y coexistencia de marcas que contienen el elemento ENGLISH, siempre y cuando agreguen elementos novedosos, como es el caso de EF English Live que junto con el término ENGLISH se acompaña el vocablo LIVE, las siglas EF y el diseño especial reivindicando EF English Live, haciéndolo distintivo y apto para ser registrado y coexistir con los otros signos otorgados en Venezuela para identificar servicios, productos y actividades comerciales (…)”.
Denunciaron el vicio de falso supuesto de derecho por cuanto “(…) a la solicitud de marca para EF English Live, no se le puede imputar la consecuencia jurídica de esa disposición normativa (…), ya que el supuesto de hecho de esa normativa no se ha configurado (…)”.
Expresaron, que “(…) es una expresión sugestiva o evocativa, en el sentido que, evoca someramente información sobre alguno de los servicios distinguidos. Asimismo, proporciona a los consumidores de los mismos, una procedencia empresarial clara y perfectamente diferenciable de los mismos servicios que prestan otros competidores en el mercado, con lo cual, se cumple con otra de las finalidades de las marcas, como es la de servir de indicador de la fuente u origen empresarial (…) Esa combinación de palabras EF ENGLISH LIVE, no apunta en su ‘esencia’, a las características de los servicios reivindicados, no los ‘designa’. La asociación no es inmediata ni directa”. (Resaltado y subrayado del original).
Agregaron, que “(…) la solicitud de marca (…), posee la ‘novedad’ exigida legalmente, pues se trata de una expresión original con respecto a los servicios que aspira a proteger (…) tiene aptitud distintiva suficiente para acceder a su registro (…)”.
Adujeron, que “(…) no concurren respecto de ella ninguna de las causales de irregistrabilidad contempladas en el artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial, y en especial, el ordinal 9º de ese Art. (sic) 33, ya que dicha solicitud no constituye una locución que ha pasado al uso general, o que sea de necesaria utilización en el tráfico mercantil y por tanto no pueda concederse exclusividad en su uso y/o registro, ni se trata de una expresión que indique el género, la especie, naturaleza, origen, cualidad o forma de los servicios que pretende distinguir”.
Finalmente, solicitaron “(…) la nulidad absoluta de la Resolución No. (sic) 102, emanada del Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual (SAPI) (…) en lo que se refiere a la negativa de oficio de la concesión de la solicitud de marca (…)”.
II
DEL ESCRITO DE INFORMES PRESENTADO POR LA REPRESENTACIÓN JUDICIAL DE LA SOCIEDAD MERCANTIL SIGNUM INTERNATIONAL S.À.R.L. LUXEMBOURG

En fecha 26 de abril de 2017, la abogada Marisol Briceño Febres- Cordero, actuando en su carácter de autos, presentó escrito de consideraciones, en el cual reprodujo los mismos argumentos de hecho y de derecho contenidos en la demanda de nulidad interpuesta, por tal motivo este Juzgado Nacional los entiende por reproducidos.



III
DEL ESCRITO DE INFORMES PRESENTADO POR LA REPRESENTACIÓN JUDICIAL DEL SERVICIO AUTÓNOMO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (SAPI)

El 26 de abril de 2017, la abogada Krysbel Mabel Chacón Poleo, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 269.863, actuando en su carácter de apoderada judicial de la Procuraduría General de la República, presentó escrito de consideraciones, con base a los siguientes argumentos:
Manifestó que, con respecto al vicio de inmotivación “(…) se observa, que lo señalado por la parte accionante al manifestar que la administración (sic) incurrió en el vicio de inmotivación por no justificar la negativa de la marca en cuestión, carece de fundamento (sin embargo) no es un hecho controvertido para esta Representación la existencia de motivación del acto, puesto que de una simple lectura a la Providencia Administrativa y del escrito libelar presentado por el recurrente se admite y desprende, que el acto administrativo contiene razones de hecho y derecho que conllevaron a la negación de la solicitud marcaria realizada por Signum International S.À.R.L (…), y tan es así, que el segundo vicio alegado por el recurrente es el vicio de falso supuesto de derecho, el cual es un vicio que concebido en abstracto supone la existencia de una motivación de hecho y de derecho (…)”. (Agregado de este Juzgado Nacional).
Delató, que en cuanto al vicio de falso supuesto de derecho “Al apreciar la solicitud marcaria realizada por la sociedad mercantil Signum International S.À.R.L. Luxembourg, Luzern Branch, se aprecia que esta contiene las palabras ‘EDUCATION FIRST’, en español Primero (sic) Educación (sic), las cuales se (sic) bien el recurrente alegó no haber reivindicado su protección en la planilla de registro presentada por ante el S.A.P.I (sic), esta forma parte integrante del todo, es decir, de la marca presentada y traída con la intención de ser registrada para distinguir la prestación del servicio (…)”.
Agregó, que “(...) las expresiones comúnmente empleadas para indicar el género, la especie, naturaleza, origen, cualidad o forma de los productos no podrán registrarse como marcas (…) Al observar la marca presentada –EF ENGLISH LIVE, escrito con el servicio que pretende distinguir, se aprecia notoriamente que la misma es descriptiva, indica el genero (sic) y la naturaleza del producto que aspira proteger, y no es solo por la palabra English como pretende hacer ver la recurrente, sino que la marca en sí, como una unidad, un todo, apunta en su esencia a las características de los servicios que pretende brindar, percibiendo al consumidor una idea clara, inmediata y directa del servicio a prestar, es decir, sin que este tenga que efectuar un esfuerzo intelectual o imaginativo, lo que la hace irregistrable”. (Resaltado del original).
Finalmente solicitó, que “Desestime todos y cada uno de los alegatos esgrimidos por el apoderado judicial de la sociedad mercantil SIGNUM INTERNATIONAL S.À.R.L LUXEMBOURG, LUZERN BRANCH, y en consecuencia, declare SIN LUGAR la demanda de nulidad incoada contra la Resolución Nº 102 del 27 de junio de 2016, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial Nº 564 de fecha 7 de julio de 2016 (…) DIRECCIÓN DE REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DEL SERVICIO AUTÓNOMO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (SAPI)”. (Mayúsculas y resaltado del original).

IV
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Establecida la competencia de este Juzgado Nacional Segundo Contencioso Administrativo de la Región Capital, mediante sentencia de fecha 10 de enero de 2016 para conocer y decidir la presente demanda por nulidad, este Órgano Jurisdiccional observa que la misma versa sobre la nulidad del acto administrativo contenido en la Resolución Nº 102 del 27 de junio de 2016 emitida por la Dirección de la Propiedad Industrial del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (S.A.P.I) mediante la cual negó “(…) EL SIGNO SOLICITADO (ya que) DESCRIBE CARACTERÍSTICAS, INFORMACIONES O CUALIDADES DE LOS SERVICIOS QUE SE PRETENDEN AMPARAR”. (Agregado de este Juzgado Nacional).
Determinado lo anterior, se observa que entre los alegatos esgrimidos por las apoderadas judiciales de la sociedad mercantil tanto en el escrito recursivo como el de informes están evidentemente dirigidos a enervar la legalidad del mencionado acto administrativo ya que a su decir se incurrió en los vicios de inmotivación y falso supuesto de derecho.
En este orden de ideas, la representación judicial de la parte actora denunció de forma conjunta los vicios de inmotivación y falso supuesto de derecho, por tal motivo este Tribunal Colegiado considera oportuno traer a colación lo establecido por la Sala Política del Tribunal Supremo de Justicia la cual ha sido constante en afirmar la contradicción que supone la denuncia simultánea de los vicios de inmotivación y falso supuesto, por ser ambos conceptos excluyentes entre sí, por cuanto la inmotivación supone la omisión de los fundamentos de hecho y de derecho que le dieron lugar al acto, y el falso supuesto alude a la inexistencia de los hechos, a la apreciación errada de las circunstancias presentes, o bien a la fundamentación en una norma que no resulta aplicable al caso concreto; ni pudiendo afirmarse en consecuencia, que un mismo acto, por una parte, no tenga motivación, y por otra, tenga una motivación errada a los hechos o al derecho. (Véase sentencia Nº 3405 de fecha 26 de mayo de 2005, caso: Antonio Ramón Semprum Valecillos).
No obstante, la referida Sala, ahondando en su labor jurisdiccional y refuerzo de lo anterior ha sostenido que:
“(…) la inmotivación (tanto de los actos administrativos como de las sentencias) no sólo se produce cuando faltan de forma absoluta los fundamentos de éstos, sino que puede incluso verificarse en casos en los que habiéndose expresado las razones de lo dispuesto en el acto o decisión de que se trate, éstas (sic), sin embargo, presentan determinadas características que inciden negativamente en el aspecto de la motivación, haciéndola incomprensible, confusa o discordante. Por ende, la circunstancia de alegar paralelamente los vicios de inmotivación y falso supuesto se traduce en una contradicción o incompatibilidad cuando lo argüido respecto a la motivación del acto es la omisión de las razones que lo fundamentan, pero no en aquellos supuestos en los que lo denunciado es una motivación contradictoria o ininteligible, pues en estos casos sí se indican los motivos de la decisión (aunque con los anotados rasgos), resultando posible entonces que a la vez se incurra en un error en la valoración de los hechos o el derecho expresados en ella”. (Vid. Sentencias dictadas por la Sala Político-Administrativa N° 1.930 del 27 de julio de 2006; 1217 del 11 de julio de 2007). (Resaltado de este Juzgado Nacional).
En razón de lo anterior, la indicada Sala en numerosos fallos ha admitido la posibilidad de la existencia simultánea de los vicios de falso supuesto e inmotivación, siempre y cuando los argumentos respecto a este último vicio, no se refieran a la omisión de las razones que fundamentan el acto, sino que deben estar dirigidos a dar una motivación contradictoria o ininteligible, es decir, cuando el acto haya expresado las razones que lo fundamentan pero en una forma que incide negativamente en su motivación, haciéndola incomprensible, confusa o discordante (Véase sentencias Nros. 02245 y 520 de fechas 7 de noviembre de 2006 y 16 de mayo de 2012, casos: Interbank Seguros, S.A y Duekappa Import, S.A).
Ello así, se desprende de la lectura de los argumentos expuestos por la representación judicial de la parte actora que los mismos se encuentran dirigidos a cuestionar las razones de hecho y derecho que lo fundamentan y no a una motivación contradictoria o ininteligible, razón por la cual este Tribunal Colegiado desestima el vicio de inmotivación del acto, y entra a examinar el vicio de falso supuesto de derecho. Así se declara.
• Del vicio de falso supuesto de derecho:
La representación judicial de la sociedad mercantil Signum International S.à.r.l Luxembourg, Luzern Branch denunció que el acto administrativo impugnado adolece del vicio de falso supuesto de derecho por cuanto “(…) a la solicitud de marca EF English Live, no se le puede imputar la consecuencia jurídica de esa disposición normativa (artículo 33 numeral 9 de la Ley de Propiedad Industrial) (…), ya que el supuesto de hecho de esa normativa no se ha configurado (…)”. (Agregado de este Juzgado Nacional).
En tal sentido manifestó, que “(…) es una etiqueta en la que se incluye una combinación de palabras escritas con una grafía y diseño especial, creada para identificar los servicios reivindicados. No es una locución que ha pasado al uso general, o que sea de necesaria utilización en el tráfico mercantil y por tanto es tan válida o apta, para que pueda concederse exclusividad en su uso y/o registro. Tampoco se trata de una expresión que indique el género, la especie, naturaleza, origen, cualidad o forma de los productos y/o servicios que pretende distinguir (segundo supuesto de hecho contenido en la causal de irregistrabilidad alegada para negar el registro de la solicitud de marca de mi representada) (…) EF | ENGLISH LIVE es una expresión sugestiva o evocativa, en el sentido que evoca someramente información sobre alguno de los servicios distinguidos. Asimismo, proporciona a los consumidores (…) una procedencia empresarial clara y perfectamente diferenciable de los mismos servicios que prestan otros competidores en el mercado (…)”. (Resaltado del original).
Por otra parte la apoderada judicial de la Procuraduría General de la República alegó, que “(…) al apreciar la solicitud marcaria (…) se aprecia que esta contiene las palabras ‘EDUCATION FIRST’, en español Primero (sic) Educación (sic), las cuales se (sic) bien el recurrente alegó no haber reivindicado su protección en la planilla de registro presentada de registro presentada por ante el S.A.P.I (sic), esta forma parte integrante del todo, es decir, de la marca presentada y traída con la intención de ser registrada para distinguir la prestación del servicio (…)”.
Con relación a los referidos argumentos, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia ha señalado, que el vicio de falso supuesto se patentiza de dos maneras, a saber: cuando la Administración, al dictar un acto administrativo, fundamenta su decisión en hechos inexistentes, falsos o no relacionados con el o los asuntos objeto de decisión, incurre en falso supuesto de hecho. Ahora, cuando los hechos que dan origen a la decisión administrativa existente, se corresponde con lo acontecido y son verdaderos, pero la Administración al dictar el acto lo subsume en una norma errónea o inexistente en el universo normativo para fundamentar su decisión, lo cual incide decisivamente en la esfera de los derechos subjetivos del administrado, se está en presencia de un falso supuesto de derecho que acarrearía la nulidad del acto. (Véase sentencia Nº 0061 del 5 de abril de 2019, caso: Danilo Antonio Mojica Monsalvo).
Del criterio sostenido por la referida Sala, se evidencia que el falso supuesto de derecho se configura cuando la Administración al fundamentar su decisión, subsume los hechos en una norma errónea o le da un sentido que no tiene, en ambos supuestos se trata de un vicio que puede acarrear la nulidad del acto, por lo cual es necesario examinar si el mismo se dictó de manera que guardara la debida correspondencia con el supuesto previsto en la norma legal.
Analizado el vicio denunciado por la parte demandante, este Tribunal Colegiado observa que el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI) mediante Resolución Nº 102 del 27 de junio de 2016 dispuso lo siguiente:
“(…) Caracas, 27 de junio de 2016
206, 157 y 17
RESOLUCIÓN N° 102
NEGADAS (ARTÍCULO 33 L.P.I)
CONSIDERANDO QUE LAS SOLICITUDES DE REGISTRO DETALLADAS A CONTINUACIÓN SE ENCUENTRAN INCURSAS EN LA DISPOSICIÓN(ES) PROHIBITIVA(S) ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 33, NUMERAL 9, DE LA LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, G.O. Nº 25.227, DE FECHA 10/12/1956. ESTE DESPACHO DECIDE NEGARLAS DE OFICIO.
SOLICITUD CLASE NOMBRE DE LA MARCA NOMBRE DEL TITULAR
2015-014690 41 EF ENGLISH LIVE
SIGNUM INTERNATIONAL S.À.R.L. LUXEMBOURG, LUZERN BRANCH Domicilio: Luzem País: SUIZA
Tramitante: (…)
COMENTARIO: NEGAR POR CUANTO EL SIGNO SOLICITADO DESCRIBE CARACTERÍSTICAS, INFORMACIONES O CUALIDADES DE LOS SERVICIOS QUE SE PRETENDEN AMPARAR”.
EL SIGNO SOLICITADO RESULTA DESCRIPTIVO DE LA CUALIDAD Y CALIDAD DE LOS PRODUCTOS PARA LO CUAL REQUIERE LA PROTECCIÓN”. (Folio 34 al 36 del expediente judicial).

De la trascripción que antecede puede colegirse que el órgano accionado negó la solicitud de registro de marca efectuada por la parte demandante al estimar que la misma es descriptiva del servicio para el cual se requiere la protección.
En razón de ello considera este Juzgado Nacional traer a colación lo establecido en los artículos 27 y 33 numeral 9 de la Ley de Propiedad Industrial, los cuales establecen lo siguiente:
“Artículo 27. Bajo la denominación de marca comercial se comprende todo signo, figura, dibujo, palabra o combinación de palabras, leyenda y cualquiera otra señal que revista novedad, usados por una persona natural o jurídica para distinguir los artículos que produce, aquellos con los cuales comercia o su propia empresa.
La marca que tiene por objeto distinguir una empresa, negocio, explotación o establecimiento mercantil, industrial, agrícola o minera, se llama denominación comercial. Lema comercial es la marca que consiste en una palabra, frase o leyenda utilizada por un industrial, comerciante o agricultor, como complemento de una marca o denominación”.
“Artículo 33. No podrán adoptarse ni registrarse como marcas:
(…Omissis…)
9. Los términos y locuciones que hayan pasado al uso general, y las expresiones comúnmente empleadas para indicar el género, la especie, naturaleza, origen, cualidad o forma de los productos (…)”.
De las disposiciones precedentemente transcritas se desprende, que la marca es un signo con capacidad distintiva, que pertenece a una persona natural o jurídica que se utiliza para diferenciar los productos o servicios en el mercado permitiendo su diferenciación de otras personas que fabriquen o comercialicen el mismo producto. En tal sentido, la marca es todo signo, figura, dibujo, palabra o combinación de palabras que revista novedad, usados por una persona natural o jurídica para distinguir los artículos que produce.
Asimismo, de la lectura del supuesto de irregistrabilidad de una marca comprendido en el numeral 9 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial se desprenden dos supuestos, a saber:
- “Los términos y locuciones que hayan pasado al uso general (…)”, con lo cual se refiere al carácter genérico de la marca.
- “(…) las expresiones comúnmente empleadas para indicar el género, la especie, naturaleza, origen, cualidad o forma de los producto”, refiriéndose así al carácter descriptivo.
Ello así, en vista que nuestro país es parte de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) desde el año 1984, conviene a este Órgano Jurisdiccional traer a colación el criterio del Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas de la mencionada Organización sobre lo que debe entenderse por el “carácter genérico de la marca”:
“Las marcas que consistan exclusivamente en signos o indicaciones que hayan llegado a ser habituales en el lenguaje corriente o en las prácticas comerciales de buena fe establecidas suelen quedar excluidas del registro. En otras palabras, un signo que indique un producto o servicio en general en el comercio pertinente, en lugar de un producto o servicio procedente de una determinada fuente comercial, puede ser considerado genérico”. (Véase: “Motivos De Denegación Para Todo Tipo De Marcas”. Disponible en línea: https://www.google.com/url?sa=t&sourse=web&rct=https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/wipo_pub_900_1.pdf&ved=2ahUKEwlW7rrtk4bnAhXumOAKHcwzCOoQfjAAegQAIARAB&usg=AOvVaww2xzt1rC8xBpD1tMPxg2ig6.2010. p. 16).
De la definición anterior, el carácter genérico comprende aquellos términos que se componen únicamente del nombre propio del producto o servicio de modo que coinciden con el término que generalmente lo identifica en el mercado; en otras palabras, estos términos apuntan a la naturaleza básica del producto o servicio que se pretende amparar. (Véase: Instituto Nacional de Propiedad Industrial: “Marcas Genéricas, Descriptivas e Indicativas, Capítulo: Prohibiciones de Registro”. Chile. p. 4. Disponible en línea: https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/do/do091es.pdf).
Ello así, es relevante indicar que el carácter genérico tiene en la Ley de Propiedad Industrial, las siguientes aplicaciones: (i) Es genérico el nombre del producto, o del género o la especie a la cual pertenece, por lo que no puede utilizarse como marca, por carecer de valor distintivo, la designación usual de los productos; (ii) Igualmente es genérico el término que alude a la cualidad o forma esencial de los productos, y lo es asimismo, la forma geométrica típica de un artículo y; (iii) Es genérico el término que, siendo de fantasía, esto es, constituyendo una creación del solicitante, se hubiere convertido en una denominación usual del producto o del género.
En tal sentido, es genérico aquel signo que se limita a designar los productos o servicios que se pretenden amparar, o que designan el género, categoría o especie de los mismos, por ejemplo: el signo “Juguito” puede ser rechazado para referirse al jugo de frutas, por constituir un término genérico, es decir, por nombrar directamente el producto que se pretendía amparar con la marca. Asimismo, es considerado genérico aquel signo que consiste en la representación del producto que pretenden distinguir ya que la marca con capacidad distintiva no debe confundirse con el objeto que se quiere amparar, sea que se trate de productos o servicios. Ejemplo: una marca será considera genérica si es solicitada para distinguir galletas y se compone con la figura de unas galletas. (Véase: Instituto Nacional de Propiedad Industrial: “Marcas Genéricas, Descriptivas… op. cit, p. 4).
En la misma línea, bajo esta prohibición se encuadran también los signos o nombres que fueron marcas o gozaron de capacidad distintiva y que en el momento de la solicitud, han devenido en la forma usual de designar el producto, por su uso inadecuado en el mercado. Cabe agregar que bajo esta prohibición también se encuentran abreviaturas usuales o comunes, utilizadas para referirse a los productos o servicios que se pretenden distinguir, por ejemplo: “R.R.S.S” para mencionar servicios de redes sociales de la clase 45 internacional; “BCO” con relación a los servicios bancarios de clase 36. (Véase: “Manual Armonizado en Materia de Criterios de Marcas de las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países Centroamericanos y la República Dominicana”. p. 59. Disponible en línea: https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/do/do091es.pdf).
Por tal motivo, el artículo 33 numeral 9 de la Ley de Propiedad Industrial establece que la marca es irregistrable cuando alude a expresiones comúnmente empleadas para señalar el servicio y/o producto o sus condiciones, es decir, se prohíbe el registro de las que sean esenciales para definirlo o identificarlo y puedan servir al mismo tiempo para denominarlo, pues, lo contrario (registro de una marca genérica) significaría retirar del dominio público denominaciones, expresiones o signos que deben permanecer al alcance de todos los agentes de un determinado rubro, situación que mira al interés general del mercado.
Dilucidado lo anterior, este Juzgado Nacional Segundo luego de una revisión de la planilla de “Solicitud de Registro de Signos Distintivos” de fecha 15 de octubre de 2016, observa que la parte actora solicitó el registro
de una marca de servicio en la clase nacional 50 e internacional 41, con el signo distintivo “EF | English Live” señalando lo siguiente:
“(…)






PROVISIÓN DE LA ENSEÑANZA Y FORMACIÓN DE IDIOMAS, EL EXAMEN DE HABILIDAD DEL LENGUAJE; PROPORCIONAR INFORMACIÓN RELATIVA A LA ENSEÑANZA DE IDIOMAS ASISTIDA POR COMPUTADORA, DE INSTRUCCIÓN Y DE FORMACIÓN, PROPORCIONANDO EN LÍNEA MATERIAL EDUCATIVO; SERVICIOS EDUCACIONALES BASADA EN COMPUTADORA; MANTENIMIENTO DE LOS SITIOS WEB EN RELACIÓN CON LA ENSEÑANZA DE IDIOMAS; SUMINISTRO DE INFORMACIÓN Y BASES DE DATOS RELATIVOS A LA ENSEÑANZA DE IDIOMAS A TRAVÉS DE UNA RED GLOBAL; PROPORCIONAR PLANES DE ESTUDIO DE LENGUAJE INDIVIDUAL”.
(Folio 38 del expediente judicial).
Igualmente, observa este Órgano Jurisdiccional que en la descripción de la etiqueta, señaló:
“Descripción de la Etiqueta
LA ETIQUETA QUE SE PRESENTA A CONTINUACIÓN CONSISTE EN LA DENOMINACIÓN ‘EF ENGLISH LIVE’ (EF=EF, ENGLISH=INGLÉS, LIVE=VIVO) ESCRITAS EN LETRAS CURSIVAS MAYÚSCULAS LAS LETRAS ‘EF’ DE TRAZO GRUESO Y LAS PALABRAS ‘ENGLISH LIVE’ ESCRITAS EN LETRAS CURSIVAS MAYÚSCULAS Y MINÚSCULAS DE COLOR NEGRO, DE TRAZO ESTILIZADO CON LA PARTICULARIDAD QUE LAS LETRAS ‘EF’PRESENTA COMO FONDO UN ESPIRAL DE COLOR BLANCO SOBRE FONDO NEGRO EL CUAL ABARCA AMBAS LETRAS. ASÍ MISMO EN LA PARTE INFERIOR DE LAS LETRAS ‘EF’ SE ENCUENTRA ESCRITO LAS PALABRAS ‘EDUCATION FIRST’ (EDUCATION=EDUCACIÓN, FIRST=PRIMERO) ESCRITAS EN MAYÚSCULAS Y MINÚSCULAS EN LETRAS CURSIVAS DE COLOR NEGRO. SE REIVINDICA EL CONJUNTO ANTES DESCRITO A EXCEPCIÓN DE LAS PALABRAS ‘EDUCATION FIRST’”. (Folio 39 del expediente judicial).
La descripción que antecede es relevante, por cuanto permite a este Órgano Colegiado advertir que en el caso en concreto la sociedad mercantil Signum International S.á.r.l Luxembourg Branch, solicitó inequívocamente el derecho de exclusividad sobre “EF | English Live” cuya traducción a nuestro idioma oficial alude a “Inglés Vivo”, más no de aquellos elementos que pudieran considerarse “genéricos” dentro de su solicitud, es decir, “Education First” que en el idioma castellano significa “Primero Educación”.
En refuerzo de lo anterior, considera este Tribunal Colegiado que el examinador debe tener en cuenta las palabras de idiomas distintos al español, pues, se presume que las palabras en idioma extranjero y su significado no son de conocimiento común, por lo que, al formar parte de un signo pretendido para ser registrado como marca, se las considera como signo de fantasía, procediendo en consecuencia su registro. Sin embargo, existen palabras extranjeras en que tanto su conocimiento como su significado conceptual se han generalizado y se han hecho del conocimiento y comprensión del público; en este caso, cuando una palabra en idioma extranjero que conforma un signo marcario es fácilmente reconocible entre el consumidor o usuario, sea a causa de su escritura, pronunciación o significado, deberá tenerse que es de carácter genérico y no podrán ser registradas ya que son de uso común.
Sin perjuicio de lo expuesto en las líneas que anteceden, advierte este Órgano Jurisdiccional que si el signo en idioma extranjero se encuentra integrado, entre otros vocablos, por una o más palabras de uso común, su presencia no impedirá el registro de la denominación, caso en la cual el conjunto del signo se halle provisto de otros de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente.
Es importante resaltar que sí es válido admitir el registro de signos que incluyan denominaciones genéricas, siempre que estén acompañadas de otros elementos que le aporten la distintividad necesaria al signo en su conjunto. Ejemplos: (i) “Maltin Power” en el cual la palabra “Power” traducida al idioma español significa “poder” que a pesar que incluye en su conjunto una palabra que individualmente puede estimarse como expresión de uso común pero que en combinación de otros elementos el resultado es original y lo suficientemente distintivo a fin de no crear confusión; (ii) “Sappato Pegaso” al igual que el ejemplo anterior, este signo analizado en su conjunto resulta ser distintivo para distinguir calzado, toda vez que si bien incluye el término “Sappato” (que será percibido genérico por el consumidor medio), la denominación “Pegaso” le otorga distintividad. (Véase: “Manual Armonizado en Materia de Criterios de Marcas… op. cit, p. 60).
Por otra parte, debe precisar este Órgano Jurisdiccional que en casos como los ejemplos mencionados hay que tener en cuenta que el registro de un signo que incluya un término genérico, acompañado de otros elementos distintivos, no otorga a su titular derechos exclusivos sobre el término genérico aisladamente considerado.
En razón de los argumentos antes expuestos, este Juzgado Nacional Segundo observa, que si bien es cierto, el signo que pretende registrar la parte actora en la presente causa, contiene una expresión genérica como lo es “Education First”, no es menos cierto, que la misma está acompañada por las siglas “EF” y las palabras “English Live” las cuales estas últimas no constituyen expresiones que hayan pasado al uso generalizado de la población venezolana para referirse al servicio prestado por la mencionada sociedad mercantil ya que al ser analizadas en su conjunto el resultado es lo suficientemente distintivo. Así se decide.
Sin embargo, en el presente caso este Órgano Jurisdiccional debe precisar que aun cuando el signo cuyo registro pretende la parte actora (“EF | English Live”) incluya en su conjunto palabras que individuamente consideradas pueden estimarse como de uso común y que por ser tales no pueden ser objeto de monopolio por persona alguna, en consecuencia no se le otorga a su titular derechos exclusivos sobre el término genérico aisladamente considerado. Así se decide.
Dilucidado lo anterior, pasa este Juzgado Nacional Segundo a analizar lo referido al “carácter descriptivo” de la marca por lo que conviene traer a colación el criterio del Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual sobre lo que debe entenderse por el mismo, al efecto:
“El registro de las marcas que consistan exclusivamente en signos o indicaciones que puedan servir, en el comercio, para describir los correspondientes productos y servicios suele ser denegado. La razón que motiva esa clase de disposición es el interés público, en el sentido de que las indicaciones descriptivas estén a disposición de todos, en particular, de los competidores”. (Véase: “Motivos De Denegación Para…, op, cit. p. 8-11).
En tal sentido, se consideran signos descriptivos a aquellos que transmiten un mensaje que informa directamente acerca de las características de los productos o servicios que pretenden distinguir. Así, la finalidad de esta prohibición de registro es evitar que sobre una denominación o figura recaiga un derecho de exclusiva que impida a otros competidores utilizar dichos elementos en productos o servicios similares, pues, se trata de signos de uso necesario en el tráfico mercantil y que por tanto, deben estar a disposición de todos los competidores del sector. (Véase: “Manual Armonizado en Materia de Criterios de Marcas… op. cit, p. 60-61).
Bajo este contexto, el examinador deberá tener en cuenta la impresión general que suscita el signo y su relación con los productos o servicios que se pretenden distinguir, a efectos de determinar si el signo se limita a brindar informaciones sobre sus características, por ejemplo: el signo conformado por la representación de naranjas (logotipo), para distinguir jugo de frutas en la clase 32 de la clasificación internacional, pues, el registro del aludido signo debe rechazarse ya que informa directamente acerca de una de las características del producto que se pretende distinguir, a saber, la fruta con la cual se han elaborado los jugos.
En ilación a lo precedentemente expuesto, cabe precisar que es posible registrar como marca signos que incluyan elementos descriptivos, siempre que presenten otros elementos que le aporten aptitud distintiva al conjunto. Ejemplo: signo conformado por la denominación “Rayito de Sol Jugo de Fruta Natural” más logotipo (representación de naranjas) para distinguir jugo de fruta de la clase 32 de la clasificación internacional, así pues, se trata de un signo susceptible de acceder al registro, toda vez que si bien contiene elementos descriptivos, a saber, figura de naranjas y la frase “Jugo de Fruta Natural”, incluye además la denominación “Rayito de Sol” lo cual aporta distintividad al signo en su conjunto. (Véase: Manual Armonizado en Materia de Criterios de Marcas… op. cit, p. 65).
Conforme a las consideraciones anteriores, se evidencia que la parte actora pretende amparar con el signo distintivo “EF | English Live” “(…) la provisión de la enseñanza y formación de idiomas, el examen de habilidad del lenguaje; proporcionar información relativa a la enseñanza de idiomas a través de una red global; servicios de enseñanza asistida por computadora, de instrucción y de formación, proporcionando en línea material educativo; servicios educacionales basados en computadora; mantenimiento de los sitios web en relación con la enseñanza de idiomas; suministro de información y base de datos relativos a la enseñanza de idiomas a través de una red global; proporcionar planes de estudio de lenguaje individual”.
Así pues, resulta pertinente reiterar que la sociedad mercantil Signum International S.á.r.l. Luxembourg, Luzern Branch solicitó el derecho de exclusividad sobre “EF | English Live”, más no de aquellos elementos que pudieran considerarse “genéricos o descriptivos” dentro de su solicitud al indicar, que “(…) Se reivindica el conjunto antes descrito a excepción de las palabras ‘Education First’”. (Folio 40 del expediente judicial).
En este contexto, observa este Órgano Colegiado que la parte actora no solicitó la exclusividad de la expresión “Education First” sino sobre “EF | English Live”. Por tal razón, este Juzgado Nacional para mayor refuerzo trae a colación el siguiente ejemplo: el signo “M” perteneciente a la “Telefónica Movistar” fue admitido su registro toda vez que el objeto de protección de la marca no recae sobre la letra “M” aisladamente considerada, sino sobre los diseños gráficos particulares que se presentan”. (Véase: Manual Armonizado en Materia de Criterios de Marcas… op. cit, p. 70).
Por tal motivo, declara CON LUGAR la demanda de nulidad interpuesta, ANULA el acto administrativo contenido en la Resolución Nº 102 de fecha 27 de junio de 2016, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial Nº 564 del 7 de julio de 2016 y con entrada en vigencia del 8 del mismo mes y año y ORDENA al Registrador de la Propiedad Intelectual emitir nuevo acto administrativo, a los efectos de decidir la solicitud Nº 014690 presentada por la parte demandante el 15 de octubre de 2016, para lo cual deberá tomar en cuenta las consideraciones realizadas en este fallo.
V
DECISIÓN
Por las razones antes expuestas, esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara:
1. CON LUGAR la demanda de nulidad interpuesta por las abogadas Marisol Briceño Febres- Cordero, María Soledad Noya Vicente y Haidy Fernàndez Manuit, inscritas en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros. 47.656, 62.594 y 77.537, respectivamente, actuando en su carácter de apoderadas judiciales de la Sociedad Mercantil SIGNUM INTERNATIONAL S.À.R.L LUXEMBOURG LUZERN BRANCH, debidamente constituida de acuerdo con la legislación de Luzern Branch, Luxemburgo, contra el acto administrativo contenido en la resolución Nº 102 del 27 de junio de 2016 emanado del SERVICIO AUTÓNOMO DE PROPIEDAD INTELECTUAL (S.A.P.I.).
2. ANULA el acto administrativo contenido en la Resolución Nº 102 del 27 de junio de 2016, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial Nº 564 de fecha 7 de julio de 2016, mediante el cual negó la solicitud de registro de la marca “EF | English Live” ya que “el signo solicitado describe características, informaciones o cualidades de los productos o servicios que se pretenden amparar” de conformidad con lo previsto en el artículo 33 numeral 9 de la Ley de Propiedad Industrial.
3. ORDENA al Registrador de la Propiedad Intelectual emitir nuevo acto administrativo, a los efectos de decidir la solicitud Nº 014690 presentada por la parte demandante el 15 de octubre de 2016, para lo cual deberá tomar en cuenta las consideraciones realizadas en este fallo.
Publíquese, regístrese y notifíquese. Déjese copia de la decisión y remítase el expediente al Tribunal de origen. Cúmplase lo ordenado.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Sesiones del Juzgado Nacional Segundo de lo Contencioso Administrativo en Caracas, a los___________ (…) días del mes de ______________ de dos mil veintiuno (2021). Años 211° de la Independencia y 162° de la Federación.
El Juez Presidente,

IGOR ENRIQUE VILLALÓN PLAZA
Ponente
La Jueza Vicepresidenta,

ANA VICTORIA MORENO


La Jueza Suplente,

BLANCA ELENA ANDOLFATTO CORREA


La Secretaria,

ESTHER CRUZ DUARTE

AP42-G-2016-000279
IEVP/
En fecha _________________ ( ) de ___________________de dos mil veintiuno (2021), siendo la (s) _____________ de la ________________, se publicó y registró la anterior decisión bajo el Nº ___________________.
La Secretaria.