TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Juzgado Superior Octavo en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas
Caracas, 07 de octubre de 2024
214º y 165º
Asunto: AP71-R-2016-000670.
Demandante: ICOS CORPORATION, sociedad mercantil domiciliada en Bothwell, Washington, Estados Unidos de América.
Apoderados Judiciales: Abogados Gustavo Grau Fortoul, Luis Alfredo Hernández Merlanti, Ibrahim Antonio García Carmona, Miguel Mónaco Gómez, José Ignacio Hernández González, Betty Andrade Rodríguez, Natalia de Paz Garmendia, Carlos Gustavo Briceño Moreno, Carolina Bello Couselo, Andrés Clemente Ortega Serrano, María Isabel Paradisi Chacón, Miguel Ángel Basile, David Felipe Arellano de Figueredo, Gabriela Hernández Longueira, María Andrea Marsuian Pru, Marhiam Katyn Pérez, Xamira Goya, María Virginia Delgado, Inés Sosa, Joselyn Rodríguez y Carlos García Soto, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nos. 35.522, 35.656, 61.189, 58.461, 71.036, 66.275, 86.839, 107.967, 118.271, 130.596, 137.672, 145.989, 115.890, 178.197, 181.427, 194.317, 124.444, 195.115, 197.837, 130.774 y 115.635, respectivamente.
Demandado: Sociedad mercantil LABORATORIOS LA SANTÉ, C.A., (anteriormente Galeno Química, C.A.,) sociedad mercantil inscrita ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha 27 de marzo de 1958, bajo el N° 49, Tomo 12-A-Pro; cuya última modificación consta en Acta de Asamblea General Extraordinaria, inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, en fecha 27 de julio de 2007, anotado bajo el N° 23, Tomo 116-A-Pro.
Apoderados Judiciales: Abogada Vanessa Margarita Hernández Sierralta, inscrita en el Inpreabogado bajo el No. 144.646.
Motivo: Propiedad Intelectual.
Capítulo I
ANTECEDENTES
Conoce esta Alzada del juicio que por propiedad intelectual incoara la sociedad mercantil ICOS CORPORATION, contra la sociedad mercantil LABORATORIOS LA SANTE, ambos identificados, que tramitara el Tribunal Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, y mediante sentencia del 02 de mayo de 2016, declaró improcedentes las defensas previas invocadas por la parte demandada y parcialmente con lugar la demanda.
Contra la referida decisión la representación judicial de la parte demandada ejerció recurso procesal de apelación, en razón de lo cual suben las presentes actuaciones a esta Azada.
En fecha 14 de julio de 2016, esta Alzada fijó el vigésimo (20°) día despacho siguiente para que las partes presenten sus informes.
En fecha 23 de septiembre de 2016, ambas partes consignaron escritos de informes correspondientes.
En fecha 05 de octubre de 2016, ambas partes ejercieron su derecho y consignaron escritos de observaciones a los informes.
En fecha 12 de enero de 2024, ambas partes presentaron escrito mediante el cual acordaron terminar el juicio conforme a lo previsto en el artículo 256 del Código de Procedimiento Civil, en los siguientes términos:
“Quienes suscriben, CAROLINA BELLO COUSELO, venezolana, mayor de edad, domiciliada en Caracas, titular de la cédula de identidad número V-14.989.378, abogado en ejercicio e inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 118.271, actuando en este acto con el carácter de apoderada judicial de Icos CORPORATION, sociedad mercantil domiciliada en Bothwell, Washington, Estados Unidos de América (en lo sucesivo "ICOS"), representación la suya que se evidencia del instrumento poder que cursa debidamente inserto en los autos del presente expediente, por una parte y, por la otra VANESSA HERNÁNDEZ SIERRALTA, venezolana, mayor de edad, de este domiciliado en Caracas, titular de la cédula de identidad número V-17.168.521, abogada en ejercicio e inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 144.646, quien actúa en el carácter de apoderada judicial de LABORATORIOS LA SANTÉ, C.A. (anteriormente, GALENO QUÍMICA C.A.), sociedad mercantil inscrita ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha 27 de marzo de 1958, bajo el N° 49, Tomo 12-A-Pro.; cuya última modificación consta en Acta de Asamblea General Extraordinaria, inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, en fecha 27 de julio de 2007, anotado bajo el N° 23, Tomo 116-A-Pro. (en lo sucesivo, LA SANTÉ)/ante Usted respetuosamente acudimos para exponer que, de conformidad con las previsiones de los artículos 1.713 y siguientes del Código Civil y 255 y 256 del Código de Procedimiento Civil, ICOS y LA SANTÉ han llegado a una transacción judicial que tiene por objeto poner fin a la controversia contenida en este expediente, conforme a los siguientes términos:
PRIMERO. DECLARACIONES DE ICOS
1.1.- Que ICOS era la titular de una patente de invención y del procedimiento para la manufactura del producto "DERIVADOS TETRACÍCLICOS, PARA SU PREPARACIÓN Y SU uso™ (en lo sucesivo el "Producto Patentado), cuyo principio activo es el principio activo conocido como TADALAPIL, el cual es comercializado bajo autorización de ICOS mediante la marca CIALIS®, y que se encuentra indicado para el tratamiento de la Disfunción Eréctil.
1.2.- Que la titularidad de dicha patente fue concedida por el Registro de la Propiedad Industrial -ahora Servicio Autónomo Registro de la Propiedad Industrial ("SAPT")-mediante Resolución número 56.834 del 18 de enero de 1995 por un periodo de veinte (20) años (en lo sucesivo la "Patente"), razón por la cual la patente expiró naturalmente el 18 de enero de 2015.
1.3- Que LA SANTÉ comercializó dicho principio activo en Venezuela luego que el SAPI dictó la Resolución número 389, publicada en la página 07 del Tomo XXV del Boletín de la Propiedad Industrial número 538 de fecha 12 de julio de 2013, a través de la cual declaró erradamente que la patente carecía de efecto por falta de pago de la anualidad a los fines de mantener esa patente en vigor, pero que esa resolución fue posteriormente declarada nula por el SAPI mediante la Resolución número 990 de fecha 26 de noviembre de 2013, de conformidad con lo establecido en el artículo 83 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, por lo que, en consecuencia, declaró que la Patente se mantenía en vigor hasta el 18 de enero de 2015;
1.4.- Que como consecuencia de esas actuaciones materiales desplegadas por LA SANTÉ, constituidas por la venta en el territorio nacional de copias del Producto Patentado, ICOS demandó a LA SANTÉ para obtener protección judicial por dicha violación de su derecho de propiedad industrial, lo cual fue acordado mediante la sentencia del Juzgado de Primera Instancia.
1.5.- Que en caso de confirmarse dicha sentencia y quedar definitivamente firme, ICOS tendría derecho a demandar los daños que le hayan sido causados por la comercialización de copias del Producto Patentado durante el tiempo que la Patente estuvo vigente.
SEGUNDO. DECLARACIONES DE LA SANTÉ
2.1.- Ante la demanda presentada por ICOS, LA SANTÉ manifestó que ICOS no tenía cualidad para demandarla en tanto su actuación se derivó de la incertidumbre e inseguridad jurídica en el colectivo nacional que generó la decisión del SAPI sobre la vigencia o no de la Patente, mediante la cual erróneamente hizo del conocimiento público, con efectos erga omnes, que la Patente había decaído como consecuencia de la supuesta falta de pago de la anualidad de la Patente por parte de ICOS.
2.2.- Que la incorporación de la patente al uso público por error del SAPI duró cinco (5) meses y once (11) días, por lo que LA SANTE entendió que estaba legalmente habilitada para poder fabricar el Producto Patentado sin autorización de ICOS, en el territorio nacional;
2.3.- Que la patente expiró el pasado 18 de enero de 2015, por lo que actualmente se encuentra en el dominio público razón suficiente para considerar que en el caso presente no habría materia sobre la cual decidir.
TERCERO. DECLARACIONES CONJUNTAS Y MUTUAS CONCESIONES DE ICOS Y LA SANTÉ
ICOS y LA SANTÉ han analizado en forma conjunta las posiciones que han esgrimido durante el trámite de este procedimiento judicial, a fin de determinar si les resulta conveniente o no su continuación. Luego de diversas reuniones, las partes han considerado que no tendría justificación la continuación del proceso, por cuanto, primero, la Patente expiró en el 2015, y por lo tanto, ésta pasó ya al dominio público; y segundo, los honorarios profesionales y gastos legales por continuar el litigio podrían ser altos, incluyendo los que se causarían en caso de una nueva demanda destinada a obtener una indemnización por los daños potenciales que ICOS podría haber sufrido para el caso que quede ratificada la sentencia que determinó que LA SANTE habría violado la Patente.
De ahí que por tales razones, ICOS y LA SANTÉ han decidido efectuarse mutuas concesiones, con el objeto de poner fin al presente proceso, conforme se indica a continuación:
Por una parte, ICOS declara que renuncia a reclamar cualquier indemnización a la que pudiera tener derecho derivada de una violación de la Patente durante su plazo de vigencia, así como a las costas y costos procesales que se derivan de la presente demanda;
Por otra parte, LA SANTÉ declara que reconoce que ICOS tuvo derechos a la explotación exclusiva de la Patente mientras estuvo vigente, y que renuncia a reclamar cualquier costa o costo de este proceso, en el caso que se hubiera determinado que no habría violado la Patente en virtud que ella habría actuado por error derivado de la decisión del SAPI que declaró equivocadamente que la Patente habría decaído como consecuencia de la falta de pago de la anualidad por parte de ICOS.
En virtud de lo anterior, por vía de esta transacción judicial, ICOS y LA SANTE acuerdan en forma expresa terminar el presente proceso, así como a intentar cualquier acción o recurso judicial derivado de cualquier asunto relacionado directa o indirectamente con este proceso, la una en contra de la otra, así como contra cualquier otra empresa relacionada a éstas, derivadas de la Patente, razón por la cual se extienden el más amplio finiquito en forma mutua, adquiriendo la presente transacción el carácter de cosa juzgada una vez haya sido homologada la misma por el Juzgado que conoce la causa. No obstante lo anterior, las concesiones aquí acordadas en los puntos tercero "DECLARACIONES CONJUNTAS Y MUTUAS CONCESIONES DE ICOS Y LA SANTE" y cuarto "HONORARIOS PROFESIONALES Y COSTAS" serán válidas indefinidamente entre las partes desde la suscripción del presente contrato de transacción.
CUARTO. HONORARIOS PROFESIONALES Y COSTAS
En virtud de esta transacción judicial, cada parte asumirá en forma integra los honorarios de los profesionales del Derecho que utilizarán para el trámite de este proceso judicial y no generará costas de ningún tipo.
QUINTO. SOLICITUD DE HOMOLOGACIÓN
ICOS y LA SANTÉ solicitan de ese Juzgado Superior la homologación correspondiente a la transacción aquí celebrada, de conformidad con lo establecido en el artículo 256 del Código de Procedimiento Civil. Es Justicia que esperamos en la ciudad de Caracas, a la fecha de su presentación.

En fecha 11 de julio de 2024, el abogado Luis Hernández en su carácter de apoderado judicial de la parte actora, solicitó el abocamiento del Juez al conocimiento de la presente causa.
En fecha 15 de julio de 2024, se abocó al conocimiento de la presente causa, el juez de este Tribunal y ordeno librar boleta de notificación. En esta misma fecha, se libro boleta de notificación del abocamiento a la parte demandada.
En fecha 23 de julio de 2024, el Alguacil adscrito a este Juzgado Superior, consignó diligencia mediante la cual dejó constancia de haber notificado satisfactoriamente a la parte demandada, del abocamiento de quien suscribe.
En virtud de lo anterior, pasa esta Alzada a analizar la procedencia de la transacción presentada, en base a las consideraciones expuestas infra.
Capítulo II
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
La transacción es una figura jurídica que consiste en el acuerdo alcanzado por las partes para precaver un litigio eventual o poner fin a un juicio en curso, por lo que puede llevarse a cabo de manera extrajudicial o en juicio de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 256 del Código de Procedimiento Civil, siendo que para su validez, el juez debe verificar la legitimación, la capacidad procesal, y la representación de los apoderados de las partes, es decir, que tengan la facultad expresa que se requiere para ello, y la naturaleza disponible de los derechos involucrados. Así pues, es necesario que las partes actúen representadas o asistidas por un Abogado y, en el primer supuesto, que la facultad para transigir le haya sido otorgada expresamente al apoderado judicial conforme a lo pautado en el artículo 154 eiusdem.
Por su parte, el artículo 1.713 del Código Civil, define la transacción como “…un contrato por el cual las partes, mediante recíprocas concesiones, terminan un litigio pendiente o precaven un litigio eventual”, y los artículos 255 y 256 del Código de Procedimiento Civil, prevén lo siguiente:

Artículo 255.- “La transacción tiene entre las partes la misma fuerza que la cosa juzgada”
Artículo 256.- “Las partes pueden terminar el proceso pendiente, mediante la transacción celebrada conforme a las disposiciones del Código Civil. Celebrada la transacción en el juicio, el Juez la homologará si versare sobre materias en las cuales no están prohibidas las transacciones, sin lo cual no podrá procederse a su ejecución”

Respecto a la homologación de los actos de composición procesal, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia No. 1012 del 26 de mayo de 2004, estableció lo siguiente:
“… ante la presencia de los actos de auto composición procesal, el juez debe examinarlos para verificar si cumplen los extremos legales, incluso calificar si realmente se está ante un acto de auto composición procesal. Es necesario verificar si existe realmente una transacción, un desistimiento o un convenimiento.
La homologación equivale a una sentencia firme, que en principio produciría cosa juzgada, pero ella será apelable si el juez –contrariando los requisitos que debe llenar el acto de auto composición-, y que se desprenden de autos, lo da por consumado, ya que el desistimiento, el convenimiento o la transacción ilegales, no pueden surtir efecto así el juez las homologue…”

En el sub iudice compareció, por una parte, la Abogada Carolina Bello Couselo, inscrita en el Inpreabogado bajo el No.118.271, actuando en su carácter de apoderada judicial de la sociedad mercantil ICOS CORPERATION, quien según consta del instrumento poder inserto de la sexta pieza del folio 13 al 19, tiene la facultad para transigir en nombre de su representada; y por la otra parte, compareció la Abogada Vanessa Hernández Sierralta, inscrita en el Inpreabogado bajo el No. 144.646, actuando en su carácter de apoderada judicial de la Sociedad Mercantil LABORATORIOS LA SANTÉ, C.A., con facultad expresa para transigir como consta del instrumento poder inserto en la sexta pieza del folio 03 al 11, quienes de mutuo acuerdo comparecieron a presentar acuerdo transaccional a fin de terminar con el presente juicio, por lo que, verificada su cualidad para transigir conforme a los instrumentos poderes antes señalados, debe esta Alzada considerar procedente en derecho la transacción presentada, y por tanto, homologarlo, tal como se declarará de manera expresa, positiva y precisa en el dispositivo de este fallo. Así se decide.
Capítulo III
DECISIÓN
En fuerza de lo expuesto, este Juzgado Superior Octavo en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara:
Primero: PROCEDENTE EN DERECHO la transacción presentada en el juicio de propiedad intelectual interpuesto por la sociedad mercantil ICOS CORPORATION, contra la sociedad mercantil LABORATORIOS LA SANTE, C.A, ambas sociedades identificadas en el encabezado del presente fallo, el cual queda HOMOLOGADO.
Segundo: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 277 del Código de Procedimiento Civil, no hay condenatoria en costas.
Tercero: Déjese copia certificada de la presente decisión, para darle cumplimiento a lo establecido en el artículo 248 del Código Adjetivo.
PUBLÍQUESE Y REGÍSTRESE
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior Octavo en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, a los 07 días del mes de octubre de 2024. Años 214º de la Independencia y 165º de la Federación.
El Juez Superior
Raúl Alejandro Colombani
El Secretario
Carlos Lugo

En esta misma fecha siendo las diez de la mañana (10:00 a.m.) se registró y publicó la anterior sentencia.
El Secretario
Carlos Lugo
RAC/cl.
Asunto: AP71-R-2016-000670.